TJCA - Proceso 382-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 382-1P-2015

Interpretación Prejudicial de los artículos 115 y 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

Demandante: Babyliss S.A.R.L. Diseño Industrial:

“PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO".

Expediente Interno: 2014-232627.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1003-202 de 15 de julio de 2015, recibido vía courrier el 5 de agosto del mismo año, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Verbal Jurisdiccional 2014-232627.

El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel proceso interno:

Jurisdiccional 2014-232627. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel proceso interno:

Demandante: BABYLISS S.A.R.L.Demandado: IMPOBE ALIZZ GROUP CORPORATION

SAS.

Antecedentes: El 21 de octubre de 2014, Babyliss S.A.R.L. interpuso ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial en contra de Impobe Alizz Group Corporation S.AS., en los términos del artículo 238 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. El 23 de enero de 2015, Impobe Alizz Group Corporation S.A.S., dentro del término oportuno, presentó contestación a la demanda interpuesta por Babyliss S.A.R.L. Mediante Auto 48757 de 3 de julio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los artículos 115 y 129 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda: Babyliss S.A.R.L. alegó lo siguiente: - Que el Diseño Industrial "PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO" es utilizado por Babyliss S.A.R.L. en planchas de cabello identificadas bajo las marcas "BABYLISS” y “NANO TITANIUM BY BABYLISS", marcas que se encuentran registradas bajo los certificados 411405 y 433957 para amparar planchas para el cabello.

cabello identificadas bajo las marcas "BABYLISS” y “NANO TITANIUM BY BABYLISS", marcas que se encuentran registradas bajo los certificados 411405 y 433957 para amparar planchas para el cabello. - Que la sociedad demandada importa y comercializa en el mercado colombiano la plancha para peinar el cabello identificada bajo la marca “BY ALÍZZ ESTILISTA PROFESIONAL”, la cual tiene un diseño que reproduce de forma idéntica el diseño industrial previamente registrado. - Lamarca "BY ALÍZZ ESTILISTA PROFESIONAL" está registrada en Colombia por parte de la sociedad Impobe Alizz Corporation S.A.S., para identificar aparatos para ondular y alisar el cabello, productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Producto s y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), de acuerdo con el certificado de registro 345091, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y vigente hasta el 30 de enero de 2018. - Que por conducto de distintos canales de comercialización y en especial establecimientos electrónicos de comercio de titularidad de terceros, se ofrece, comercializa y vende la plancha "BY ALLIZESTILISTA PROFESIONAL”, bajo diseño exterior que reproduce integramente el diseño Industrial de titularidad de Babyliss S.AR.L. Esto constituye flagrantemente actos de explotación no autorizada del diseño previamente concedido y registrado por la Dirección de Nuevas Creaciones a favor de la solicitante. Argumentos de la contestación a la demanda: Impobe Alizz Corporation S.A.S. contestó la demanda en los siguientes términos: - Que Impobe Alizz Group Corporation S.A.S. compite legal y

Dirección de Nuevas Creaciones a favor de la solicitante. Argumentos de la contestación a la demanda: Impobe Alizz Corporation S.A.S. contestó la demanda en los siguientes términos: - Que Impobe Alizz Group Corporation S.A.S. compite legal y lealmente respetando los derechos de propiedad de diseños industriales y demás derechos de terceros, por ende, retiró el diseño industrial que estaba comercializando conocido como “ALIZZ ESTILISTA PROFESIONAL”, previa reclamación por parte del accionante, cumpliendo a cabalidad con lo solicitado. - Que el diseño industrial materia de discordia, ya estaba siendo explotado por otras sociedades extranjeras y nacionales desde antes de la solicitud de registro de Babyliss S.A.R.L., careciendo por ello este diseño de novedad. Sin embargo, la sociedad demandante hábilmente aprovechó el reconocimiento que éste poseia en el mercado, y lo registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio. - Que no volvió a comercializar la plancha “BY ALLIZ ESTILISTA PROFESIONAL", y si se está ofertando dicho producto en establecimientos electrónicos tales como Mercado Libre y otros, son terceros que estarían usurpando el nombre de Impobe Alizz Corporation S.A.S. sin ningún tipo de autorización, lucrandose ilícitamente.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de explicar si en el marco de un proceso por infracción al derecho de Propiedad Industrial sobre un diseño industrial, se puede discutir el cumplimiento de las requisitos para el registro del diseño. Asimismo, solicita la interpretación prejudicial del artículo 129 de la

sentido de explicar si en el marco de un proceso por infracción al derecho de Propiedad Industrial sobre un diseño industrial, se puede discutir el cumplimiento de las requisitos para el registro del diseño. Asimismo, solicita la interpretación prejudicial del artículo 129 de la Decisión 486, en el sentido de explicar como se analiza el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial. Del análisis de los antecedentes, procede la interpretación solicitada'. Articulo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferenciasCUESTIONES A INTERPRETAR.

1. Los derechos que confiere el registro de un diseño industrial, 2. Laacción por infracción de derechos de propiedad industrial. 3. Causales que han dejado de existir y que fueron objeto de la acción por infracción.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL.

En el presente caso, se alega la infracción de derechos de propiedad industrial, por cuanto la demandada habría importado y comercializado en el mercado colombiano la plancha para peinar el cabello identificada bajo la marca “BY ALIZZ ESTILISTA PROFESIONAL”, la cual utilizaría un diseño que reproduce de forma idéntica el diseño industrial “PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO" concedido a favor de la demandante según Certificado 6470. Por tanto, a efecto de dar respuesta a las consultas planteadas, deviene necesario abordar el tema de los derechos que confiere el registro de un diseño industrial. A modo introductorio, se hará una breve referencia a la figura del diseño industrial conforme lo regula la Decisión 486. El Título V de la Decisión 486 (artículos 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define al diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones, Articulo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también conñere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.10. De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es 11. puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial: “(...) La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma incorporada a la apariencia externa de los productos, (..) Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser

arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su Uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (...)" (Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el Proceso 71-IP-2005, Diseño Industrial: "BLOQUE DE CONEXIÓN”, publicado en la Gaceta Oficial 1235 de 23 de agosto de 2005).

12. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.13.

14. 15. 16. 17. 18. El Diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o

accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”. De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. En tal virtud, conforme lo establece el artículo 129 de la Decisión 486, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias Secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En el presente caso, la SIC solicitó la interpretación prejudicial del artículo 129 de la Decisión 486, en el sentido de explicar cómo se analiza el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente:19. 20. 21.

analiza el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente:19.

20. 21. “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” (Proceso 71-IP2010, Marca: “CARIBIA" (denominativa). Publicado en la Gaceta Oficial 1879 de 17 de septiembre de 2010). En consonancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no sólo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales Cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.

A los efectos del caso en concreto, y dando respuesta a la consulta sobre cómo debe analizarse el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial, el Juez Consultante deberá tener en cuenta que el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales o secundarias entre los diseños industriales es determinado por la elección del consumidor medio. Es decir, si para el consumidor le es indistinto adquirir cualquiera de los productos comparados, debido a la imposibilidad de percibir con facilidad sus diferencias, éstas serán consideradas secundarias. En cambio, si la elección del producto responde a factores estéticos que fueron percibidos por el consumidor, las diferencias serán consideradas sustanciales. Frente a las diferencias secundarias, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del artículo 238 y siguientes de la Decisión 486, conforme se desarrollará a continuación.22.

LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se Encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen — varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del artículo 238). El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a

El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a b. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial, El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del

• Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos de marcas y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y

adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no

como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el manto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En 1023. 24.

concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En

1023. 24. este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1P-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1588, de 20 de febrero de 2008; Caso: “Infracción de derechos de marca por utilización de un signo similar”).

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun enel caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”. En el presente caso, la Delegatura parea Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio formuló la siguiente consulta: ¿En el marco de un proceso de infracción al derecho de propiedad industrial sobre un diseño industrial, se puede discutir el cumplimiento de los requisitos para el registro del diseño?

Al respecto, teniendo en cuenta que el objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para tal efecto y establecer las sanciones que correspondan; no resulta pertinente, en el marco de este proceso, analizar si el diseño industrial previamente registrado cumplía o no los requisitos para su registro, toda vez que el análisis de registrabilidad tuvo lugar con la solicitud de registro presentada ante la oficina nacional competente, quien luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para la protección de los diseños industriales dispuso conceder el registro solicitado. 1125. 26. 27. 28. No obstante, si lo que se pretende es cuestionar el cumplimiento de los requisitos de protección de un diseño industrial previamente registrado, existen otras vías idóneas como la nulidad de registro contemplada en el artículo 132 de la Decisión 4862.

CAUSALES QUE HAN DEJADO DE EXISTIR Y QUE FUERON OBJETO DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN.

Tomando en cuenta que en la contestación a la demanda Impobe Alizz Group Corporation S.A.S. alegó que retiró el diseño industrial que estaba — comercializando “conocido “como “ALIZZ ESTILISTA PROFESIONAL", previa reclamación por parte de la demandante, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a dicho tema. Como ya se explicó íÍneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentre perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

De este modo, en el catálogo de pretensiones que pueden ser incoadas en la demanda por infracción se contempla la posibilidad de solicitar ¡o siguiente: a) el cese delos actos que constituyen la infracción; b) — la indemnización de daños y perjuicios; ¢} el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los Envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal C), en cuyo caso el valor de los _— Articulo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando: a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113; b) el diseño industrial no cumpliese con (os requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115; c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme alo previsto en el articulo 116; o, d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación naciona! para los actos administrativos. 12bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la inf