TJCA - Proceso 39-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 39-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 224 y 226 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,

República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos

de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 1772010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la

Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS: El Oficio 177-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 177-2010-0-1801JR-CA-07.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 1 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

I. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno: Demandante: Unilever N.V.2

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante,

INDECOPI), República del Perú. Ernesto Lupercio del Carpio Rufasto

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 7 de diciembre de 2007, Unilever N.V. interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto.

2. El 1 de febrero de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto absolvió el traslado de la acción.

3. Mediante Resolución 499-2008/CSD-INDECOPI de 24 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción interpuesta contra Lácteos del Sur E.I.R.L. y fundada la acción interpuesta contra Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto, a quien prohibió el uso de la denominación DORIA, en forma independiente o conjunta con otros elementos para distinguir mantequilla. Dicha resolución se fundamentó en que el signo DORIA

(mixto) y las marcas registradas a favor de Unilever N.V., desde el punto de vista gráfico, generan una impresión visual similar susceptible de inducir a

confusión en el público consumidor.

4. El 6 de noviembre de 2008, Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto interpuso recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2596-2009/TPIINDECOPI de 7 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar el extremo que declaró fundada la acción de infracción y reformó la resolución apelada en el extremo referido a la prohibición de uso, señalando que la prohibición recae sobre el signo DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA

(mixto).

5. El 13 de enero de 2010, Unilever N.V. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2596-2009/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 19 de febrero de 2014 declaró infundada la demanda.

6. El 13 de marzo de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:3 - Cuáles son los criterios para determinar si se ha configurado la infracción a los derechos de propiedad industrial, cuando existe semejanza en el término denominativo relevante y en los productos que distingue un signo usado sin registro y una marca registrada.

B. Fundamentos de la demanda:

8. Unilever N.V. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos: - La resolución administrativa materia de cuestionamiento yerra al concluir que no existe riesgo de confusión entre el término DORINA que forma parte de las marcas registradas a su favor y la denominación DORIA, que constituye el término más relevante del signo mixto utilizado por Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto. - Es titular de las marcas DORINA (denominativa) y DORINA (mixta) que distinguen productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). - La marca DORINA goza de gran prestigio en el mercado peruano, incluso ostenta la calidad de marca notoria. - Los emplazados vienen utilizando el signo DORIA (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Intenacional de Niza, el cual es confundible con las marcas registradas a su favor. - Los signos confrontados poseen figuras y términos descriptivos que no deberían ser tomados en cuenta. Las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA no son relevantes por ser descriptivos del producto y del lugar donde se fabrica. En consecuencia, en las marcas infractoras el principal elemento es la denominación DORIA que resulta confundible con DORINA. - En el presente caso existe riesgo de confusión tanto gráfica como fonética.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:

9. El Indecopi contestó la demanda señalando lo siguiente:

• Considera que resulta inconsistente la presunta invalidez de la resolución administrativa, alegada por el demandante y sustentada bajo la hipótesis de que las marcas en conflicto resultarían confundibles. - Las denominaciones DORIA y DORINA no son similares. Sin embargo, desde el punto de vista gráfico se advierte que si bien cada signo incluye elementos figurativos distintos, el hecho de que: i) las denominaciones que conforman los signos compartan la mayoría de sus grafías; ii) el tipo de4 letra de las denominaciones sea similar; y, iii) las denominaciones estén escritas ligeramente hacia la derecha, determina una impresión visual de conjunto semejante. - Uno de los signos utilizados, DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA

(mixto), vulnera los derechos de la marca DORINA.

10. Ernesto Lupercio Del Carpio Rufasto contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que aun cuando existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se ha determinado que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. - Es titular de la marca DORIA desde 1977 y la demandante Unilever es titular de la marca DORINA desde 1979. El signo DORIA (mixto) ha estado registrado ante el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas – ITINTEC (entidad pública que antecedió en sus funciones al INDECOPI). - Viene utilizando el signo DORIA (mixto) desde hace 37 años, el cual

actualmente goza de prestigio y reconocimiento en el mercado. - La única intención de la accionante es retirar del mercado un producto de mucho prestigio. - Los signos en cuestión resultan completamente diferentes respecto de sus denominaciones como de los elementos figurativos que incluyen.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

11. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal a)1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la

1 Decisión 486 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…).5 interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 1542, 1553 literal d), 2244 y 2265 de la normativa mencionada.

III. MATERIAS A SER DESARROLLADAS

1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

3. Elementos de uso común en la conformación de marcas.

4. Palabras descriptivas en la conformación de signos.

5. Coexistencia de marcas.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR

INFRACCIÓN DE DERECHOS.

12. En el presente caso, Unilever N.V. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto

INFRACCIÓN DE DERECHOS.

12. En el presente caso, Unilever N.V. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Lácteos Sur E.I.R.L. y Ernesto Lupercio del Carpio Rufasto, sobre la base de sus marcas DORINA

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…). 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 3 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…); d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…). 4 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…). 5 Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo

en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (…).6 (denominativa) y DORINA (mixta). Mediante Resolución Nº 2596-2009/TPIINDECOPI, el Tribunal del Indecopi confirmó el extremo que declaró fundada la acción de infracción y reformó la resolución apelada en el extremo referido a la prohibición de uso, señalando que la prohibición recae sobre el signo

DORIA MANTEQUILLA AREQUIPEÑA (mixto).

13. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.

14. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

15. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

16. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos

tipos de facultades:

17. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

18. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar

introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de7 comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

19. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el

titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

20. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

21. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

22. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

23. Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, la corte consultante deberá realizar la comparación entre las marcas registradas a favor de UNILEVER, DORINA (denominativa) y DORINA (mixta) y la supuestamente infractora DORIA (mixta), teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.8

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE

MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

24. En primer lugar, la corte consultante deberá realizar la comparación entre el signo supuestamente infractor DORIA (mixto) y la marca opositora DORINA

(mixta), registrada a favor de Unilever.

25. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

26. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”6.

27. La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas

6 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.9 o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Comparación entre marcas denominativas y mixtas:

28. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

29. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7

30. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

31. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo presuntamente infractor DORIA

(mixto) y la marca registrada DORINA (denominativa).

3. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.

32. En el presente caso, la demandante señaló que “los signos confrontados poseen figuras y términos descriptivos que no deberían ser tomados en cuenta. Las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA no son relevantes por ser descriptivos del producto y del lugar donde se fabrica”.

33. Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden

7 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.10 estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

34. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos

adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

35. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas8.

36. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común” en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados9.

37. La corte consultante debe determinar si las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA, así como los elementos gráficos, constituyen elementos de común uso en relación con marcas que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de

conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común.

4. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS

38. La demandante argumentó que los signos confrontados poseen términos descriptivos consistentes en las palabras MANTEQUILLA y AREQUIPEÑA, por lo que no deberán ser tomados en cuenta.

8 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,

2010. Pág. 215. 9 Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2212 de 21 de junio de 2013.11

39. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de signos. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino,

etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

40. El Tribunal advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 10 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información

10 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes

cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar

conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de ener