TJCA - Proceso 40-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 40-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. Parte contraria:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial”. Expediente Interno: 04262-2011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio Oficio 4262-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,

República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 04262-2011-0-1801-JR-CA-14. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

Apelante: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE

S.A.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA2

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: FARMINDUSTRIA S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 23 de octubre de 2009, Farmindustria S.A., interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra Industrias Lique S.A.C. por el uso no autorizado de sus marcas DIXI y/o LAFIGIN y/o OXICODAL y/o ZIMAQUIN, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza.

2. El 30 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante resolución admitió a trámite y corrió traslado de la misma a la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. ordenando como medida cautelar el cese del uso de los signos DIXI y/o LAFIGIN y/o OXICODAL y/o

ZIMAQUIN.

3. El 27 de noviembre de 2009, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C.,

absolvió el traslado de la denuncia e interpuso recurso de apelación en contra de la medida cautelar.

4. El 17 de diciembre de 2009, Farmindustria S.A., absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto.

5. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 699-2010-TPI-INDECOPI confirmó la resolución de 30 de octubre de 2009 emitida por la Comisión que dictó la medida cautelar de cese de uso.

6. El 12 de julio de 2010, mediante Resolución 1495-2010/CDS-INDECOPI la Comisión dispuso, declarar fundada la denuncia por infracción interpuesta.

7. El 26 de julio de 2010, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C interpuso recurso de apelación.

8. El 7 de septiembre de 2010 Farmindustria S.A., contestó el recurso de apelación.

9. El 15 de junio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 1261-2011/TPI-INDECOPI confirmando la resolución emitida por la Comisión en los extremos que declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Farmindustria S.A., contra Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C.; sancionándola con una multa equivalente a 3.5

UIT y prohibiéndole el uso indebido de los signos constituidos por las denominaciones DIXI, LAFIGIN, OXICODAL Y ZIMAQUIN en forma3

independiente o conjuntamente con otros elementos para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

10. El 12 de agosto de 2011, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., interpuso demanda contenciosa administrativa.

11. El 3 de noviembre de 2011, el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa.

12. El 8 de noviembre de 2011, Farmindustria S.A., contestó en calidad de tercero interesado la demanda contenciosa administrativa.

13. El 13 de marzo de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, dictó la sentencia signada como Resolución Número Catorce, por medio de la cual, declaró infundada la demanda presentada por Importaciones y Distribuciones Lique

S.A.C.

14. El 26 de mayo de 2014, Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., presentó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como

Resolución Número Catorce.

15. Mediante providencia de 24 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 155 literal d) de la Decisión

486? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

16. La sociedad IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “los productos que importan son los medicamentos: Dixi, Lafigin, Oxicodal y Zimaquin y están amparados en el Decreto Supremo N° 020-2001SA, en base a esto están autorizados a importar a Perú los productos antes mencionados sin la autorización del titular del registro en este caso es la empresa Farmindustria S.A.”. - Precisa que: “la empresa importa los mencionados productos legalmente y con todas las formalidades necesarias, indicando que los números de registro sanitarios de cada medicamento antes mencionado se encuentra en cada uno de los empaques”. - Que en ningún caso están haciendo uso indebido o sin autorización del titular de las marcas, ya que están importando el medicamento tal cual lo reciben, sin alterar en absoluto las marcas de las medicinas.4 - Que si bien en el empaque se coloca el nombre de la empresa Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C. como importador, es por exigencia de la norma interna. - Que el INDECOPI se equivoca al manifestar que no han demostrado la relación comercial que existe entre Recalcine Chile y Farmindustria S.A., al aparecer en los empaques como titular Recalcine Chile y no Farmindustria S.A. - Que demostraron en el proceso interno que Recalcine Chile y Farmindustria S.A. son empresas relacionadas y forman un holding y que por tanto las marcas han coexistido en Chile a nombre de Recalcine Chile y en Perú a nombre de Farmindustria S.A. - Que la importación que efectuaron se trata de una importación paralela y por tanto permitida por la ley.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

• Que la importación que efectuaron se trata de una importación paralela y por tanto permitida por la ley.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que la Resolución impugnada ha sido expedida conforme a la ley toda vez que los productos importados infringen los derechos de propiedad industrial que posee la firma Farmindustria en Perú. - Argumenta que: “es importante señalar que en el presente caso no se discute la legalidad y formalidad del acto de importación en sí mismo. Es decir, en sede administrativa no se ha discutido si la demandante cumplió o no con las formalidades y condiciones que la ley exige para que proceda a la importación de productos”. - Indica que: “como es conocimiento del juez y según ya se ha apuntado, el registro de una marca concede a su titular una serie de derechos. Entre ellos, se encuentra el derecho de impedir que terceras personas importen y comercialicen productos distinguidos con signos iguales o similares al suyo”. - Sostiene que la demandante en ningún momento llegó a demostrar que Laboratorios Recalcine S.A., de Chile contó con autorización de Farmindustria S.A., para introducir en el comercio los productos farmacéuticos materia de autos. - Afirma que tampoco acreditó que entre Laboratorios Recalcine S.A., de Chile y Farmindustria S.A., existiera vinculo económico en los términos previstos

en la Decisión 486. - Precisa que es claro que la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., incurrió en una infracción de derechos de propiedad industrial al5 importar productos distinguidos con marcas que en nuestro país, se encuentran registradas a favor de una empresa distinta a quien elaboró aquellos que introdujo en el mercado. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

18. Farmindustrias S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los actos que realizó la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., constituyen actos que infringen las normas de propiedad industrial en perjuicio de Farmindustria S.A., y en consecuencia ilícitos y prohibidos, toda vez que representan una conducta contraria a nuestros legítimos derechos de propiedad, respectos de las mencionadas marcas registradas. - Manifiesta que la Sociedad Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., debió solicitar previamente una autorización a Farmindustria S.A., con el objeto de importar o comercializar productos farmacéuticos identificados con las marcas DIXI, LAFIGIN, OXICODAL y ZIMAQUIN en territorio peruano.

c. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo sexto Juzgado Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que Importaciones y Distribuciones Lique S.A.C., ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la empresa Farmindustria S.A., al no contar con la autorización de su titular para comercializar productos identificados con las marcas DIXI, LAFIGIN,

OXICODAL y ZIMAQUIN.

d. Argumentos del Recurso de Apelación:

19. La sociedad IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., dentro de su recurso de apelación, enuncia los mismos argumentos contenidos en

OXICODAL y ZIMAQUIN.

d. Argumentos del Recurso de Apelación:

19. La sociedad IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., dentro de su recurso de apelación, enuncia los mismos argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

20. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, norma que se interpretará por ser pertinente.

21. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los

1 Artículo 155.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, realizar sin su consentimiento, los siguientes actos : (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tetándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)6 artículos 154 y 238 de la Decisión 4862.

C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA:

22. En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente

interpretación prejudicial es el siguiente:

A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO

CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO

CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

23. En el caso en análisis, el juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente interrogante: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 155 literal d) de la Decisión 486? Por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

24. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los

2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin,

que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.7 terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005).

25. Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un

mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

26. El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’

(Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año).

27. Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante

respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

28. En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de8 cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

29. La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

30. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a

permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

31. El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , EMITE EL

SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los derechos de exclusión pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a riesgo de confusión.9

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo,

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e). Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 40-IP-2015