TJCA - Proceso 400-IP-2015

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Laja) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2016

Proceso: 400-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio

(Colombia) Expediente interno del Consultante: 2014-265922

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1003-222, recibido el 18 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2014-265922; y, El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno

Demandante: — TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ

Demandados: INVERSIONES CONECCIONES Y CIA. SAS.

CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA.2.1.

2.2. 2.3. Hechos Relevantes TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ es propietaria del establecimiento comercial SAXO PUB. Se debe resaltar que: i) es un establecimiento con más de 10 años de trayectoria en el mercado; ii) su domicilio

Hechos Relevantes TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ es propietaria del establecimiento comercial SAXO PUB. Se debe resaltar que: i) es un establecimiento con más de 10 años de trayectoria en el mercado; ii) su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bucaramanga; iii) cuenta con franquicias en las ciudades de Barrancabermeja, Cúcuta y Bogotá D.C.; y, iv) todos los establecimientos comerciales SAXO PUB se identifican con la marca figurativa (Certificado 470284), compuesta por "/a figura de un duende y la combinación de colores rojo-verde-amarillo”, para distinguir los siguiente servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de bar, servicios de bebidas y comidas preparadas, cafés, restaurantes"; ésta le ha permitido posicionarse en el mercado y tener recordación dentro de los servicios de bar y restauración (Expediente administrativo 12 173198). El 26 de abril de 2012, la sociedad INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S., y la señora CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA en su calidad de propietaria del establecimiento comercial DUBLIN IRISH PUB solicitaron el registro como marca del signo mixto DUBLIN IRISH PUB', para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: "bar restaurante, alimentos y bebidas servidos para el consumo" (Expediente 12 063703). TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ formutó oposición con base en la precitada marca figurativa (Certificado 470284), así como en su marca mixta (Certificado 414072), para distinguir los siguientes servicios de la

TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ formutó oposición con base en la precitada marca figurativa (Certificado 470284), así como en su marca mixta (Certificado 414072), para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza “servicios de bar; servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. Es una cadena de establecimientos comerciales que se dedica a los servicios de bar y comidas preparadas y que cuenta con tres puntos de venta en la ciudad de Bogotá D.C. 22.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 30 de agosto de 2013, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 53216 resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado. TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ presentó recurso de apelación. El 30 de agosto de 2013, el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial, mediante Resolución 23812 revocó el acto administrativo impugnado y denegó el registro solicitado. TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ comunicó por escrito a la sociedad INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S. y a la señora CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin recibir respuesta alguna. El 5 de diciembre de 2014, el establecimiento comercial SAXO PUB ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. tuvo que cerrarse debido a que no tuvo éxito, entre otras razones, por la vinculación que en dicha ciudad

El 5 de diciembre de 2014, el establecimiento comercial SAXO PUB ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. tuvo que cerrarse debido a que no tuvo éxito, entre otras razones, por la vinculación que en dicha ciudad tienen los “PUB'S del DUENDE” con la marca mixta denegada que emplea el establecimiento comercial DUBLIN IRISH PUB. El 12 de diciembre de 2014, TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ interpuso demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S. y la señora CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA, solicitando: i) la adopción de medidas cautelares; ii) que se declare que los precitados demandados infringieron los derechos de propiedad industrial sobre la marca figurativa (Certificado 470284); iii) que como consecuencia de lo anterior se ordene a los demandados, en forma definitiva e inmediata, el cese el ejercicio de conductas que constituyan una infracción sobre los derechos de propiedad industrial de la demandante, específicamente que dejen de utilizar cualquier signo distintivo igual o simitarmente confundible con la marca figurativa (Certificado 470284); iv) que como consecuencia de la declaración de las anteriores pretensiones, se conmine a los demandados a la indemnización de pago de daños y perjuicios que se le han causado a la demandante, teniendo en cuenta para la cuantificación el contenido del artículo 243 de la Decisión 486; v) que se ordene a los demandados la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción a los derechos de 32.9. marcas de la demandante; vi) que los demandados publiquen, a su

que se ordene a los demandados la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción a los derechos de 32.9. marcas de la demandante; vi) que los demandados publiquen, a su costa, la sentencia condenatoria; y vii) que se condene a los demandados al pago de las costas y agencias en derecho. El 13 de abril de 2015, la sociedad INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S., y la señora CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA contestaron la demanda. 2.10.El 17 de julio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 3.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Superintendencia de Industria y Comercio, mediante auto 54120 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda interpuesta por TITI JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ En resumen, indica que los demandados no sólo han desconocido la decisión de la autoridad nacional que denegó el registro solicitado de la marca mixta DUBLIN IRISH PUB, sino que también vienen haciendo un uso ilegítimo de dicha marca en detrimento de los derechos de propiedad industrial sobre la marca figurativa (Certificado 470284), utilizada para distinguir los servicios de la Clase 43 ofrecidos por los establecimientos comerciales SAXO PUB, configurándose riesgo de confusión. Argumentos de la Contestación presentados por INVERSIONES CONFECCIONES Y CIA S.A.S. y CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA Aduce que no han incurrido en actos de infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante.

Argumentos de la Contestación presentados por INVERSIONES CONFECCIONES Y CIA S.A.S. y CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA Aduce que no han incurrido en actos de infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante. Indica que de ninguna manera han utilizado un signo que no haya sido autorizado por la autoridad nacional para identificar los servicios que ofrecen los establecimientos comerciales DUBLIN IRISH PUB. La marca mixta DUBLIN IRISH PUB fue tramitada bajo el expediente 12068703 y utilizada hasta que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 23812 de 11 de abril de 2014, resolvió denegar el registro solicitado. Sin perjuicio de lo anterior, volvió a solicitar el registro del signo mixto DUBLIN IRISH PUB, tramitado bajo el expediente 15 024720. A la fecha de presentación de la contestación de la demanda se encuentra en estado “publicación”. Debe resaltarse que éste es el signo que han venido utilizando para promocionar los servicios de sus establecimientos de comercio, el cual dista de generar riesgo de confusión. Siguiendo los criterios señalados por el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos figurativos y mixtos, el signo mixto DUBLIN IRISH PUB, tramitado bajo el expediente 15 024720, está 4; ® 4.5. 1.1. dotado de suficiente distintividad ya que el elemento que prevalece entre los signos en conflicto es el componente denominativo, sin perjuicio de lo anterior, el componente gráfico también está dotado de particularidades que lo diferencian del signo figurativo de la demandante. Por último, indica que las afirmaciones de la demandante deben ser acreditadas en el proceso.

lo anterior, el componente gráfico también está dotado de particularidades que lo diferencian del signo figurativo de la demandante. Por último, indica que las afirmaciones de la demandante deben ser acreditadas en el proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser procedente. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Interpretación prejudicial del literal dj del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar los criterios que se deben tener en cuenta para comparar un signo mixto y uno nominativo, a fin de establecer la posible existencia de confusión o riesgo de asociación en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial”. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar. Comparación entre signos figurativos y mixtos. ANÁLISIS DEL TEMA MATERIA DE INTERPRETACIÓN El Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar. Comparación entre signos figurativos y mixtos. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial. Se argumentó que la sociedad INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S., y la señora Decisión 486 de fa Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (- 51.2. 1.3. 1.4. 1.5. CLAUDIA PATRICIA PARDO ESPITIA, se encuentran usando sin autorización la marca figurativa de propiedad de la señora TITI JULIANA

BERNAL RODRÍGUEZ.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha delimitado sobre este asunto.? Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El principio “registral” indica que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro (artículo 154 de la Decisión 486). Es decir, dicho principio sienta las bases de sistema atributivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. 1.4.2.1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similanmente confundible. 1.4.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. El artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento previsto en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se indica que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico a similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 1997, expedida en el marco del proceso 11-1P-96: Interpretación prejudicial de 22 de mayo de 2012, expedida en el proceso 145-1P-2011. 61.6. 1.7.

expedida en el marco del proceso 11-1P-96: Interpretación prejudicial de 22 de mayo de 2012, expedida en el proceso 145-1P-2011. 61.6. 1.7. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486: 1.6.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.6.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.6.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. La Corte Consultante delimitó su solicitud de la siguiente manera:

que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. La Corte Consultante delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Interpretación prejudicial del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar los criterios que se deben tener en cuenta para comparar un signo mixto y uno nominativo, a fin de establecer la posible existencia de confusión o riesgo de asociación Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El iesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conficto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial”. 1.8. El Tribunal después de analizar los documentos remitidos por la Corte Consultante, advierte que los signos que se deben comparar son el signo figurativo de la señora TITA JULIANA BERNAL RODRIGUEZ y el mixto supuestamente infractor: DUBLIN IRISH PUB. 1.9. En consecuencia, la Corte Consultante para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre

supuestamente infractor: DUBLIN IRISH PUB. 1.9. En consecuencia, la Corte Consultante para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos figurativos y mixtos: 1.10. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. 1.10.1. Si el elemento denominativo es el preponderante: en principio no habría riesgo de confusión. 1.10.2. Si el elemento gráfico es el preponderante: el cotejo se debe realizar aplicando las siguientes reglas de comparación entre signos figurativos: Se deben distinguir dos elementos: 1.10.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 1.10.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. 5 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 5 de mayo de 2004, expedida en el marco N del Proceso 23-1P-2004. 8 [No obstante lo anterior, el concepto suele prevalecer sobre el trazado. En este evento, a pesar de que puedan existir

N del Proceso 23-1P-2004. 8 [No obstante lo anterior, el concepto suele prevalecer sobre el trazado. En este evento, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor“. 1.11.La Corte Consultante aplicando los anteriores parámetros debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo figurativo de la señora TITA JULIANA BERNAL RODRÍGUEZ y el mixto DUBLIN IRISH PUB, para poder determinar si se presentó infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-265922, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Martha a Merchán 7

MAGISTRADA GISTRADA ho - / We e

Herná ero Zambrano GISTRADO e Sabre esto puede consultarse la Interpretación de 5 de mayo de 2004, expedida en el marco del Proceso 23-19-2004,

MAGISTRADA GISTRADA ho - / We e

Herná ero Zambrano GISTRADO e Sabre esto puede consultarse la Interpretación de 5 de mayo de 2004, expedida en el marco del Proceso 23-19-2004, 9De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10