TJCA - Proceso 416-IP-2015

W\ sja) o= TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del Consultante:

Referencia: 416-IP-2015

Interpretación Prejudicial Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio de la República del Colombia. 2014-125247

Signos involucrados: Marca mixta MOTEL ¡BIZA y nombre y/o enseña comercial MOTEL IBIZA

BARRANQUILLA.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-215 de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-125247; y, El auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso interno:

Demandante: Demandada:

INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S

INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S

2. Hechos Relevantes'S N o

21. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 31.

INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S

2. Hechos Relevantes'S N o

21. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 31. INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. afirma ser propietaria de un establecimiento comercial denominado MOTEL IBIZA, dedicado principalmente a hospedaje temporal, desde el 31 de enero de 2012, cuando inscribió este nombre en la Cámara de Comercio de Aburra Sur y comenzó a usarlo ininterrumpidamente hasta la fecha. El 26 de septiembre de 2012, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) para reconocer servicios de ‘(...) hospedaje y alojamiento en hoteles, campamentos y otros alojamientos no permanentes” de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.! ibiza moteBiounge El 26 de febrero de 2013, la SIC otorgó el registro de la marca MOTEL IBIZA (mixta) a favor de INVERSIONES GACELA COLOMBIA S.A.S. Marca Número — Clase y Tipo N Certificado / Vigencia Expedlente Resolución MOTEL IBIZA 12 167488 43m 469105 26/02/23 INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.AS. es propietaria de un establecimiento de comercio denominado MOTEL — IBIZA

BARRANQUILLA.

El 10 de junio de 2014, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. presentó acción por infracción de derecho de propiedad industrial en

contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S.

BARRANQUILLA.

El 10 de junio de 2014, INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. presentó acción por infracción de derecho de propiedad industrial en

contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S.

Mediante auto de 14 de julio del 2015, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República del Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la acción por infracción de derechos. INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la sociedad demandada en su accionar ha violado lo dispuesto en el Artículo 155 de la decisión de la Comunidad Andina ya que se encuentra Expediente Intemo 12 167488, Certificado 469105.ofreciendo en el mercado el mismo servicio de hospedaje temporal con la misma marca MOTEL IBIZA previamente registrada por la sociedad INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. generando confusión en el consumidor quien se ve expuesto a dos marcas idénticas creyendo que provienen del mismo origen empresarial. 3.2. INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. ha hecho uso de la marca MOTEL IBIZA (mixta) de manera pública en su establecimiento de comercio asi como pautando en Internet y otros medios. 3.3. El demandado es perfectamente consciente del uso de la marca MOTEL IBIZA (mixta) y con el uso del nombre más la enseña comercial, pretende engañar a los usuarios haciéndoles creer que se trata del mismo MOTEL IBIZA.

3.3. El demandado es perfectamente consciente del uso de la marca MOTEL IBIZA (mixta) y con el uso del nombre más la enseña comercial, pretende engañar a los usuarios haciéndoles creer que se trata del mismo MOTEL IBIZA. 3.4. Es evidente que lo que pretende el demandado al utilizar la marca registrada, es aprovecharse del buen nombre, reputación comercial y seriedad que ha caracterizado la marca registrada MOTEL IBIZA (mixta) en el mercado, pretendiendo obtener una ventaja comercial.

4. Argumentos de la contestación a la acción por infracción de derechos.

De la correspondiente revisión del expediente no se desprende contestación a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS a) La Entidad consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 154, 155, 156 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) De la antes referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal interpretará los Articulos 154, 155 (circunscribiendo su análisis únicamente a su literal d) y 238 (circunscrito únicamente a su primer párrafo?, por ser pertinente su análisis al guardar relación directa con el tema debatido en el proceso interno. 2 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por al registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

EN : b¢) No se interpretará el Artículo 156 de la Decisión 486 por no ser pertinente, pues esta norma se refiere dos literales del Artículo 155 de la misma Decisión que no son objeto de discusión en el caso concreto.

EN : b¢) No se interpretará el Artículo 156 de la Decisión 486 por no ser pertinente, pues esta norma se refiere dos literales del Artículo 155 de la misma Decisión que no son objeto de discusión en el caso concreto. d) De oficio se interpretará el Artículo 192 de la referida Decisión 486 por estar relacionado con el tema que deberá resolver la Entidad consultante.

Por otra parte, dicha entidad ha manifestado que los problemas jurídicos enmarcados en las normas jurídicas señaladas, serían los siguientes: i. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca? ii. ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o enseña comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado? Respecto del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aticulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su

consentimiento, los siguientes actos: () 0) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,

consentimiento, los siguientes actos: () 0) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riasgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión () Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechemiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 238.- El litular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad naciona! competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecule actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.S Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Respuestas a las preguntas formuladas por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca en relación con un nombre y/o enseña comercial. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 1.1. Enel caso en análisis, la actora INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA SAS. interpone demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción de derechos de marca en contra de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. La demandante es titular de la marca “MOTEL IBIZA" (mixta) para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca. 1.2. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de

oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, asi como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca? 1.3. Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que a puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado que esta acción está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, Proceso 10-1P-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial N 1177, de 22 de marzo de 2005. A través de la Sentencia dictada en el expediente N" 11-1P-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N 299, del 17 de octubre del mismo año.R s 1.4. 1.5. 1.6. 1,7. 1.8. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. El Tribunal ha precisado” además que los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para “impedir” determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión. Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación (literal d). En particular, el literal d) del Artículo 155 es una causal general que extienda la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar

que tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación (literal d). En particular, el literal d) del Artículo 155 es una causal general que extienda la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar la marca registrada, de conformidad con los siguientes parámetros o elementos que deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del artículo 155 de la Decisión 48€: 1.8.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en Sentencia dictada en el expediente N 65-1P-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución Intema N 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año, Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial del Proceso 274-1P-2015.publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión, sino que exista la

amparados por la marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.” 1.8.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.9. En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

2. Respuestas alas preguntas formuladas por la Entidad consultante. 2.1. Como indicamos en el literal B de la presente interpretación Prejudicial, la Entidad consultante ha manifestado que los problemas jurídicos que se enmarcan en las normas jurídicas señaladas, son los abordados en los cuestionamientos que ha realizado, por lo que resulta pertinente que el Tribunal las conteste. 2.1.1. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?

2.1.1. ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca? 7 Sobreel riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente, (...} El nesgo de confusión as la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo olro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente poses (confusión indirecta). El riesgo de asociación es le posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conhiicio y el oñgen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa lianen una relación o vinculación económica” (Interpretación Prejudicial del 2 de jutio de 2008 deniro del trámite 70.1P.2008).2.1.3. Como se ha señalado en líneas precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo establecido en el Artículo 238 del misma cuerpo legal, conforme al sistema atributivo, el registro de una marca confiere a su titular el derecho para impedir que cualquier tercero use un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada que pueda causar confusión en el público consumidor y le concede la posibilidad de iniciar ante la autoridad competente la respectiva acción por infracción. Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Entidad consultante al formular su pregunta hace referencia al derecho de oposición que conforme a nuestro ordenamiento jurídico es aquel que puede ser

la autoridad competente la respectiva acción por infracción. Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Entidad consultante al formular su pregunta hace referencia al derecho de oposición que conforme a nuestro ordenamiento jurídico es aquel que puede ser ejercido por cualquier tercero que dentro del respectivo procedimiento pretenda desvirtuar el registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 147 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es importante señalar que la Entidad consultante se encuentra frente a un proceso de infracción y no de oposición. . ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación? ¿Qué elementos se requieren para determinar que nombre y/o enseña comercial está infringiendo los derechos de marcas en cabeza del demandado? A fin de determinar una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial la Entidad consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, aplicando las reglas y los criterios recogidos reiteradamente por este Tribunal y de esta manera establecer si en el caso sub lite se ha cometido una infracción del derecho de marcas de conformidad con los parámetros o elementos referidos en la presente interpretación, los cuales deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

parámetros o elementos referidos en la presente interpretación, los cuales deben ser tomados en cuenta para calificar la conducta contenida en el referido literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Respecto del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486. En caso de que la marca se emplee para la identificación de un establecimiento de comercio ¿Es relevante para la configuración de la confusión o riesgo de asociación de que trata este numeral que los establecimientos de comercio se encuentren en mercados geográficos diferentes?Sin perjuicio de que la Entidad consultante no determina cuáles serían los “mercados geográficos diferentes” a los que hace alusión, resulta pertinente mencionar que este Tribunal ha establecido que los derechos conferidos por el registro de una marca, entre ellos el ius prohibendi, pueden ser ejercidos por el titular del derecho protegido ante la autoridad nacional competente y dentro del territorio del respectivo País Miembro. En este mismo sentido, es importante tener en cuenta que -de conformidad con el ordenamiento jurídico comunitariola marca se protege en todo el territorio nacional y no únicamente en una fracción o parte del mismo. La posibilidad de riesgo de confusión o asociación no se puede analizar fraccionando el uso geográfico que actualmente se le dé a la marca. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-125247, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Consultante al resolver el proceso interno 2014-125247, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutd del Tribunal. | 4 Cecilia de 167 Ciuinteros

MAGISTRADA

« _ Dr. Hern: De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. /) — A - {mere Zambrano - =Pz ESIDNotifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10