TJCA - Proceso 420-IP-2019

En EN laja] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del Consultante:

Referencia: Magistrado Ponente:

VISTOS

420-1P-2019 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio -SICde la Republica de Colombia 19-84346-11-0 Acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N 1003-327 de 2019 del 3 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N°1984346-11-0. El Auto de 22 de octubre de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES DE AP 5 partes en el Proceso Interno 7 A\ 2» A ta Demandante: SECRETARIA” la

NO,

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO S.A,Proceso 420-1P-2019

Demandada: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

SECRETARIA” la

NO,

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO S.A,Proceso 420-1P-2019

Demandada: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son

los siguientes:

1. Si la sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.(Colombia) infringió los derechos de propiedad Industrial de la sociedad LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO S.A. (Perú) por el uso no autorizado de la expresión POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS que es presuntamente confundible con el nombre comercial LA POSITIVA

SEGUROS Y REASEGUROS.

2. El alcance de protección del derecho sobre el nombre comercial LA

POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.

3. La prevalencia del Derecho Comunitario Andino frente a la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial. (en adelante Convenio de Washington para la Protección de la Propiedad

Industrial).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación que se limitará a los Artículos 155, 190, 191, 192, 193 de la citada Decisión por ser pertinentes. e Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los sorvicios para los cuales ésta so ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta so ha registrado; o sobre los envases, envolturas, ombalajos o acondicionamientos de tales productos; ¢) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idémicos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de 7 la marca o de su titular: / fin usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines

comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de 7 la marca o de su titular: / fin usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines =i 7 ho comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor SECRETARIA” gomercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”Proceso 420-IP-2019

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1... Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. El nombre comercial. Características y su protección.

3. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de Washington para la Protección de la Propiedad Industrial. 4. ¡Respuesta alas preguntas del Consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”. 1.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Artículo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad

efecto”. 1.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Artículo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial do una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u olra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son 9ndependientes de la denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividados de la empresa o del establecimiento que lo usa” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En ¢l caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarie un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda” E "Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada Pais Miembro. el titular de un nombre a DE v, comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito 4 tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamento so adquirirá en los tóminos

a DE v, comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito 4 tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamento so adquirirá en los tóminos “previstos en el Artículo 191. r R RI , Yer Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.Y Proceso 420-1P-2019 el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ¢) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €, E usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio” 1.3. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente NIDAD señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características?: Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: /s > <= a =\ e — SECRETA K[A/efjfmerpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. o S/ %, y 4

/s > <= a =\ e — SECRETA K[A/efjfmerpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. o S/ %, y 4 S 7> /2 N 13 Y / @ (ii) Proceso 420-1P-2019 El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: 0 (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | productos aplicada o productos, semejante directamente | colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. “Supuesto II 53 < Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | servicios aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con una productos vinculados a | marcao signo idéntico o los _ servicios que | semejante sobre = b | SECRETARIA ©) 4 la ha istingue la marca protegida. los servicios que distingue la marca protegida. = Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para [ productos vinculados a | Proceso 420-1P-2019 1.7. 1.8. marca que distingue | o signo idéntico o | productos o servicios productos o servicios. | semejante Sobre | aplicada o colocada con envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto III embalajes o | idéntico o semejante

marca que distingue | o signo idéntico o | productos o servicios productos o servicios. | semejante Sobre | aplicada o colocada con envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto III embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Asi, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien

mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o proparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4 tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. pml. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: htto//dle.rae.es/?id=0Y0i8Fg Us Con: 12 de noviembre de 2018). ÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y SECRETARI/ \ 'omentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 420-1P-2019 - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de una marca | Suprime o modifica | Marca protegida para que distingue | después de que se | supresiones o productos. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo — idéntico o | aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre | idéntico o semejante productos. sobre productos. Supuesto | Es titular de una marca | Suprime o modifica | Marca protegida para que distingue | después de que se | supresiones o servicios. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o | aplicada o colocada con Supuesto II semejante sobre | una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante a los servicios que | sobre envases, distingue la marca | envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos. Es titular de una Suprime o modifica la | Marca protegida para marca que distingue marca después de | supresiones o productos o servicios. | que hubiese sido | modificaciones después aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo | aplicada o colocada con

marca que distingue marca después de | supresiones o productos o servicios. | que hubiese sido | modificaciones después aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo | aplicada o colocada con Supuesto lll idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, | idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes o | envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos 1.9. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, a UE .. modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus 13 g " envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores la “inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y Y SEC RETAR - Su garantia de calidad que corresponden al titular de la marca, y también Lo 9 7 %, (¢ W NIDAD PEProceso 420-1P-2019 desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrados. 1.10. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: = Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a

envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes U otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.12.La comercialización a que se refiere dicho Literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo. 1.14.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar

marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. z DET 116. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar & > “5 la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para 5 (17) 7\ < a IE : LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y | SECRET ARI AComentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. o \C11 1.1 1.1 1.2 1.2 Proceso 420-1P-2019 consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. g

7. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. [()] Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. [()] Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.

8. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

9. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición”. 0.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final, 1.22. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la

insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final, 1.22. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la 78 7 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017. Q & modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. SECRETARIAProceso 420-1P-2019 conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) — Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”. 1.24.En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo

1. DE Y ou La > om

de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo

1. DE Y ou La > om £ ¥ s Dé-modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de a mayo de 2013. - " 1A SECRETARIA n X < > RS 10 %, S NIDAD N>Proceso 420-1P-2019 caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.26. Para verificar el plazo