TJCA - Proceso 432-IP-2015

== TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016

Proceso: 432-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-046943

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo

mixto BOGOTA BEER COMPANY

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 1003-228, recibido el 27 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 151, 155 literal d), 157 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2015046943; y El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno:

Demandante: BOGOTA BEER COMPANY S.A.S.2.1.

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Demandado: PERILLAPARDO S.A.S.

Hechos Relevantes: BOGOTA BEER COMPANY S.A.S. (en adelante BOGOTA BEER), fue

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Demandado: PERILLAPARDO S.A.S.

Hechos Relevantes: BOGOTA BEER COMPANY S.A.S. (en adelante BOGOTA BEER), fue constituida el 20 de noviembre de 2001. Su objeto social corresponde a: "La prestación de servicios de restaurante, cafetería, bar, hostería, panadería, heladería, confitería, y demás similares, complementarios o conexos”.

BOGOTA BEER es titular en Colombia de la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY (Certificado 270612), para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de bar y restaurante”. En desarrollo de su objeto social, y a través de la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, la mencionada sociedad presta los "servicios de bar y restaurante" en veintitrés (23) establecimientos comerciales en Bogotá D.C. y otras ciudades de la República de Colombia. PERILLAPARDO S.A.S. (en adelante PERILLAPARDO), es propietaria del establecimiento comercial BLACK DOG (ubicado en la ciudad de Tunja de la República de Colombia), cuyo objeto social se circunscribe a: "expendio de comidas preparadas en cafeterías” y “expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento”. Dicho establecimiento fue matriculado sólo hasta el 30 de julio de 2014. PERILLAPARDO viene ofertando sus establecimientos comerciales, entre ellos BLACK DOG, a través del nombre y enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY; también promociona a través de su página de Facebook, la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY sin

PERILLAPARDO viene ofertando sus establecimientos comerciales, entre ellos BLACK DOG, a través del nombre y enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY; también promociona a través de su página de Facebook, la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY sin autorización o licencia alguna de BOGOTA BEER. El 3 de febrero de 2015, BOGOTA BEER interpuso demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial “contra PERILLAPARDO, solicitando que se ordene el decreto y práctica de medidas cautelares previas. El 27 de agosto de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia mediante Oficio 1003-228, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Argumentos de la demanda interpuesta por BOGOTA BEER: - Sostuvo que la sociedad demandada estaría infringiendo sus derechos exclusivos sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, mediante las siguientes acciones: 3.1.1. Ofertando sus servicios a través del nombre y enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY. 3.1.2. Promocionando a través de su página de Facebook, la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY sin autorización o licencia alguna de BOGOTA BEER. Indicó que la sociedad demandada, al constituir el establecimiento comercial BLACK DOG en el año 2014, está lejos de ostentar un mejor derecho sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY. Manifestó que el derecho de exclusiva sobre la marca denominativa

Indicó que la sociedad demandada, al constituir el establecimiento comercial BLACK DOG en el año 2014, está lejos de ostentar un mejor derecho sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY. Manifestó que el derecho de exclusiva sobre la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, le permite explotarla comercialmente en cualquier tipo de letra, tamaño, color, etc. Por lo tanto, no es de recibo que el signa usado por la sociedad demandada empleara una fuente de letra distinta, ya que eventualmente ésta podría ser utilizada por la sociedad demandante. Expresó que tampoco tendría cabida el hecho de que el signo infractor pudiera ser mixto por la particularidad de su grafía, en tanto que como bien lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la hora de comparar signos mixtos con denominativos prevalece el elemento denominativo, debiéndose desconocer los elementos gráficos y además que los signos en conflicto identifican los mismos servicios. Argumentos de la Contestación presentada por PERILLAPARDO: Manifestó que no es cierto que haya utilizado el nombre y la enseña comercial BOGOTA BEER COMPANY en forma permanente o temporal. Por lo tanto, si bien el establecimiento comercial BLACK DOG fue constituido legalmente en el año 2014, éste opera desde el año 2008, siempre ofertando sus servicios y productos con la denominación

BLACK DOG.

Argumentó que si bien en algún momento utilizó un afiche que empleaba la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY, al lado de este instaló un aviso de metal suministrado por la sociedad demandante, luego de que se le realizara el pedido de autorización a esta última para ser “establecimiento autorizado”.4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

instaló un aviso de metal suministrado por la sociedad demandante, luego de que se le realizara el pedido de autorización a esta última para ser “establecimiento autorizado”.4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Sostuvo que aún en el caso de que no se reconociera expresamente que sus establecimientos comerciales, entre ellos BLACK DOG, no estaban autorizados, la actuación de la demandante indujo a pensar todo lo contrario. Por lo tanto, no se le puede imputar la realización de actos contrarios a la mala fe. Indicó que lamentablemente el afiche se cayó tiempo después, y por eso no se observa en las fotos que aporta la sociedad demandante. Observó que dentro del objeto social de sus establecimientos de comercio está “/a venta de bebidas alcohólicas, nacionales e importadas y artesanales”. La sociedad demandante era consciente de dicha situación. Arguyó que, de igual manera, su perfil de Facebook es indicativo de que es un distribuidor autorizado de la sociedad demandante. En consecuencia, al ser un distribuidor autorizado recibe material publicitario de la cerveza. Agregó que si bien se ofrecen productos de la sociedad demandante en su establecimiento comercial, la publicidad con la que está decorado su interior es lo suficientemente explícita de la denominación BLACK DOG. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión. Expresó que tan pronto se le comunicó la solicitud de medidas cautelares por parte de la demandante, ésta procedió al retiro de cualquier publicidad que promocione la denominación BOGOTA BEER COMPANY; también se dejó de distribuir la cerveza que se identifica con dicha marca.

por parte de la demandante, ésta procedió al retiro de cualquier publicidad que promocione la denominación BOGOTA BEER COMPANY; también se dejó de distribuir la cerveza que se identifica con dicha marca. Advirtió que no se infringieron derechos de propiedad industrial de la demandante y, mucho menos, se demostró que la marca BOGOTA BEER COMPANY era notoria. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 151, 155 literal d), 157 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes, salvo el artículo 151, ya que no es directamente aplicable para resolver el caso particular! Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (99) . . “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) . d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociaciónDe oficio, se interpretará el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual regula los requisitos para presentar las solicitudes de Interpretación Prejudicial, debido a que en el presente asunto no se advirtieron. El Órgano Consultante delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Sobre los artículos 151, literal d) 155 y 238 de la Decisión 486 de 2000 a fin de determinar si: a) ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente

fin de determinar si: a) ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?; b) ¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere un riesgo de asociación?; c) ¿Qué elementos se requieren para determinar que un nombre comercial y/o enseña comercial está con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra Indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público

disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. () Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cofitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. .y Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- E eu 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; ) b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; E) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El inforne sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.. 1.1. 1.2.

d) El inforne sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.. 1.1. 1.2. infringiendo derechos de marcas?; d) ¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca? Sobre el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 para que se pronuncie sobre: a) ¿Qué límites se le imponen a los terceros que utilicen en el mercado una marca registrada para considerar que se trata de un uso no infractor?; b) ¿Le es permitido al vendedor de unos productos identificados con la marca de un tercero, ubicar en la parte exterior de su establecimiento de comercio una enseña comercial que reproduzca la marca?”. CUESTION PREVIA La interpretación prejudicial. Requisitos formales para su solicitud En el ámbito de la cooperación armónica que debe existir entre las distintas autoridades judiciales para el cabal desempeño de sus funciones, previamente el Tribunal relacionará las pautas formales que deben observarse en la solicitud de interpretaciones prejudiciales para las futuras consultas que formule el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial 694 de 3 de agosto de 2001,

de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos: 1.2.1. Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio. 1.2.2. Debe contener: 1.2.1.1.El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. 1.2.1.2. Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.1.1. 1.2. 1.3. 1.2.1.3. La identificación de la causa que origine la solicitud. 1.2.1.4.El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria. 1.2.1.5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la

En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria. 1.2.1.5. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos y denominativos, ambos con parte denominativa compuesta. El uso de la marca a título informativo. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Consagra esta disposición el principio “registral”, de acuerdo con el cual “el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro”. Se habla de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades:2.1. 2.2. 2.3. 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.32. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos

ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.32. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. 1.3.2.1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. 1.3.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen deteminados actos con su marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos y denominativos, ambos con parte denominativa compuesta Como en el proceso interno se discute si PERILLAPARDO se encuentra usando sin autorización la marca denominativa BOGOTA BEER COMPANY bajo la figura del nombre y enseña comercial, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia?. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem. En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular

En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes términos: "Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-1P-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-1P-2015.7 2.4. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2.4.1. 2.4.2. () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. (o) Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): siguiente:

idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. (o) Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): siguiente: 2.4.1.1, La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 2.4.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 241.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. mercado?. 3 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo

2.6. 2.7. 2.8. 2.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto es necesario que los signos sean exactamente iguales, lo que implica, además, que amparen los mismos productos o servicios. En relación con este tema el Órgano Consultante realizó las siguientes preguntas: “Sobre los artículos 151, literal d), 155 y 238 de la Decisión 486 de 2000 a fin de determinar si: ¿Dentro de los derechos que se generan a partir del registro de la marca, se encuentran el de oponerse respecto a cualquier nombre o enseña comercial que pueda resultar idéntica o similarmente confundible a su marca?” El artículo 238 de la Decisión 486 prevé que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido en el régimen comunitario andino, puede entablar una acción contra cualquier persona que infrinja su derecho. Por otra parte, tal y como se estableció anteriormente, el artículo 155 de la mencionada Decisión permite que el titular de una marca impida el uso en el comercio de un signo idéntico o similar, cuando pudiese causar riesgo de confusión. Esto quiere decir, que la prerrogativa del artículo 155 se hace efectiva, procesalmente hablando, mediante la acción por infracción plasmada en el artículo 238. Ahora bien, la infracción de una marca puede presentarse mediante el uso de un nombre comercial idéntico o similar si se cumplen los parámetros indicados precedentemente en el punto 3.4. “¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca?”

de un nombre comercial idéntico o similar si se cumplen los parámetros indicados precedentemente en el punto 3.4. “¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca?” Mediante un contrato de licencia el titular de una marca le otorga a uno o más terceros la explotación de la misma (artículo 162 de la Decisión 486). Si bien el artículo 238 no incluye como sujeto activo al licenciatario, de conformidad con la naturaleza de la licencia se debe entender que como éste tiene un interés claro y evidente en combatir la infracción, también sería legitimado para iniciar la acción, siempre y cuando el contrato respectivo no lo prohiba expresamente. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). 10A i / 1M 2.9. “¿Cómo se realiza el estudio respecto de una posible infracción de derechos de marcas como consecuencia de la utilización de una enseña y/o nombre comercial que resulte confundible o genere riesgo de asociación?” Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue

riesgo de asociación?” Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre supuestamente infractor fue usado por primera vez. Este dato proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habria ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia. “¿Qué elementos se requieren para determinar que un nombre comercial y/o enseña comercial está infringiendo derechos de marcas?" Además de lo ya mencionado, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre los signos registrados como marcas y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos: 2.10. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante del signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación: 2.10.1. Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.10.2. Si el elemento denominativo es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.10.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las

cotejo de signos denominativos, a saber: 2.10.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- [P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 112.10.2.2.Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definicións. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.10.2.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.10.2.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.10.2.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.10.2.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.10.2.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a co