TJCA - Proceso 44-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 44-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI. Asunto: Patente “ Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”. Expediente Interno: 00206-2012-0-1801-JR-CA-02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú , de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en

consecuencia, no participa de su adopción.1

VISTOS: El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el

Proceso Interno 00206-2012-0-1801-JR-CA-02. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el primero de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES

Partes

Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIde la República del Perú.

1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 02-J-TTJCA-2015.2 Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 26 de agosto de 2005, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. solicitó la patente de invención denominada “Derivados novedosos de sulfamato y sulfamida útiles para el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”.

2. A través de proveído de 30 de mayo de 2006, se procedió a modificar el título de la solicitud a: “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados".

3. El 11 de agosto de 2006 se publicó en el diario Oficial el Peruano, el extracto de la solicitud de patente denominada “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”, sin que terceros hayan presentado oposición.

4. El 12 de septiembre de 2008, la examinadora de patentes, emitió el informe técnico AEF 31-2008 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 12 a 14 no son patentables en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 al definir un método terapéutico, por lo que dichas reivindicaciones deben ser retiradas del pliego de reivindicaciones. La reivindicación 15 no es susceptible de ser protegida, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486, al definir un uso, por lo que dicha reivindicación debe ser retirada del pliego de reivindicaciones. Se sugiere modificar el título de la invención a “Compuestos derivados de sulfamida como anticonvulsivantes”, puesto que define de manera más apropiada a la invención y para evitar alguna interpretación que

contravenga la Decisión 486.”

5. El 9 de febrero de 2009, el solicitante dio respuesta al informe Técnico PCG 062007, presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 10 reivindicaciones.

6. El 10 de julio de 2009, la examinadora de patente emitió el informe técnico AEF 312008/A en el cual concluyó: “Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

7. El 22 de diciembre de 2009, Janssen Pharmaceutica N.V., dio respuesta al Informe antes descrito, adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.

8. El 4 de enero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GEM 11-2009/b, el cual fue notificado adjunto a la resolución de primera instancia 0000422010/DIN.

9. Mediante Resolución 42-2010/DIN de 26 de enero de 2010, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió denegar la solicitud de patente.3

10. A través de escrito de 12 de febrero de 2010, la solicitante radicó escrito de apelación en contra de la Resolución 42-2010/DIN.

11. El 19 de mayo de 2011, la examinadora de patentes emitió el Informe técnico PR 10-11, respecto a las reivindicaciones 1 a 15.

12. El 7 de octubre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual dicta Resolución 2186-2011/TPI-Indecopi a través de la cual confirmó la Resolución 42-2010/DIN y rechazó la patente solicitada.

Propiedad Intelectual dicta Resolución 2186-2011/TPI-Indecopi a través de la cual confirmó la Resolución 42-2010/DIN y rechazó la patente solicitada.

13. El 11 de enero de 2012, Janssen Pharmaceutica N.V., interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 42-2010/DIN.

14. El 31 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

15. Mediante sentencia número siete, de 3 de junio de 2012, el juez segundo permanente especializado en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara fundada en parte la demanda interpuesta por Janssen Pharmaceutica N.V., ordenando a la entidad demandada, la emisión de un nuevo acto administrativo, dando cuenta del Informe técnico GEM 11-2009/b y que decida motivadamente si corresponde o no notificar al demandante con dicho informe previamente a resolver sobre su solicitud de registro de patente, y declarar infundada la demanda en los demás extremos.

16. El 17 de junio de 2013, Janssen Pharmaceutica N.V., apela en contra de la sentencia de 3 de junio de 2013, notificada el 10 de junio de 2013.

17. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial,

solicitando se respondan las siguientes interrogantes: -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de nivel inventivo y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención. -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión 486 respecto del objeto de protección de las patentes de invención, y si se encuentra bajo su protección a los usos de productos o compuestos. a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

18. La compañía Janssen Pharmaceutica N.V., dentro de los argumentos de su

demanda manifestó lo siguiente:

19. Que el Indecopi emitió su Resolución 2186-2011/TPI en base del informe técnico PR 10-11, que nunca les fue notificado, en el cual se determina que la reivindicación 11 no cumple con el requisito de concisión, y las reivindicaciones 1 a 10 con el4 requisito de nivel inventivo, así como que las reivindicaciones 12 a 15, no son patentables.

20. Nulidad de la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi, al violarse el principio del debido procedimiento administrativo, al no haberse notificado el informe técnico GEM 112009/b, y al habérselo adjuntado a la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi.

21. Que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y limitó su derecho a la defensa al no notificarle en forma oportuna el informe GEM 11-2009/b, impidiendo así ejercer su derecho de defensa, ya que el mismo opinaba desfavorablemente sobre la concisión de la patente y se basó literalmente en él para emitir la resolución 42-2010/DIN y denegar la patente.

22. Que la claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o condición.

23. Que la reivindicación 11 es clara ya que a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia técnica, puede ejecutar la invención sin mayor experimentación.

b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa.

24. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI , al momento de contestar la demanda, presentó

por su parte, los siguientes argumentos:

25. Afirmó que “(…) sobre la supuesta afectación a su derecho de defensa y al debido procedimiento por la falta de notificación del Informe Técnico GEM 11-2009/b, no fue parte de los argumentos que expuso al impugnar en su oportunidad la resolución emitida en primera instancia en sede administrativa , por lo que en esta instancia es absolutamente improcedente en tanto constituye una abierta violación al principio de congruencia previsto por la ley.”

26. Que el informe técnico citado, si le fue notificado junto con la resolución de primera instancia, confiriéndosele por tanto la opción de contradecirlo al momento de

impugnar la resolución, situación que se dio, sin éxito para la actora.

27. Que fundamentando en el denominado principio de congruencia, “(…) la demandante no puede invocar hechos que no hayan sido planteados oportunamente ante la autoridad competente.”

28. Que la autoridad está obligada únicamente a notificar el primer informe que contenga observaciones respecto a la patentabilidad de una invención.

29. Que la autoridad administrativa, no está obligada a notificar una segunda o sucesivas veces las inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante plantea respecto de la primera observación de inconformidad.

30. Que “Como el criterio de la actora es que se notifiquen todos los informes, ello implicaría que debería notificarse de nuevo, a fin de darle oportunidad para que proceda, de ser el caso, a ajustar su solicitud. ¿Y si al ajusta sus reivindicaciones, éstas nuevamente incurren en error o no subsanan los identificados? Siguiendo el criterio de la demandante, tendríamos que volverle a notificar para que se subsanen las omisiones. ¿Y si vuelve a incurrir en nuevo error? ¿Tendremos que volver a notificarle? Lo que vamos a generar es un circuito interminable de sucesivas5 notificaciones de informes y escritos de subsanación, que harán que el procedimiento administrativo pierda la simplicidad y celeridad que lo deben caracterizar.” c) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.

31. El Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que: “Si bien el

artículo 45 de la Decisión 486 precisa que, corresponde a la administración determinar si notifica o no al solicitante por dos o más veces, también es cierto que como ya se ha señalado, era necesario que explicara los motivos por los que no consideraba necesario notificar el nuevo informe que concluía de manera negativa para el solicitante; sin embargo, del proveído de fecha 05 de enero del 2010, suscrito por la misma funcionaria que preparó el Informe Técnico GEM 11-2009/b, Guadalupe Echegaray Mitac, se advierte que se dispuso que se proyectase la resolución correspondiente, con lo cual a nivel administrativo se advierte que se suscitó un acto administrativo procesal nulo, que no se corrigió a lo largo del procedimiento y que produjo que se emitiera un acto administrativo que vulnera el debido procedimiento, lo cual no se corrigió en la instancia superior, por el contrario la Resolución No. 21862011/TPI-Indecopi, emitida en última instancia también tomó en cuenta el Informe Técnico GEM 11-2009/b, como parte de los antecedentes, tal como se advierte de fojas 278 a 281, todo lo cual abona en el sentido que éste último acto administrativo también vulneró el debido procedimiento administrativo.”

d) Argumentos del Recurso de Apelación.

32. Janssen Pharmaceutica N.V., fundamentó su recurso de apelación en los

siguientes argumentos:

33. Errores de hecho y de derecho en la sentencia que le causan agravio.

34. Que: “(…) la resolución materia de apelación incurre en error de incongruencia

objetiva, toda vez que por un lado señala acertadamente que la autoridad administrativa ha vulnerado el derecho al debido procedimiento al no explicar los motivos por los que no consideraba necesario notificar el nuevo informe que concluía de manera negativa para el solicitante y por otro lado, solicita erradamente que la autoridad administrativa decida motivadamente si corresponde o no notificar al demandante con el informe Técnico GEM 11-2009/b, teniendo presente el procedimiento previsto en el primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, cuando lo correcto hubiera sido en aplicación del principio de inmediación, concentración y economía procesal, declarar fundada la demanda en todos sus extremos, disponiendo que la autoridad administrativa notifique a nuestra representada Janssen Pharmaceutica N.V., con el informe técnico GEM 11-2009/b.”

35. Que la sentencia no se ajusta a derecho, al ordenarse la emisión de un nuevo acto administrativo en el que se decida motivadamente si corresponde o no notificar el informe técnico GEM 11-2009/b.

36. Que las reivindicaciones 1 a 10 son novedosas y poseen nivel inventivo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL6

37. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 2, 183, 304, 455 y 466 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que procede la interpretación solicitada.

C. CUESTIONES EN DEBATE

38. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Concepto de invención, requisitos de patentabilidad. Las patentes de producto.

B. De la notificación de los informes técnicos de conformidad con la Decisión 486.

C. De las reivindicaciones y el requisito de claridad y concisión.

A. CONCEPTO DE INVENCIÓN, REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. LAS

PATENTES DE PRODUCTO.

39. Es pertinente hacer mención a lo que se entiende por invención, sus requisitos y la protección que se confiere, en razón de lo cual este Tribunal analizará cada uno de los aspectos antes detallados.

Concepto de invención.

(…) 2 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) 3 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) 4 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente

cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) 5 Artículo 45.-Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 6 Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el

solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. (…)7

40. Tratando el concepto en sí de que se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”7.

41. El Tribunal, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto

de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

42. La Corte consultante, deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación.

Requisitos de patentabilidad.

43. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

44. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

44. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención

45. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”8

7 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.8

46. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. “(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”9.

47. Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

48. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

49. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”10. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

50. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

51. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

9 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 10 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.9

52. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a)Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en

objetivo de determinar la novedad del invento: “a)Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 11 b) Nivel Inventivo

53. Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

54. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

55. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se

55. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 12

56. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

11 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de

1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

57. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se

12 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

57. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 13.

58. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

59. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “ Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente,