TJCA - Proceso 454-IP-2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016

Proceso : 454-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial Consultante : Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante : 2015-80486

Referencia : Signos involucrados THE BUBBLE TEA BAR

(mixto) BUBBLE T (mixto)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-272, de fecha 3 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201580486.

El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

N A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno:21.

Proceso 454-IP-2016

Demandante : Dos Santos Enterprises S.A.S.

Demandada : Dann Asociados S.A.S.

Hechos relevantes: El 30 de setiembre de 2015, Dos Santos Enterprises S.A.S. (en adelante, Dos Santos) interpuso demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal en contra de Dann Asociados S.A.S. (en

Hechos relevantes: El 30 de setiembre de 2015, Dos Santos Enterprises S.A.S. (en adelante, Dos Santos) interpuso demanda por infracción de derechos de Propiedad Industrial y competencia desleal en contra de Dann Asociados S.A.S. (en adelante, Dann), en base a los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO SIGNO CERTIFICADO | CLASES Marca mixta , 382302 43

455284 30 Marca mixta 382302 32 Marca mixta Lema comercial BUBBLE TEA LA UNICA 470295 30

BEBIDA QUE PUEDES

MASTICAR Enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR 2.2. La demandante alegó que la demandada ha incurrido en infracción de la marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un logo muy similar y de la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA; de la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y; del lema comercial BUBBLE TEA LA ÚNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso de la expresión BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR. Además, ha incurrido en actos de2.3. 3.1. 32. 33. 3.4. 3.5. Proceso 454-IP-2016 competencia desleal por inducir a confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. Mediante Oficio 1003-272 del 3 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio

reputación ajena. Mediante Oficio 1003-272 del 3 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Dos Santos: Es titular de dos establecimientos de comercio en los que se usa la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR, ubicados en Bogotá dedicados a la venta de bebidas a base de té con sabores a fruta, cremosos o florares con adición de distintos ingredientes, masticables (toppings) a elección del consumidor, además es titular y/o solicitante de diversas marcas conformadas por la denominación THE BUBBLE TEA BAR. Los signos distintivos de su empresa han sido mencionados en publicaciones de gran renombre y su negocio fue publicitado en YouTube, contando con 1938 seguidores en su página de Facebook “The Bubble Tea Bar" y con 190 seguidores en su cuenta de Twitter; de allí que resulte lógico que los empresarios, tales como la demandada, quieran imitarlos e imitar las prestaciones mercantiles, dada la reputación con la que cuenta. Hacia octubre o noviembre de 2014, tuvo conocimiento de la existencia de un establecimiento de comercio llamado BUBBLE T, el cual pertenece a la demandada y se dedica a la venta de los mismos productos y a la misma actividad que su empresa, por lo que podría generar riesgo de confusión y asociación en el mercado. La demandada ha incurrido en infracción de la marca THE BUBBLE TEA

demandada y se dedica a la venta de los mismos productos y a la misma actividad que su empresa, por lo que podría generar riesgo de confusión y asociación en el mercado. La demandada ha incurrido en infracción de la marca THE BUBBLE TEA BAR (mixta) por el uso de un logo muy similar y de la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA, de la enseña comercial THE BUBBLE TEA BAR por el uso del signo y establecimiento comercial BUBBLE T y del lema comercial BUBBLE TEA LA ÚNICA BEBIDA QUE PUEDES MASTICAR, por el uso

de la expresión BUBBLE T-BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR.

La demandada ha incurrido en actos de competencia desleal por inducir a confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. Por lo anterior, envió un carta de cese y desistimiento a la demandada, solicitándole que dejará de usar la expresión BUBBLE T y BUBBLE TEA y un logo similar al de su empresa pues se generaba confusión y asociación en el consumidor, habiendo la demandada respondido dicha comunicación aduciendo que no se generaba confusión o asociación en el consumidor. 33.7. 3.8. 3.9. Proceso 454-1P-2016 Posteriormente, se enteró de que la demandada había solicitado el registro de la marca BUBBLE T (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue denegada por la Dirección de Signos Distintivos. Las actuaciones realizadas por la demandada no sólo constituyen una infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra su empresa sino que además constituyen actos de competencia desleal; particularmente

denegada por la Dirección de Signos Distintivos. Las actuaciones realizadas por la demandada no sólo constituyen una infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra su empresa sino que además constituyen actos de competencia desleal; particularmente actos de confusión, pues la presentación del establecimiento de comercio BUBBLE T así como sus prestaciones mercantiles son muy similares a los de THE BUBBLE TEA BAR, lo que impide a los consumidores diferenciar el origen empresarial de dichos establecimientos de comercio así como sus actividades comerciales, más aún si se trata de dos competidores de un mismo mercado. Además, se evidencian actos de imitación, porque el establecimiento de la demandada imita las prestaciones de su empresa con el propósito de generar confusión y actos de explotación de la reputación ajena, teniendo en cuenta el reconocimiento que ha adquirido su empresa. 3.10.Las expresiones BUBBLE TEA, BUBBLE T o LAS BEBIDAS QUE PUEDES MASTICAR no son expresiones genéricas, descriptivas o de uso común en el mercado colombiano. 3.11.Es evidente la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos, dado que comparten los elementos predominantes, BUBBLE TEA, BUBBLE T, perdiendo relevancia las expresiones THE y BAR, así como la conexión competitiva entre los productos que identifican. 3.12.Es innegable la similitud que existe entre los trade dress de los 4.1. establecimientos debido a los colores empleados, la disposición de los elementos que conforman el establecimiento, el menú, el uniforme de los empleados es de color verde y la presentación de los productos es altamente similar, por lo que la demandada incurre en actos de

establecimientos debido a los colores empleados, la disposición de los elementos que conforman el establecimiento, el menú, el uniforme de los empleados es de color verde y la presentación de los productos es altamente similar, por lo que la demandada incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión e imitación. Argumentos de la contestación de Dann: La palabra BUBBLE no es exclusiva de la demandante, tratándose de una palabra de uso común, así como la denominación TEA que es un producto, siendo la expresión BUBBLE TEA el nombre de un producto, por lo tanto una expresión genérica que cualquier empresario puede utilizar en el mercado. Así, la marca THE BUBBLE TEA BAR es la combinación directa de la expresión BAR DE TE DE BURBUJAS siendo descriptiva de los productos que identifica en el comercio, razón por la cual la comparación entre los signos debe basarse en el elemento gráfico, gozando el signo usado por su empresa de suficiente elementos gráficos propios, los cuales le otorgan distintividad. 44.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 454-1P-2016 La prestación mercantil de la demandante es una copia de un producto de Taiwán, que ellos mismos mencionan en repetidas pruebas. No está imitando las prestaciones mercantiles de la demandante, quien quiere generar un monopolio frente al producto BUBBLE TEA, el cual no es una invención suya, por lo que el hecho que su empresa comercialice productos BUBBLE TEA no significa que constituya una imitación. Si bien es cierto que la demandante le envió una carta manifestando

quiere generar un monopolio frente al producto BUBBLE TEA, el cual no es una invención suya, por lo que el hecho que su empresa comercialice productos BUBBLE TEA no significa que constituya una imitación. Si bien es cierto que la demandante le envió una carta manifestando supuestas infracciones, dicha carta se envió en razón a que la demandante no fue parte en el proceso de solicitud de registro de su marca. No ha incurrido en actos de competencia desleal ni de mala fe, no habiéndose demostrado dicha circunstancia y además el demandante no ha probado su citada “gran reputación” en el mercado. Si bien es cierto que se le denegó el registro de la marca BUBBLE T (mixta) en primera instancia, la resolución se encuentra en apelación pues se determinó que la expresión BUBBLE era de uso común. No hay pruebas que determinan que los signos puedan inducir a confusión. La forma de presentación comercial del TÉ DE BURBUJAS es totalmente adecuada frente a los usos comunes que se dan en el comercio actual, por lo que el hecho que el producto sea servido y comercializado en vasos de plástico y tenga una forma común, no significa que está realizando actos de imitación o de competencia desleal. Para el caso de productos que se consideran saludables o de bienestar, es común encontrar en el comercio establecimientos que contengan en su mayoría el color verde o naranja, sin que ello genere confusión en el mercado, por lo que no por dicha circunstancia se presume que se trata de un acto de imitación. 4.10.La reputación ajena no se puede presumir, y la demandante no ha acreditado de manera efectiva que ostentaba reputación en el mercado.

mercado, por lo que no por dicha circunstancia se presume que se trata de un acto de imitación. 4.10.La reputación ajena no se puede presumir, y la demandante no ha acreditado de manera efectiva que ostentaba reputación en el mercado. 4.11.Quedará demostrado que no existe ninguna conducta que pueda calificarse como desleal, en tanto sus iniciativas comerciales comenzaron a ejecutarse en un determinado momento, en una zona geográfica distinta a la del demandante, es decir en Medellín.Proceso 454-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de las preguntas formuladas por la Entidad consultante, solo procede la Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155 y del primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.’ TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Usos que no requieren autorización del titular de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Preguntas formuladas por la Entidad consultante: (i) — Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157. (ii) — Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. (ili) — Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios —uso a título de marcasino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un

(ili) — Cuando el uso de una marca en los términos del Artículo 157 no se dirige a la identificación de productos o servicios —uso a título de marcasino que tiene otros propósitos de identificación o información, por ejemplo estando dirigidos a identificar un establecimiento de comercio a manera de enseña comercial o para fines publicitarios incluso en páginas web para identificar el origen empresarial ¿se entiende incluido ese uso en la excepción? (iv) Precisar el alcance que jurisprudencialmente se ha dado a los conceptos de expresión genérica y marca débil, junto con sus limitaciones en cuanto al uso exclusivo, especialmente en relación con el derecho que tiene el titular de impedir su uso por terceros. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; () “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a

producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. ()" 61.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 454-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Usos que no requieren autorización del titular de la marca La Entidad consultante solicitó específicamente que se precise el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 y se indique si para la configuración de dicha excepción deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. En ese sentido, el Tribunal estima necesario desarrollar el presente tema. El titular de una marca, si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiquetan, expendan, usen entre otros actos su signo en el mercado, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual enuncia que “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a

época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. () De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho del uso de los mismos por parte de terceros conforme se detalla a continuación?: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 89-1P-2011 de fecha 20 de junio de 2012, p. 11 y Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, pp. 8-9. 7Proceso 454-1P-2016 titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económicos. b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un

titular registral y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económicos. b) Un nombre geográfico. En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado, el del titular registral y, por otro lado, el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos. Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante. 1.5. Cualquier indicación cierta relativa a cualquier característica del correspondiente producto o servicio podrá constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones del uso contempladas en el precitado Artículo 157 de la Decisión 486 que establece las siguientes condiciones relativas al referido Uso, necesarias para la procedencia de la excepción comentada:5 a) Que se haga de buena fe. Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro previo de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios. En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos

marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios. En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto al interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial. Documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/1, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002, p. 13. Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual... Op. Cit., p. 8. 8b) o) Proceso 454-1P-2016 tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información”. Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar

Que no constituya uso a título de marca. El uso en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe generar riesgo de confusión respecto de signos distintivos previamente solicitados o registrados. En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios?. Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente. En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de la función esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen

esencial de la marca, cual es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio; por lo tanto, de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo. De modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-IP-2000 de fecha 6 de julio de 2001, p. 7. Ibidem.1.6. 1.7. 21. 22 Proceso 454-1P-2016 Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros muchos supuestos. Finalmente, es preciso indicar que, las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo, cumpla con todas las condiciones previamente explicadas. En virtud de lo expuesto precedentemente, se deberá verificar que, para que resulte aplicable la excepción, se cumplan las condiciones detalladas en el presente acápite; es decir, que sea de buena fe, que no se ultilice a título de marca, que sea con propósito de identificación o información y finalmente que no cause confusión en el público consumidor respecto de otro signo en el mercado. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca

título de marca, que sea con propósito de identificación o información y finalmente que no cause confusión en el público consumidor respecto de otro signo en el mercado. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta la conducta atribuida a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “.r Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 102.3. 10 a) b) Proceso 454-1P-2016 Sujetos activos. Dicha condición recae en: (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

102.3. 10 a) b) Proceso 454-1P-2016 Sujetos activos. Dicha condición recae en: (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de Propiedad Industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, Utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'?, A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) b) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5. 112.4. [o] Proceso 454-1P-2016 necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado"'. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1. Supuesto [: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

2. Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

3. Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico

o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

3. Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. . . ; Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa — la marca | Marca protegida para marca que | directamente sobre | productos — aplicada Supuesto | distingue productos. Sobre producto