TJCA - Proceso 457-IP-2015

Proceso 457-1P-2015 E (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo del 2017

Proceso: 457-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 166809

Referencia: Signos involucrados PERFECTHA DEEP (mixto) y

PERFECTHA DERM (mixto)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 0018/2015 de 2 de septiembre del 2015, recibido vía Courier el 7 de septiembre del 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 166809; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno:

Demandante: PHARMAVITAL S.A.

Demandado: CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA

2. Hechos Relevantes 2.1. El 13 de septiembre del 2013, CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA (en adelante, CLAUDIO CORONEL) solicitó al ServicioPROCESO 457-1P-2015

Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto)' para distinguir productos de

SAAVEDRA (en adelante, CLAUDIO CORONEL) solicitó al ServicioPROCESO 457-1P-2015 Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto)' para distinguir productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Intemacional de Niza)?. 2.2. El 28 de enero de 2014, fue publicada la solicitud de registro en la Gaceta 611, sobre la cual la sociedad PHARMAVITAL S. A., presentó Oposición Andina sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador? y Perú, perteneciente ala Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza5. PerfectHA ¢ Derm “as “> 2.3. El 14 de marzo del 2014, se admitió la Oposición Andina por parte del SENAPI y se corrió traslado para la contestación de la misma. 2.4. El 22 de mayo del 2014, CLAUDIO CORONEL, contestó la Oposición Andina y solicitó que se suspenda la demanda planteada hasta que se cuente con la correspondiente resolución en el proceso de cancelación por falta de uso de la marca tramitado en la República del Ecuador. 2.5. El 23 de mayo de 2014, el SENAPI resuelve mediante Acto Administrativo que “(...) evidenciándose que no hay fundamento efectivo que avale la suspensión del presente caso, en virtud del principio de autonomía e independencia, la oficina nacional competente ve conveniente, no proceder a la solicitud de suspensión del presente proceso”. Expediente Administrativo 166809.

suspensión del presente caso, en virtud del principio de autonomía e independencia, la oficina nacional competente ve conveniente, no proceder a la solicitud de suspensión del presente proceso”. Expediente Administrativo 166809. Clase 3: (...) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, puli, desengrasar y raspar jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. Certificado 00103100. Certificado 538-05. Clase 5: “(...) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y velennario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, malerial para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.2.6. 27. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1

PROCESO 457-1P-2015

El 10 de junio de 2014, CLAUDIO CORONEL solicitó que se admita el recurso de revocatoria contra el Acto Administrativo de fecha 23 de mayo de 2014 y se remita la consulta realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de emitir el fallo correspondiente. El 9 de julio del 2014, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REVN152/2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI decidió solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin suspender el trámite del procedimiento intemo, de acuerdo con

N152/2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI decidió solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin suspender el trámite del procedimiento intemo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122 del Estatuto de dicho Tribunal . Argumentos de la Oposición Andina PHARMAVITAL S. A. en la Oposición Andina expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “(...) Aunque los diseños de las marcas sean distintos, la denominación en cuanto a escritura y pronunciación es idéntica. No es extraño que las empresas cambien en el tiempo los logotipos e imágenes de sus productos o servicios, identificados con marcas; en el presente caso, el consumidor podría pensar que se trata de un cambio de imagen para los productos de la misma empresa Pharmavital S.A.". “(...) la marca fue solicitada para proteger productos cosméticos en la clase 03 del nomenclator internacional de Niza. De manera que, aunque las clases de los signos confrontados son distintas, existe una conexión competitiva entre los productos de las mismas. Las clases 3 y 5 se encuentran íntimamente relacionadas”. “(...) Tanto los medicamentos como los cosméticos se utilizan en el cuidado del cuerpo humano”. “(...) ambos productos tienen similares canales de distribución y se expenden en los mismos establecimientos, concretamente las farmacias, principalmente para una parte de los productos que pretende proteger la marca solicitada, entre otros los jabones, aceites esenciales, productos de perfumería, cosméticos, lociones capilares y dentífricos”. “(...) se demuestra claramente el absoluto riesgo de confusión o al menos el riesgo de asociación al que estaría expuesto el consumidor en la eventualidad de encontrarse con los productos identificados con la misma

“(...) se demuestra claramente el absoluto riesgo de confusión o al menos el riesgo de asociación al que estaría expuesto el consumidor en la eventualidad de encontrarse con los productos identificados con la misma marca en el mercado”. Argumentos de la Contestación a la Oposición Andina CLAUDIO CORONEL en su contestación a la Oposición Andina expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “(...) La marca a la cual hace referencia la parte opositora, está destinada a la protección de los productos en la clase 5, que protege “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 3DS o, 4.2 4.3 4.4 4.5 PROCESO 457-1P-2015 higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Sin embargo, la marca solicitada por mi parte, está destinada a proteger productos de la clase 3 que protege “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. “(...) A partir de lo señalado, queda claramente establecido que no existe vinculación alguna entre ambas marcas, los logos registrados por ambas empresas son totalmente diferentes, la marca oponente tiene como logo una esfera de color verde mientras que la nuestra es la Torre Eiffel color

vinculación alguna entre ambas marcas, los logos registrados por ambas empresas son totalmente diferentes, la marca oponente tiene como logo una esfera de color verde mientras que la nuestra es la Torre Eiffel color gris en fondo negro, con lo cual se profundiza la imposibilidad de que exista confusión alguna”. “(...) Ambas marcas constan de dos partes, la primera la tienen en común, sin embargo, la segunda que es la palabra clave es totalmente diferente". “(...) Por otra parte, al estar en clases diferentes de la Clasificación de Niza, los productos a proteger son diferentes”. “(...) SOLICITANDO A SU AUTORIDAD SUSPENDA LA DEMANDA DE OPOSICIÓN ANDINA hasta que se cuente con la correspondiente resolución de CANCELACIÓN de la marca presentada en Ecuador, dado que es la base legal sobre la cual se sustenta la demanda presentada en nuestra contra y, posteriormente DECLARE IMPROBADA LA OPOSICIÓN

PLANTEADA".

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 146 de la Decisión 486 conjuntamente con el Artículo 147 del mismo cuerpo normativo, el cual se interpretará de oficio, con la finalidad de establecer el marco normativo para el desarrollo del tema de la oposición andina, sus requisitos y efectos. Adicionalmente, se solicita que se realice la Interpretación pronunciándonos especificamente sobre las siguientes consultas: a) Si a la luz del Artículo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: “...la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de

a) Si a la luz del Artículo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: “...la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada..."; ¿Podría entenderse que los términos “procedimiento de oposición”, incluyen también a las oposiciones andinas?> PROCESO 457-IP-2015 b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición andina (SENAPI), debe admitir como medio de defensa del demandado, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca opositora, interpuesta en otro país miembro (ECUADOR), donde se obtuvo el registro base de la oposición andina incoada? c) En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente donde se recibió la oposición andina (SENAPI), debe suspender el trámite de oposición andina, mientras se resuelve la demanda de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición por analogía con lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 147 de la Decisión 486? d) Como se debe analizar la conexión competitiva entre productos de la clase 03 y productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, con referencias al caso particular. e) En el entendido de que la presente se trata de una solicitud de interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial corespondiente? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial

interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial corespondiente? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Conexión competitiva entre las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. 1.1. En la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP6 20145 este Tribunal otorgó “(...) al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se Interpretación Prejudicial del 20 de noviembre del 2014, Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falla de uso como medio de defensa.1.2. 2.1. 2.2. 2.3. PROCESO 457-1P-2015 trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción;

2.1. 2.2. 2.3. PROCESO 457-1P-2015 trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos”, luego de que el Consultante atendió lo solicitado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pudo constatar que el SENAPI es un organismo constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es de carácter obligatorio, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver procedimientos tales como el de Oposición Andina al registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) —origen de la presente consulta-, aplicando la normativa andina. Asimismo, se ha determinado que el procedimiento contencioso seguido ante dicho órgano administrativo respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus actos. Por lo tanto, puesto que en la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se constató la legitimidad activa del SENAPI para solicitar interpretaciones prejudiciales ante este órgano jurisdiccional andino, consecuentemente, se concluye que la solicitud de interpretación prejudicial correspondiente a la presente causa sí reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina

presente causa sí reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina Consta en el expediente del proceso intemo que la sociedad PHARMAVITAL S.A. presentó oposición andina en Bolivia contra la solicitud de registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) solicitado por CLAUDIO CORONEL, sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador y Perú, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la oposición andina. Conforme con el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. Adicionalmente el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Requisitos para formular la oposición andinaPROCESO 457-1P-2015 2.4. Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con

nombre de “oposición andina”. Requisitos para formular la oposición andinaPROCESO 457-1P-2015 2.4. Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 2.5. Interés real. Se debe acreditar interés real en el país miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que la misma se realice en el mismo momento en que se presentó la oposición, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposicion.” Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 2.6. La acreditación del interés real tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho Pals Miembro realmente es de su interés. 2.7. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que podría presentar la solicitud de

2.7. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que podría presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 2.8. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 2.9. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. Efectos de la oposición andina 2.10. Oposición andina con una marca previamente registrada. Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 188-IP-2011 de 14 de marzo de 2012.PROCESO 457-1P-2015 2.11.Oposición andina con una solicitud previamente presentada. Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya

de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del Artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 2.11.1. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 1.1.1. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 2.12.Conforme con lo expuesto, para el caso particular se deberá determinar si 3.1. 3.2. se cumplieron todos los requisitos para presentar una oposición andina. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación En vista de que en el proceso intemo se discute si los signos mixtos PERFECTHA DEEP y PERFECTHA DERM son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de jufio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8t ¢ a) b)

PROCESO 457-1P-2015

El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra

consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirifio piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 3.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) c) d) 9 Ibidem.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.PROCESO 457-1P-2015 3.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) b) c) d) 10 Ibidem. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente

ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa. El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van

por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayorPROCESO 457-1P-2015 al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería". 3.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 4.1. Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo mixto PERFECTHA DEEP y la marca mixta previamente registrada PERFECTHA DERM, hay que tomar en cuenta que estos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras

preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.'? 4.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico 12 3 4 del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión3; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. Si el elemento gráf