TJCA - Proceso 463-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso: 463-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-3103009-2011-00170-01

Referencia: Infracción Derechos de Propiedad Industrial marca

ECONOTAXI

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C-1542 de 10 de septiembre de 2015, recibido por este Tribunal el 11 de septiembre del mismo año, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y 9); 135, literales a), d), f) y j); 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina. El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel proceso interno

Demandante: METROKIA S.A.

Demandado: CINASCAR DE COLOMBIA S.A.2.1.

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Hechos relevantes El 25 de febrero de 2004, la sociedad METROKIA S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para el registro como marca el signo EKOTAXI (denominativo) para identificar productos

Hechos relevantes El 25 de febrero de 2004, la sociedad METROKIA S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud para el registro como marca el signo EKOTAXI (denominativo) para identificar productos de la Clase 12' del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). El día 26 de agosto de 2004, mediante Resolución 20497, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió por el término de 10 años a favor de METROKIA S.A. la marca EKOTAXI para identificar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El 18 de enero de 2010, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. (en adelante, CINASCAR) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca el signo ECONOTAXI para identificar “vehículos automotores, aparatos de locomoción terrestre, aérea, acuática, entre otros.” comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional. El 25 de octubre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 57418, negó a CINASCAR el registro como marca del signo ECONOTAXI. METROKIA S.A., inició proceso ordinario por Infracción de Derechos Marcarios, con base en el uso indebido de la marca registrada ECONOTAXI y la confusión que se presenta con el signo EKOTAXI utilizado indebidamente por CINASCAR. Como consecuencia de la competencia residual para conocer sobre el

Marcarios, con base en el uso indebido de la marca registrada ECONOTAXI y la confusión que se presenta con el signo EKOTAXI utilizado indebidamente por CINASCAR. Como consecuencia de la competencia residual para conocer sobre el asunto, el 26 de marzo de 2015, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, conoció del proceso y mediante providencia negó las excepciones propuestas por CINASCAR y declaró que la demandada había incurrido en infracción marcaria, por el uso de la marca ECONOTAXI, y condenó a pagar la indemnización de perjuicios en favor de METROKIA S.A. y las costas del proceso. El 13 de abril de 2015, METROKIA S.A., interpuso Recurso de Apelación contra el numeral cuarto de la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá. Por su parte, el 14 de abril de 2015, CINASCAR presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia del 26 de marzo de 2015, en la cual se declaró que CINASCAR incurrió en infracción marcaria y como Clase 12: vehículos; aparatos de locomoción terrestre2.9. 31. 3.2. 33. consecuencia se condenó al pago de perjuicios a favor de METROKIA S.A. El 29 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante providencia, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y 9), 135, literales a), d), f) y j), 155 y 169 de la

D.C., mediante providencia, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y 9), 135, literales a), d), f) y j), 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El juez aplicó los criterios propios de los estudios de registrabilidad de marcas, en lugar de realizar un examen a la luz de los presupuestos de infracción de marcas, lo que significa que el análisis adelantado por el operador judicial se debió basar en pruebas contundentes aportadas por la parte demandante, en las cuales se debe demostrar el supuesto de hecho en el que exista similitud entre los signos en conflicto que generaría riesgo de confusión. El juez consideró erróneamente que la prueba de la confusión en el mercado no es un presupuesto para que se configure la infracción de marcas, de manera que, al conceder una protección automática, por considerar que los signos presentaban semejanzas, bajo un régimen de responsabilidad objetiva, no encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico andino, ni en la jurisprudencia, pues es claro que cuando se trata de signos similares, para productos iguales o similares, la “prueba de la confundabilidad es indispensable Se dio un alcance errado al concepto de marca débil, pues no tuvo en cuenta los parámetros que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha indicado frente a las marcas evocativas, y sobre todo, en cuanto a que, estas tienen un nivel más bajo de protección

cuenta los parámetros que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha indicado frente a las marcas evocativas, y sobre todo, en cuanto a que, estas tienen un nivel más bajo de protección frente a las marcas que son totalmente de fantasía, por lo que sólo se protegen frente a la reproducción total del signo. Argumentos de la contestación en el Recurso de Apelación Del correspondiente análisis realizado al expediente no desprende contestación alguna por parte de METROKIA S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 literales a), d) y 9), 135 literales a), d), f) y j), 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.No procede la interpretación de los Artículos 134 Literales a), d) y g; 135 a), d), f) y j); y, 169 de la citada norma por no tener relación y aplicación al caso concreto. Por lo tanto, procede la interpretación del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser aplicable a la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado 1.1. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial por parte de METROKIA S.A. por la utilización indebida de su marca ECONOTAXI por parte de

1.1. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial por parte de METROKIA S.A. por la utilización indebida de su marca ECONOTAXI por parte de CINASCAR al ser confundible con su marca registrada EKOTAXI. 1.2. El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.3.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 41.4.

cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 41.4. 1.5. 1.3.2.1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. 1.3.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del Artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del Artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el Derecho de Propiedad Industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Respecto al uso indebido de un signo idéntico o similar a una marca registrada el Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Resumen del Sujeto activo | Sujeto pasivo supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida Supuesto | | una marca que | directamente para productos sobre productos.distingue aplicada sobre productos. productos. Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca que | sobre productos para servicios distingue vinculados a los aplicada sobre Supuesto II servicios. servicios que productos. distingue la marca protegida. Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca que | sobre envases, para productos o distingue envolturas, servicios aplicada Supuesto productos o embalajes o sobre envases, mn servicios. acondicionamiento | envolturas, s de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. 1.7. 1.8. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del

realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos o servicios con un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado El literal d) del Artículo 155 prevé que el legítimo titular de una marca pueda impedir a cualquier tercero -que no cuente con la correspondiente autorizacion-, utilice en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio que esta proteja, bajo la condición de que tal uso genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 1.8.1. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. a) La conducta se califica mediante el verbo "usar", por lo tanto, 61.9. se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como por ejemplo el uso en publicidad, la identificación de una actividad

61.9. se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como por ejemplo el uso en publicidad, la identificación de una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas. b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada. Cc) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.8.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de contusión. Por tanto un signo que se esté usando en el comercio sin la debida autorización puede afectar el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca registrada para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la

inducir al consumidor a error es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo usado en el comercio sin la debida autorización puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir3. Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras sobre la presunta infracción. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o

semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuantoal riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.10. Cuando se analice la posible semejanza entre signos, se observará los siguientes criterios: 1.10.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.10.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN".

Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR".1.10.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.10.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejantes. 1.11. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) — Alrealizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.12. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.13. Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca EKOTAXI (denominativo) y el supuestamente infractor N ECONOTAXI (denominativo), teniendo en cuenta su naturaleza (signos denominativos) para determinar la existencia posible del riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación. $ Proceso 15-IP-2013, de 06 de marzo de 2013. Caso: 'KOLKANA (mixta)". Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 9En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 11001-3103009-201100170-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo

00170-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AS, vi Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Ramiro Gómi pac MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10