TJCA - Proceso 477-IP-2016

S + TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017

Proceso: 477-1P-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-276744

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FRISBY + FIGURA DE UN

POLLO (mixta) FIGURA DE UN POLLO (gráfica) vs. EL BRASERO ROJO.COM (mixto)

Magistrada Ponente: — Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-302 de 17 de agosto de 2016, recibido el 1 de septiembre de 2016 vía courier, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Intemo N 2015-276744; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.A.

1. 2.1. Proceso 477-1P-2016

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: FRISBY S.A.

Demandado: JORGE LUIS MEJÍA CARPIO Hechos relevantes El 19 de septiembre de 2015, FRISBY S.A. presentó, ante la

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: FRISBY S.A.

Demandado: JORGE LUIS MEJÍA CARPIO Hechos relevantes El 19 de septiembre de 2015, FRISBY S.A. presentó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

(en adelante, la SIC), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial" en contra del señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO, por el uso sin autorización de la enseña comercial consistente en la figura de un pollo, la cual la ha usada por FRISBY S.A. desde el año 1977, así como por ser titular de las siguientes marcas: 7 | N ! Radicación 15-276744-00000-0000. Marca Clase | Productosiservicios | Certificado FRISBY 43 Restaurantes y | 268962 + restaurantes de FIGURA comidas rápidas. DE UN POLLO FRISBY _ 43 Restaurantes y | 269980 + 7 _T restaurantes de FIGURA VA comidas rápidas.

DE UN > POLLO .1/ E - ..

FRISBY e [ 29 Pollo, carne de res y | 361403 + >= de cerdo, pescado, FIGURA . cordero, mariscos, DE UN | & crustáceos, moluscos, POLLO | £ aves, conejo y palo; extractos de came, a jamón, morcilla, — i salchichas, salchichones, cherizos, — mortadela, longaniza, tocino y tocineta: frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de 2Proceso 477-1P-2016 frutas, ensaladas de

longaniza, tocino y tocineta: frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de 2Proceso 477-1P-2016 frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceiles y grasas — comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, mani, ajonjoli, coco, palma, nuez (mantequilla de mani, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, polla y carne, gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

FIGURA

DE UN POLLO Pollo, came de res y de cerdo, pescado, cordero, mariscos, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de came; jamón, morcilla, salchichas, salchichones, chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas, granos y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis,

y legumbres en conserva, secas y cocidas, pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla); aceites y grasas comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, mani, ajonjolí, coco, palma, nuez (mantequilla de mani, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones — para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, 220898Proceso 477-1P-2016 pollo y carne; gelatina de tomate, encurtidos, pasas, salsas para ensalada, papas chips (papas fritas a la inglesa), croquetas alimenticias.

FIGURA

DE UN POLLO Pates de came y pollo, crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelería, — galletas, adornos comeslibles para pasteles, confileria; almendras; almidón; anís; miel; jarabe de melaza, levaduras; polvos para esponjar, pizzas; sándwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sorbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche) chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias;

sorbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche) chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; — sémola; salsa kélchup; hielo; café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; te; aromáticas; harinas (de maiz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales. 220899

FIGURA

DE UN POLLO 42 Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas — preparadas de las clases 29, 30, 31 y 32 para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio; — cafeterías, tabemas, bares, tascas, fondas, posadas, merenderos, cavas y 217017Proceso 477-1P-2016 establecimientos similares.

FIGURA

DE UN POLLO 29 Pollo, carne de res y | 220901 de cerdo, pescado, cordero, — mariscos, crustaceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamon, morcilla; salchichas; salchichones;chorizos,

cordero, — mariscos, crustaceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamon, morcilla; salchichas; salchichones;chorizos, mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lacteos y sus derivados (kumis, yogurth, queso, nata, bebidas lacleas en que predomina la leche, mantequilla) ; aceites y grasas comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, mani, ajonjoli, coco, palma, nuez); mantequilla de mani, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones — para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, pure de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias.

FIGURA

DE UN POLLO 30 Pates de carne y pollo; | 220900 crepes y lacos; pastas alimenticias; pan, pasteleria, — galletas, adornos comestibles para pasteles, confitería; almendras; almidón; anis; miel; jarabe de melaza, levaduras; polvos para esponjar, pizzas;

pasteleria, — galletas, adornos comestibles para pasteles, confitería; almendras; almidón; anis; miel; jarabe de melaza, levaduras; polvos para esponjar, pizzas; sándwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sorbeles; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocdate con leche,Proceso 477-1P-2016 café con leche): chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; — sémola; salsa kétchup; hieto; café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; cacao, bebidas a hase de cacao; azúcar; arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del calé; te; aromáticas; harinas (de maiz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales. FRISBY De la revisión de la | 180183 + página web de la SIC FIGURA aparecen — productos DE UN de Dira clase POLLO internacional. FRISBY Pollo, carne de res y | 276975 + de cerdo, pescado, FIGURA cordero, mariscos, DE UN crustáceos, moluscos, POLLO aves, conejo y pato; extracios de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, — mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos

POLLO aves, conejo y pato; extracios de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, — mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y — legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, ensaladas de frutas y verduras; huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nata, bebidaslácteas en que predomina la leche, mantequilla) ; aceites y grasas — comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, maní, ajonjolí, coco, palma, nuez), mantequilla de maní, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones — para hacer sopas, conservas alimenticias,Proceso 477-1P-2016 empanadas de queso, polla y carne; gelatina, puré de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias. FRISBY a FIGURA DE UN POLLO Pollo, carne de res y de cerdo, pescado, cordero, — mariscos, crustáceos, moluscos, aves, conejo y pato; extractos de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, — mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos

aves, conejo y pato; extractos de carne; jamón, morcilla; salchichas; salchichones; chorizos, — mortadela, longaniza, tocino y tocineta; frutas; granos y legumbres en conserva, secas y cocidas; pulpas de frutas, ensaladas de frutas huevos, leche, productos lácteos y sus derivados (kumis, yogurt, queso, nala, bebidas lácteas en que predomina la leche, mantequilla) ; aceites y grasas comestibles (de maiz, trigo, girasol, soya, oliva, mani, ajonjolí, coco, palma, nuez); mantequilla de mani, margarina, mayonesa, sopas y preparaciones — para hacer sopas, conservas alimenticias, empanadas de queso, pollo y carne; gelatina, puré de tomate, encurtidos, pasas, salsas para en salada, papas chips (papas fritas a la inglesa); croquetas alimenticias. 234783 Pates de carne y pollo; crepes y tacos; pastas alimenticias; pan, pastelerla, — galletas, adornos comestibles para pasteles, confilería; almendras; almidón; anís; miel; jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar, pizzas; 2411672.2. 3.3. 3.4. Proceso 477-1P-2016 sándwiches; helados y helados comestibles;

jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar, pizzas; 2411672.2. 3.3. 3.4. Proceso 477-1P-2016 sándwiches; helados y helados comestibles; pudines, flanes; sarbetes; bebidas preparadas con leche (cacao con leche, chocolate con leche, café con leche); chicles; sal, mostaza; vinagre; salsas; condimentos; especias; edulcorantes naturales; — sémola; salsa kélchup; hielo; calé; bebidas a base de café; aromatizantes de — café; cacao, bebidas a base de cacao; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; le; aromáticas; harinas (de maiz, trigo, soya, cebada; plátano; papa) y preparaciones hechas de cereales. Por Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda por parte de FRISBY S.A. . Es titular de las marcas enunciadas en el punto 2.1. de los hechos. Usa desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida la enseña comercial que incluye la figura de un pollo. Uso de la figura del pollo como la mascota de los diversos restaurantes. El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO se dedica a la venta de pollo,

comercial que incluye la figura de un pollo. Uso de la figura del pollo como la mascota de los diversos restaurantes. El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO se dedica a la venta de pollo, pescado y came a la parrilla, bajo la denominación EL BRASERO ROJO.COM, utilizando dentro de la gráfica la figura de un pollo que coincide con la figura de pollo utilizada por FRISBY S.A. desde hace varios años.3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 477-1P-2016 El demandado se dedica a la misma actividad que FRISBY S.A., es decir, a la venta de productos alimenticios a través de un establecimiento comercial, utilizando la FIGURA DEL POLLO de POLLO FRISBY. Pese a que se le remitió una comunicación solicitándole el cese del uso de la figura de POLLO FRISBY, no dio respuesta a la misma, y pese a los intentos de conciliación fue imposible que compareciera. El demandado no podia hacer uso de la enseña comercial y de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. sin su autorización. Las marcas de FRISBY S.A. son notoriamente conocidas por ser líder en el mercado de restaurantes especializados en la venta de pollos. El consumidor medio al observar el establecimiento comercial utilizado por el señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO considera que está ante un establecimiento de FRISBY S.A. 3.10.El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO ha incurrido en la conducta del Artículo 155 literal a) de la Decisión 486 al aplicar un signo idéntico al de FRISBY S.A. para los mismos servicios.

3.10.El señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO ha incurrido en la conducta del Artículo 155 literal a) de la Decisión 486 al aplicar un signo idéntico al de FRISBY S.A. para los mismos servicios. 3.11.De igual manera incurre en la figura del Articulo 155 literal d) de la 4. Decisión 486 al tratarse de un signo notorio el que ha sido infringido. Argumentos de la Contestación En el Auto 69503 de 8 de agosto de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC manifestó que la parte demandada no presentó contestación a la demanda.Proceso 477-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación solicitada para poder dar respuesta a las inquietudes que formula. De oficio se interpretarán los artículos 154, 155 literales a) y e), por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca notoria y los artículos 136 literal b),190 y 200 de la misma Decisión? antes citada, para analizar lo referente a la enseña comercial. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del lilular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especte, calidad, cantidad, desiino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u ofras características de

en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especte, calidad, cantidad, desiino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u ofras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a lítulo de marca, y lal uso se límite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad 0 adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con las productos de la marca registrada, siempre que lal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” Artículo 154,- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: 4) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto

se ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución da la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; “ 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; “Artículo 190.- Se entanderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 10O Noo,rwN Udla 1.2. 1.3. Proceso 477-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Acción por infracción de una marca notoria. El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos figurativos y mixtos, Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos figurativos y mixtos, Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis, se interpone una acción por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas de propiedad de FRISBY S.A. mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas en Colombia, por lo que se analizará esta figura legal. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Pueda constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantilas. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantilas. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. () “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 111.4. 2.2. 2.3. Proceso 477-1P-2016 a) Positiva: esla facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarta, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) — Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción de una marca notoria . Enel caso en análisis la actora afima que sus marcas FIGURA DE UN

o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción de una marca notoria . Enel caso en análisis la actora afima que sus marcas FIGURA DE UN POLLO (mixtas) son notoriamente conocidas y el señor JORGE LUIS MEJÍA CARPIO está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan las contenidas en los literales a) y f): 2.2.1. Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 2.2.2. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos o servicios para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 122.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 477-IP-2016

cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 122.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 477-IP-2016 Basta que se incorpore la marca en el producto o se lo anuncie en el servicio para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. En consideración a la alegación de que el signo FIGURA DE UN POLLO es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Artículo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor 1) al adquirir determinado producto o servicio creyendo que está adquiriendo otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con

otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada". Civitas, Madrid España, 1995, p. 283. 132.9. Proceso 477-IP-2016 Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de

el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legitimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo". 2.10.El literal e) del Artículo 155 hace expresa relación al uso en el comercio 2.11. del uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cualquier producto o servicio, cuando este uso cause a su titular un daño económico o comercial injusto, dándose como consecuencia la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria y su aprovechamiento injusto del prestigio. La legislación comunitaria otorga al titular del registro de la marca la facultad para 'impedir' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 2.12.La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los

o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 2.12.La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 2.13.De conformidad con lo anterior, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente Interpretación Prejudicial. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas”. Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires Argentina, p. 247. 1431. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 37. Proceso 477-1P-2016 El rótulo comercial o enseña, su protección y su prueba Argumenta la actora que ha utilizado la enseña comercial FRISBY desde el año 1977 de manera pública e ininterrumpida con la figura del pollo, por lo que se analizará este tema. La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se

La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el Artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se ultiliza para identificar un establecimiento mercantil”? El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el Artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil®.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo?

La respuesta es no, pues, el