TJCA - Proceso 48-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 48-1P-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 14, 16, 18, 19, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Organo nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la

República del Perú. Apelante: ARCHON

TECHNOLOGIES LTD. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente:

“UN METODO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO”,

Expediente Interno: 05977-2011-0-1801-JR-CA-09.

Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción”.

VISTOS: El Oficio 5977-2011-0/5ta SECA-CSJL!-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la

adopción”.

VISTOS: El Oficio 5977-2011-0/5ta SECA-CSJL!-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (actualmente Quinta Sala), presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05977-2011-0-1801-JRCA-09.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. ! Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TICA-2015ANTECEDENTES. Partes

Apelante: ARCHON TECHNOLOGIES LTD.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOP!, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 7 de junio de 2005 la Sociedad Archon Technologies Ltd., reivindicando prioridad presentada el 7 de junio de 2004 en Estados Unidos de Norte América, presentó en Perú la solicitud de patente de invención denominada YACIMIENTO

PETROLÍFERO REFORZADO EN EL PROCESO DE

COMBUSTIÓN IN SITU.

El 9 de mayo de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por: PROCESO

PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE -UN

COMBUSTIÓN IN SITU.

El 9 de mayo de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por: PROCESO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE -UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO debido a que consideró que este nombre definiría de manera más adecuada la solicitud. El 26 de mayo de 2006, Archon Technologies Ltd. sugirió que el título de la invención sea UN MÉTODO PARA EXTRAER

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO

SUBTERRÁNEO.

El 30 de mayo de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita la orden de aviso de publicación con el título propuesto por la solicitante. El 18 de junio de 2006, se efectúo la corespondiente publicación en el Diario Oficial "El Peruano". El 17 de abril de 2007 Archon Technologies Ltd. adjuntó un nuevo pliego de 20 reivindicaciones señalando que el mismo no implica una ampliación de lo originalmente expuesto. El 5 de diciembre de 2008, la examinadora de patente emitió el Informe Técnico BCC 42-20008 en el que analizó el pliego de10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. reivindicaciones originalmente presentado y el presentado con posterioridad, concluyendo que lo solicitado como patente de invención supuestamente no cumple con el requisito de nivel inventivo según lo establecido el artículo 18 de la Decisión 486.

El 23 de marzo de 2009 Archon Technologies Ltd. dio respuesta al Informe Técnico adjuntando un nuevo pliego de 15

invención supuestamente no cumple con el requisito de nivel inventivo según lo establecido el artículo 18 de la Decisión 486. El 23 de marzo de 2009 Archon Technologies Ltd. dio respuesta al Informe Técnico adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. El 24 de septiembre de 2009 la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico BCC 42-2008/A concluyendo que las 15 reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de nivel inventivo. El 28 de octubre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada mediante Resolución

1435-2009/DIN-INDECOP!.

El 23 de noviembre de 2009 Archon Technologies Ltd. interpuso recurso de reconsideración adjuntando como prueba instrumental copia de las patentes concedidas en Gran Bretaña y Estados Unidos de América. El 21 de enero de 2010 mediante Resolución 23-2010/DININDECOP! la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundado el recurso de reconsideración. El 15 de febrero de 2010, Archon Technologies Ltd. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su escrito de 23 de marzo de 2009. El 17 de julio de 2011 el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 139-2011, concluyendo que las quince reivindicaciones no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Mediante Resolución 1601-2011/TPI-INDECOP! la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 23-2010/DIN-INDECOPI, y denegar la

Mediante Resolución 1601-2011/TPI-INDECOP! la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 23-2010/DIN-INDECOPI, y denegar la patente de invención para UN MÉTODO PARA EXTRAER

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO

SUBTERRÁNEO.

El 10 de noviembre de 2011 Archon Technologies Ltd. presentó demanda contenciosa administrativa, solicitando se declare la nulidad de la Resolución 1601-2011/TPI-INDECOP!. El 17 de abril de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa presentada.yA 18. 19. 20. Mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, de 23 de enero de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado permanente especializado en lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda. El 18 de febrero de 2014 Archon Technologies Ltd. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. Mediante providencia de 12 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala), decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: - Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión, respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo, y susceptibilidad de aplicación industrial que debe presentar una patente de invención a efecto de que logre

• Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión, respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo, y susceptibilidad de aplicación industrial que debe presentar una patente de invención a efecto de que logre alcanzar la protección solicitada. - Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 16 de la Decisión 486 respecto a la forma de evaluar el estado de la técnica y cuáles son los medios de prueba idóneos para establecer dicho estado al momento de la presentación de la solicitud de patente. - Como debe analizarse e interpretarse el artículo 18 de la Decisión, respecto a la forma de determinar el nivel inventivo del objeto para patentar, así como la forma de interpretar cuándo la unión de dos o más objeto previamente patentados generan un nuevo invento que no pudo ser deducido, conocido y/o ser considerado como predecible para un conocedor de la materia, y logre generar un nuevo invento. - Como debe analizarse e interpretarse el artículo 19 de la Decisión respecto de la forma en que un invento logre crear novedad en la industria que los diferencia de objetos patentados que ya se encuentren en el estado de la técnica. - Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidadque se soliciten. Asimismo, interpretar dichos artículo respecto a cuándo se considera que un informe técnico es necesario para los fines del examen de patentabilidad.

b. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

21. La sociedad Archon Technologies Ltd., en su escrito de demanda

respecto a cuándo se considera que un informe técnico es necesario para los fines del examen de patentabilidad. b. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

21. La sociedad Archon Technologies Ltd., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que la resolución impugnada (Resolución 16012011/TPI-INDECOPI de 26 de julio de 2011) confirma la resolución de primera instancia con documentos técnicos que han sido emitidos sobre la base del Informe Técnico LPC 39-2011 el cual no le fue notificado a la accionante a efectos de que ejerza su legítimo derecho de defensa.

Afirma que el INDECOPI no consideró las pruebas que aportó, tales como, los títulos de registro de la patente en Estados Unidos de Norteamérica y que consideró que no son vinculantes. Que hubo violación al derecho a la defensa. Arguye que la patente solicitada sí tiene nivel inventivo y no está en el estado de la técnica. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

22. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que: “La demanda resulta improcedente debido a que en la vía de apelación no se cuestionó la notificación del informe técnico y en todo caso infundada debido a que sólo existe obligación legal de notificar el primer informe técnico y no es posible modificar las reivindicaciones en segunda instancia, toda vez que en esa instancia no corresponde

informe técnico y en todo caso infundada debido a que sólo existe obligación legal de notificar el primer informe técnico y no es posible modificar las reivindicaciones en segunda instancia, toda vez que en esa instancia no corresponde hacer un nuevo examen de un documento que no ha sido evaluado por la Dirección, sino cuestionar lo resuelto en primera instancia".

Señala que: “La administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de posteriores informes, este criterio fuec. d. consentido por la demandante al no cuestionarlo en el recurso de apelación". - Comenta que: “Es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En el presente caso la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de las observaciones de inconformidad”. - Precisa que: "En realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que: “El tribunal del INDECOP! tiene competencia resolutiva en vía de revisión por lo que no puede pronunciarse sobre puntos que no han sido conocidos por la Dirección en primera instancia, por lo que no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente en segunda instancia”. - Manifiesta que: “El recurso de apelación en la vía administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por lo que no corresponde conocer vía apelación hechos que no fueron

segunda instancia”. - Manifiesta que: “El recurso de apelación en la vía administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por lo que no corresponde conocer vía apelación hechos que no fueron sometidos a la evaluación de la Dirección en su oportunidad”. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: "no considera amparable el argumento formulado por el demandante, respecto a que el Tribunal del INDECOPI no se pronunció sobre las modificaciones a la solicitud de registro de patente; toda vez que, no se considera viable que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOP! se pronuncie sobre hechos o circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa, y que puedan ser susceptibles de un control posterior, pues aceptar un criterio contrario implicaría desnaturalizar los mecanismos procedimentales y de control que la normativa nacional ha reservado a la instancia de revisión administrativa. Argumentos del Recurso de Apelación:23. La sociedad Archon Technologies Ltd., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Afirma que es errada la interpretación de que la autoridad administrativa no estaba en la obligación de notificar el mencionado informe, toda vez que la ley de la materia no establecía su obligatoriedad.

Alega que: “se trata de dos asuntos totalmente diferentes.

En un caso se trata de observaciones de la Oficina de Patentes (artículo 45) y en el otro caso se trata de observaciones de un informe de expertos (artículo 46). (...) en consecuencia si el legislador del artículo 46 dispuso que

En un caso se trata de observaciones de la Oficina de Patentes (artículo 45) y en el otro caso se trata de observaciones de un informe de expertos (artículo 46). (...) en consecuencia si el legislador del artículo 46 dispuso que si la Oficina de Patentes consideraba pertinente el informe de expertos, obviamente, (...) debió notificar el resultado del mismo. En otras palabras si con facultad discrecional la autoridad consideró necesario recurrir a un informe técnico, necesariamente estaba en la obligación de notificar el resultado del mismo".

Señala que: “las modificaciones a las reivindicaciones presentadas son las mismas que se vieron en primera instancia y que están debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, únicamente se modificaron en su redacción para poder alcanzar mayor claridad en su nivel inventivo a fin de obtener un informe favorable. Por lo que el asunto de fondo de las reivindicaciones, sí se vio en primera instancia”.

Concluye que: "el artículo 45 establece y se refiere al análisis que la Oficina de Patentes hace de la solicitud y las objeciones que encuentre, le notificarán al solicitante dos o más veces si lo estima conveniente. Este párrafo se refiere exclusivamente a objeciones que la oficina de patentes efectúe. En contraposición, el artículo 46 se refiere al caso en que la Oficina de Patentes solicite el informe de expertos

(que es el caso de la solicitud). Por lo tanto, (...) debió notificarse al solicitante el informe del experto, al no efectuar la notificación al solicitante se incurrió en flagrante infracción al debido proceso y en consecuencia en causal de nulidad”.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

notificarse al solicitante el informe del experto, al no efectuar la notificación al solicitante se incurrió en flagrante infracción al debido proceso y en consecuencia en causal de nulidad”.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 19, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.Cc. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Las patentes de invención. Requisitos de patentabilidad. La

Novedad.

B. La modificación de una solicitud de patente.

C. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos

D. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicilud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de palente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha

de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anteñor cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. (] Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. [un Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos

subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b)copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera, €) copia de la patente u ofro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, €) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titula de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.a

LAS PATENTES DE INVENCIÓN. REQUISITOS DE

PATENTABILIDAD. LA NOVEDAD.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.a

LAS PATENTES DE INVENCIÓN. REQUISITOS DE

PATENTABILIDAD. LA NOVEDAD.

24. Para dar contestación a las primeras cuatro interrogantes de la Sala consultante, este Tribunal se referirá a las patentes de invención y sus requisitos.

Concepto de invención.

25. Tratando el concepto en sí de qué se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual "la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.

26. El Tribunal, ha manifestado que “el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventiva, y sean susceptibles de

mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventiva, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

27. La Corte consultante deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de fa acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación.

Requisitos de patentabilidad.

28. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC.

Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán” Madrid 1969, pp. 73 y siguientesque pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la noma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

29. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad,

desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

29. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) — Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención

30. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.“

31. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni | con el pretendido inventor, sino en relación con el estado abjetivo de la técnica en un momento determinado". b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad" “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad" “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo

invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 4 1032. 33. 34.

35. 36. “(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad" “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implicita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente™.

Según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo". Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de

previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Toma 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-1P-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.) SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002, En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 1137. b) 38. 39. 40. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) — Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la

deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) — Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. dy) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido o