TJCA - Proceso 49-IP-2012

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 049-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión.

Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y

Competencia Desleal.

Actor: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de la SOCIETÉ BIC.

Proceso interno Nº 357-11-1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº357-11-1; El auto de 28 de agosto de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo

125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de

SOCIETÉ BIC.

Demandado: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. b) Hechos.

En vista a que ni el juez consultante ni el demandado hacen una descripción de los hechos, del escrito de demanda se desprenden los siguientes:

1. SOCIETÉ BIC es propietaria de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.- 22. El señor Alejandro Ordóñez Pinos es distribuidor de útiles escolares, entre los cuales vende bolígrafos “reproduciendo las marcas tridimensionales que protegen la forma del bolígrafo BIC CRISTAL, debidamente registradas en el Ecuador”.

3. Dichos bolígrafos están comercializados en cajas marcadas PXSTICK BEIFA y PUNTO FINO BEIFA, cuyos modelos imitados, entre otros son el BEIFA AA934 y

BEIFA 900.

4. La parte actora manifiesta que le envió un comunicado al demandado indicándole que existe una infracción a los derechos de propiedad intelectual por la comercialización de los productos BEIFA “que reproducen marcas tridimensionales registradas en el Ecuador por BIC”. El demandado continuo con la comercialización del producto.

5. El 24 de marzo de 2011, la actora presentó una demanda de Medidas Cautelares,

que fue conocida por la Jueza Novena de lo Civil del Guayas. Por providencia de 31 de marzo de 2011 la Jueza dispuso la realización de una inspección judicial.

6. Según Acta de Inspección adjunta los hijos del demandado “confirmaron la comercialización del modelo de bolígrafo que reproduce las marcas tridimensionales registradas por BIC”.

7. De acuerdo a la mencionada Acta de Inspección “se desprende también la imposición de la orden judicial de ‘prohibición de importar, comercializar, distribuir, vender, el mencionado producto, bajo pena de clausura de esta bodega’ y una advertencia de no comercializar el bolígrafo reproduciendo al producto BIC CRISTAL mientras se resuelva la acción planteada por BIC”.

8. El 5 de abril de 2011 el demandado presenta su contestación a la demandada. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIETÉ BIC, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Afirma que el demandado está comercializando en el Ecuador “tanto el diseño tridimensional del bolígrafo BIC CRISTAL, como el diseño tridimensional de la tapa del mismo bolígrafo BIC CRISTAL”, agrega “Es evidente (…) que existe un grave acto de imitación en el cual se han reproducido las marcas tridimensionales registradas por

BIC”.

2. El presente caso “constituye un grave acto de falsificación de marcas tridimensionales pues el demandado, actuando de mala fe, PRETENDE ENGAÑAR A

LOS CONSUMIDORES al expender un producto, falsificando la forma registrada del bolígrafo BIC CRISTAL, aprovechándose del nombre y prestigio de BIC y de la notoriedad de su famoso bolígrafo BIC CRISTAL”.

3. Inicialmente cita los artículos 134 y 155 de la Decisión 486. Manifiesta que los actos descritos se encasillan dentro de los actos de competencia desleal, cita los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.- 34. A pesar de que le solicitó que no continúe con la comercialización del bolígrafo, el demandante “PERSISTIÓ en la comercialización y venta, en una evidente actitud de

MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL (…)”.

5. Como pretensiones solicita:  “El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos y de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos BEIFA, modelos AA934, 900 y demás que reproduzcan las marcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.  El comiso definitivo de todos los ejemplares de bolígrafo BEIFA (…).  El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a los modelos de bolígrafo BEIFA (…).  Se disponga la prohibición definitiva de la importación de bolígrafos BEIFA (…).  Reclamo de indemnización de daños y perjuicios (…).  Reclamo de reparación del daño ocasionado al poder distintivo del Bolígrafo BIC

CRISTAL en virtud de las ventas y publicidad efectuada por el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El señor Alejandro Ordóñez Pinos contesta la demanda sosteniendo que:

1. Improcedencia de la demanda y falta de derecho del actor. Afirma que quien demanda debe ser el titular sin embargo, “en el presente proceso iniciado por quien dice ser Representante de BIC sucede que quien demanda no es el titular de la marca BIC.

Sino una tercera persona”. En el registro marcario aparece como apoderado de la SOCIETÉ BIC el señor Santiago Bustamante Luna. Es decir quien representa esa marca en el Ecuador y por ende el único legitimado para presentarse a juicio en defensa de los derechos de la marca BIC (…). No existe dentro de este proceso así como en ningún otro que haya existido una cesión de derechos marcarios a favor de PBP Representaciones, que le otorgue la titularidad para demandar los derechos que le otorga el ser dueño de una marca”.

2. Por lo tanto, para pedir medidas cautelares “El Juez debe necesariamente cerciorarse de que quien las pida ACREDITE SU LEGITIMACIÓN PARA OBRAR”.

Afirma que “EXISTE ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA EN LA PRESENTE CAUSA”.

3. También afirma la “ILEGITIMIDAD POR VICIOS DEL PODER DE QUIENES DEMANDAN EN ESTE PROCESO”. Hace referencia a los vicios de fondo y de forma en la emisión del poder concedido. Manifiesta que el poder se ha entregado a la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., es decir a una persona jurídica, lo que no

es permitido. Además, la COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. “actuó como Procurador Judicial de una compañía extranjera que no EXISTE en el Ecuador (…)”, lo cual no es posible.

4. Inicialmente no se dictaron medidas cautelares y se autorizó la libre venta del bolígrafo de BEIFA y afirma que existió “ilegalidad e inconstitucionalidad de la petición de medidas cautelares definitivas en contra del demandado”.- 45. Manifiesta la “FALSEDAD DE QUE LA MARCA BEIFA SEA UNA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA BIC” y que la marca BEIFA está registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual para distinguir productos de la Clase 16 y al registro de esta marca no presentó oposición la SOCIETÉ BIC.

6. En el caso concreto “no existe intento alguno de Falsificar los productos con la marca BIC y mas bien los productos que se encuentran comercializando se denominan BEIFA” por lo que “los titulares de la marca BIC en consecuencia, no pueden de ninguna manera (…) condicionar la venta de los productos con la marca BEIFA por ser completamente diferentes en sus denominaciones y por que (sic) no se los puede considerar como falsificados al ser productos originales comercializados por el titular de la marca”.

7. Cita el artículo 247 de la Decisión 486.

8. Se refiere a la marca tridimensional diciendo que “no es condición necesaria la existencia de la marca Tridimensional ésta debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley para el Registro de cualquier tipo de marca. Sin dejar de tomar en cuenta que

no son registrables las formas usuales de los productos (…)”.

9. Afirma que los productos tanto de BEIFA como de BIC han coexistido pacíficamente en el mercado. Y que no existe la competencia desleal denunciada.

CONSIDERANDO: Que, las normas contenidas en los artículos 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, tomando en cuenta los hechos controvertidos, las normas aplicables al caso concreto y las normas expresamente solicitadas por el consultante, se interpretarán los artículos 154, 155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249. No se

Comunidad Andina. De acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249. No se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:- 5Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “(…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca. (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional

competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios;- 6c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las

personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo7caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. De las Medidas Cautelares Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida

acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…)- 8Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla. (…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos. (…)”.

1. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial En el presente caso, se alega la falta de legitimidad del representante de la SOCIETÉ BIC, por este motivo se analiza el caso.

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente, es decir, basta la inminencia de una infracción para poder actuar. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en

el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor9de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. En el caso concreto, la sociedad SOCIETÉ BIC tiene legitimación para actuar en el caso toda vez que es propietaria del registro de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL Y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL, sobre la base de las cuales, supuestamente se perpetró un acto de competencia desleal. Sin embargo, la verificación del representante legal de dicha sociedad corresponderá al juez consultante, de acuerdo a su normativa procedimental interna. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En el caso de autos, la acción de la sociedad actora tiene como pretensión:  “El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos y de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos BEIFA, modelos AA934, 900 y demás que reproduzcan las marcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.  El comiso definitivo de todos los ejemplares de bolígrafo BEIFA (…).  El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a los modelos de bolígrafo BEIFA (…).  Se disponga la prohibición definitiva de la importación de bolígrafos BEIFA (…).

 Reclamo de indemnización de daños y perjuicios (…).  Reclamo de reparación del daño ocasionado al poder distintivo del Bolígrafo BIC CRISTAL en virtud de las ventas y publicidad efectuada por el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”. A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor. El mencionado artículo 241 de la Decisión 486 hace referencia a la marca falsa, en el sentido que en el caso de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca del mercado deberá, necesariamente, ir acompañada de acciones dirigidas a impedir que las marcas falsas se introduzcan en el comercio. En

este mismo sentido de protección al consumidor, no se podrá permitir que esos productos sean re exportados en el mismo estado, es decir como marcas falsas, ni podrán ser sometidos a un procedimiento aduanero diferente.- 10Se exceptúan de este tratamiento los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente o aquellos que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

2. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca.

El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el demandante cita los artículos 154 y 155 literales a) y d) en su escrito de demanda y la interpretación de esta normativa es solicitada por el consultante. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del

signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”. (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). “El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro”. (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado en el Proceso 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicado en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “ está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de

este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a11confusión”. (Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio de 2000). Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de

confusión o de asociación (literal d). En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra

cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496). El Tribunal ha es