TJCA - Proceso 496-IP-2015

i@j == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017

Proceso: 496-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria! — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2014-273500

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Modelo de

utilidad SISTEMA MODULAR REMOVIBLE DE

BARRERAS PARA FORTIFICACIONES.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-248, del 3 de septiembre de 2015, recibido vía courrier el 29 de septiembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial — Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N 2014-273500.

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 4 ¢21. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 496-1P-2015

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno: Demandante: JEAN PAUL O'BRIEN.

Demandado: WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S.

Hechos Relevantes:

2.6. 2.7. Proceso 496-1P-2015

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno: Demandante: JEAN PAUL O'BRIEN.

Demandado: WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S.

Hechos Relevantes: JEAN PAUL O'BRIEN es titular en Colombia de un modelo de utilidad en el sector de ingeniería mecánica, denominado SISTEMA MODULAR REMOVIBLE DE BARRERAS PARA FORTIFICACIONES, constituido por los siguientes elementos: i) perfiles (10) acanalados en C dispuestos exteriormente en tramos sobre la altura de la barrera; ii) perfiles (11) acanalados en C dispuestos interiormente en un solo tramo sobre la altura de la barrera y paralelos a los anteriores; iii) lámina (12) acanalados dispuesta a manera de recubrimiento y fijada sobre los perfiles exteriores e interiores; iv) medios tensores (13) como elementos de unión atornillada dentro del aspersor de la barrera para conectar los perfiles (10) y (11) y las láminas acanaladas (12) en ambas caras de las barreras. La solicitud fue concedida el 16 de agosto de 2011 (Expediente N° 9-85086).

El 28 de junio de 2008 JEAN PAUL O'BRIEN otorgó a KEITH ALLEN SPARKS (representante legal de WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S.), autorización escrita para el uso del modelo de utilidad, única y exclusivamente para un contrato con la Embajada estadounidense. Finalizado el contrato inicial, la Embajada estadounidense nuevamente ofertó licitación para la construcción de gaviones de fortificación en diferentes bases militares. WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S., se presentó a varias licitaciones

Finalizado el contrato inicial, la Embajada estadounidense nuevamente ofertó licitación para la construcción de gaviones de fortificación en diferentes bases militares. WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S., se presentó a varias licitaciones ofertadas por la Embajada estadounidense, acreditando como suyo el modelo de utilidad del señor O'BRIEN, sin contar con su previa autorización. Los contratos fueron adjudicados a WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S., y actualmente se encuentran en ejecución. JEAN PAUL O'BRIEN citó al Gerente y Subgerente de WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S., para llevar a cabo un acuerdo prejudicial. JEAN PAUL O'BRIEN interpuso acción por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S. El 25 de agosto de 2015, mediante Auto N° 66073, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 232. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 496-1P-2015 Colombia, decidió solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por JEAN PAUL O'BRIEN: . El modelo de utilidad fue exclusivamente diseñado para cumplir los requisitos de calidad y resistencia exigidos por la Embajada estadounidense en las licitaciones por ellos abiertas, cuyo objeto era la construcción de gaviones en las bases militares y policiales de Colombia para la protección de las fuerzas de fuego directo y/o indirecto. El contrato firmado por WESTERN SUPPORT

licitaciones por ellos abiertas, cuyo objeto era la construcción de gaviones en las bases militares y policiales de Colombia para la protección de las fuerzas de fuego directo y/o indirecto. El contrato firmado por WESTERN SUPPORT SERVICE S.A.S. y la Embajada estadounidense, establece que no se podía hacer uso de la patente, sin previa autorización, para otros contratos. El demandante, soportó la acción en los Artículos 238 y 239 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como las demás normas concordantes y afines que resulten aplicables". . También se demanda la indemnización de daños y perjuicios a su favor. Argumentos de la contestación presentada por WESTERN SUPORT

SERVICES S.A.S.: El SISTEMA MODULAR REMOVIBLE DE BARRERAS PARA FORTIFICACIONES, patentado por JEAN PAUL O'BRIEN, no pasó las pruebas de calidad y resistencia realizadas en la licitación.

JEAN PAUL O'BRIEN nunca fue titular del modelo de utilidad antes del 16 de agosto de 2011. KEITH ALLEN PARKS, como persona natural, se presentó a la licitación de la Embajada en el 2010 y fue rechazado el 2 de febrero de 2011, es decir, antes de la concesión de la patente sobre el modelo de utilidad. No celebró ningún contrato con el señor JEAN PAUL O'BRIEN. El demandante vendió, no a WESTERN SUPPORT SERVICES S.A.S., sino a KEITH ALLEN SPARKS una patente que no existía. El modelo de utilidad utilizado por KEITH ALLEN SPARKS en las posteriores licitaciones, es diferente al rechazado y utilizado en la primera licitación. La diferencia se puede apreciar en los planos de cada modelo.

El modelo de utilidad utilizado por KEITH ALLEN SPARKS en las posteriores licitaciones, es diferente al rechazado y utilizado en la primera licitación. La diferencia se puede apreciar en los planos de cada modelo. No se puede solicitar indemnización de daños y perjuicios a partir de la fecha de la adjudicación de la licitación en 2014, si el periodo comprendido entre la fecha que adquiere el carácter de pública la solicitud de patente de modelo El escrito de demanda presentado por el apoderado del señor JEAN PAUL O'BRIEN, no soporta los fundamentos de derecho con argumentos explícitos. 3Proceso 496-1P-2015 de utilidad y la fecha en que se dicta la protección o concesión de la misma, es el comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 16 de agosto de 2011. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 238, 241 literal b), y 243 de la misma normativa.? El consultante realizó la siguiente pregunta: “Interpretación Prejudicial del Artículo 239 de la Decisión 486 del 2000 en el sentido de explicar sí es posible solicitar, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la indemnización de perjuicios causados por usos no autorizados de la patente que hayan tenido lugar desde la fecha de presentación de la solicitud ante autoridad de registro y hasta la fecha en que dicha autoridad concede el privilegio sobre el modelo de utilidad”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

patente que hayan tenido lugar desde la fecha de presentación de la solicitud ante autoridad de registro y hasta la fecha en que dicha autoridad concede el privilegio sobre el modelo de utilidad”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- () “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecule actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el periodo comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado. ) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (. b) la indemnización de daños y perjuicios; () Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (. b) la indemnización de daños y perjuicios; () Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la Infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, e) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.1.1. 1.2.

CUESTION PREVIA

Proceso 496-1P-2015 Forma de solicitar la Interpretación Prejudicial Teniendo en cuenta la solicitud de Interpretación Prejudicial en el presente asunto, remitida por el consultante, el Tribunal estima pertinente referirse previamente a las características de la Interpretación Prejudicial y la forma de solicitarla3. La figura de la Interpretación Prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Regulación: Artículos 33 primer | Regulación: Artículos 33 segundo | párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina. párrafo del Tratado de Creación del Tribual de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o |

Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o | Última instancia ordinaria está obligado a | solicitarla. | Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez | expedida la Interpretación Prejudicial | debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.

No es necesario que se haga por medio | de un exhorto o cualquier otra forma para | recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio | dirigido al Tribunal de Justicia de la! Comunidad Andina. No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, no suspende el proceso. La nota No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza |

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, no suspende el proceso. La nota No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza | es de un incidente procesal. Suspende el proceso. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011 del 10 de mayo de 2012.1.3. Proceso 496-1P-2015 informativa sobre el planteamiento de la solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La Interpretación Prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso". Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la Interpretación Prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación Prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter

maneras, debe tenerse en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso hasta tanto el juez reciba la Interpretación Prejudicial. Aunque la Interpretación Prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar las preguntas que considere necesarias. De conformidad con lo expresado en el anterior esquema, tanto en la Interpretación Prejudicial obligatoria como en la facultativa, el Juez Nacional puede acudir directamente al Tribunal. Se recomienda consultar las pautas contenidas en la “Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de &Proceso 496-1P-2015 Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales”, disponible en la página web del Tribunal www.tribunalandino.org.ec.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La accién por infracción del derecho sobre el modelo de utilidad.

2. Respuesta ala pregunta del consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Laacción por infracción del derecho sobre el modelo de utilidad 1.1. Ha señalado la demandante en el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, que se ha violado sus derechos sobre la patente de modelo de

utilidad SISTEMA MODULAR REMOVIBLE DE BARRERAS PARA

1.1. Ha señalado la demandante en el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, que se ha violado sus derechos sobre la patente de modelo de utilidad SISTEMA MODULAR REMOVIBLE DE BARRERAS PARA FORTIFICACIONES, y ha requerido la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en el marco del Artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por tanto, el Tribunal desarrollará el tema planteado, así como la figura de la indemnización de perjuicios en el marco del Artículo 241 literal b) de la misma normativa. 1.2. Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente de modelo de utilidad para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el proceso 14-IP-2007, reiterada en el proceso 18-1P-2008, que el Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. 1.3. Dicha disposición recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. Además, para el supuesto de que la legislación intema del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se

sus causahabientes. Además, para el supuesto de que la legislación intema del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Ne1.4. 1.5. Proceso 496-1P-2015 Con referencia a la disposición contenida en el Artículo 239 de la Decisión 486, cabe destacar que es una norma complementaria del Artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como lo ha expresado este Tribunal, el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: (i) el cese de los actos constitutivos de la infracción; (ii) la indemnización de los daños y perjuicios; (iii) el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; (iv) la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; (v) la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; (vi) la adopción de las medidas necesarias para evitar la

importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; (v) la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; (vi) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y, (vii) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor. Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el "ius prohibendi" del titular de la patente de modelo de utilidad tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente de modelo de utilidad, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente de modelo de utilidad, estará limitada en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y

invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente de modelo de utilidad, estará limitada en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. Providencia emitida en el proceso 116-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL.45 Proceso 496-1P-2015 1.6. Asimismo, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial rendida en el procesa 116-1P-2004, reiterado en el expediente 129-1P-2013, lo siguiente: “A tenor de lo dispuesto en el Artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los 27 circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la

la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”. 1.7. En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber: 1.7.1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de elios puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238). 1.7.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial, b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el

no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales 9Proceso 496-1P-2015 se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 1.7.3. El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El Artículo 243 de la Decisión 486 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado que el Artículo 243 de la Decisión 486 dispone, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente

Decisión 486 dispone, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor; quien deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijaria. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo en la explotación de su patente de modelo de utilidad. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por la patente de modelo de utilidad. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente de modelo de utilidad protegida habría obtenido mediante la comercialización norma! de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el 102.1. 2.2. 2.3. Proceso 496-1P-2015

haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el 102.1. 2.2. 2.3. Proceso 496-1P-2015 período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la patente de modelo de utilidad, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la patente, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas 5 1.7.4. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486). Respuesta a la pregunta del Consultante El consultante cuestiona si es posible solicitar, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, /a indemnización de perjuicios causados por usos no autorizados de la patente que hayan tenido lugar desde la fecha de presentación de la solicitud ante autoridad de registro, hasta la fecha en que dicha autoridad concede el privilegio sobre el modelo de utilidad. Al respecto, el Tribunal estima necesario aclarar que, conforme a lo expuesto

desde la fecha de presentación de la solicitud ante autoridad de registro, hasta la fecha en que dicha autoridad concede el privilegio sobre el modelo de utilidad. Al respecto, el Tribunal estima necesario aclarar que, conforme a lo expuesto en la presente Interpretación Prejudicial, el Artículo 239 de la Decisión 486, a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido que si una tercera persona sin autorización explota el objeto de la patente de modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. El Artículo 241 ibidem establece una li