TJCA - Proceso 515-IP-2019

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretacion: 515-1P-2019 Interpretacion Prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 110013199001201888284 01 Infracción a los derechos de propiedad industrial de la Sociedad Importadora Andina de Repuestos S.A.S., por el presunto uso indebido de su marca FIGURATIVA! al haberse realizado actos de publicidad, promoción y comercialización por parte de la Sociedad Impordisa S.A.S. Artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

2. Usos que no requieren autorización del titular de la marcaZ=—

Es O

SECRETARIA

Proceso 515-1P-2019

3. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio N C-3258 de fecha 23 de septiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el día 19 de noviembre del mismo año, mediante el cual, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d), e),

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o TJCA) la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d), e), f) y 9) del Artículo 134, de los Literales a), b), e), f), i), j) y 1) del Artículo 135, de los Literales a), c), d) y e) del Artículo 155, de los Artículos 156, 157, 158 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201888284 01. El Auto de fecha 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad Importadora Andina de Repuestos

SAS.

Demandada: Sociedad Impordisa S.A.S.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la Sociedad Impordisa S.A.S habría infringido los derechos de propiedad industrial de la Sociedad Importadora Andina de Repuestos S.A.S., por el presunto uso indebido de su marca FIGURATIVA, al haber realizado actos de publicidad, promoción y comercialización de productos comprendidos en la Clase 12 de la

Clasificación Internacional de Niza.

C. NORMASA SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales

comercialización de productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. NORMASA SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d), e), f) y g) del Artículo 134, de los Literales a), b), e), f), i), j) y 1) del Artículo 135, de los Literales a), c), d) y e) del Artículo 155, de los Artículos 156, 157, 158 y 169 de la Decisión 486. Procede la interpretación de los Literales a), c), d) y e) y de los demás Literales del

2Proceso 515-1P-2019 Artículo 155, de los Artículos 156, 157 y 158 de la Decisión 4862, por ser - Decisión 486. «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos 0 servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» «Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones

signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.» «Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.» «Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese 3Proceso 515-1P-2019 pertinente.

«Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese 3Proceso 515-1P-2019 pertinente.

2. Nose interpretarán los Literales a), b), d), e), ) y g) del Artículo 134, los Literales a), b), e), f), i), j) y 1) del Artículo 135, y el Artículo 169 de la Decisión 486, al no estar controvertido el tema del concepto de marca ni los requisitos para su registro; ni la irregistrabilidad absoluta de un signo solicitado a registro.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1... Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

3. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno, la Sociedad Importadora Andina de Repuestos S.A.S., alegó que la Sociedad Impordisa S.A.S. habría infringido sus derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de su marca FIGURATIVA, al haberse realizado actos de publicidad, promoción y comercialización en productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la

promoción y comercialización en productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?. 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia Sobre ambas personas.» e 30@\5 Ver Interpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la 0» ueno Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016. o 4

SECRETARIA > |1.4.

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& / Proceso 515-1P-2019 «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) e) d) €) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño

idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: Ver Interpretación Prejudicial N 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016.b) Proceso 515-1P-2019 (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción

Proceso 515-1P-2019 (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

(i) (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposicion preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se sefialan:® Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto a Resumen del activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para

idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto a Resumen del activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una imarca lo signo idéntico o | productos aplicada o Supuesto | que distingue | semejante directamente | colocada con una productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Supuesto II El titular de Aplica o coloca la marca Marca protegida para una marca | o signo idéntico o | servicios aplicada o Ver la Interpretación Prejudicial N° 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3266 del 2 de abril de 2018.Proceso 515-1P-2019 que distingue | semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca |o signo idéntico o | productos o servicios que distingue | semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la

acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. s REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar:

requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. s REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» (Consulta: 10 de julio de 2021).

Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo AL DES Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y

Aa LL Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372 N v O % 7 SECRETARIA T N 4 "DAD PProceso 515-1P-2019 1.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases,

después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después Supuesto | productos. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado directamente | sobre productos. sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los los servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida. protegida. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después productos o | después de que se | de que hubiese sido servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto colocado sobre | sobre envases, envases, envolturas, | envolturas, embalajes o embalajes o | acondicionamientos de acondicionamientos de tales productos. tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho

envases, envolturas, | envolturas, embalajes o embalajes o | acondicionamientos de acondicionamientos de tales productos. tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, - modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre s envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los N o o > NN & e F SECRETARIA > a 3/ o) N, %, O 8Proceso 515-1P-2019 valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado®. 1.11. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: # Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. '

embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. ' 1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'' 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. '? 1.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un La Ibidem. W Ver Interpretación Prejudicial N° 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. 0 Ibidem. Ibidem Ibidem.Proceso 515-IP-2019 producto final.'3

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. 0 Ibidem. Ibidem Ibidem.Proceso 515-IP-2019 producto final.'3 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y «ue, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. ' 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura 1.18. 1.19. 1.20. A A \ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017. salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.'5 Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:'® (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.7 Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la 10Proceso 515-1P-2019 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica

o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.'s 1.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere