TJCA - Proceso 516-IP-2019

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E %, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación:

Magistrado Ponente: 516-1P-2019

Interpretación Prejudicial Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 13042856 11001319900120187441501 Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual por el uso de las marcas PANAMERICANA (mixta), PANAMERICANA EXPRESS “ (mixta), PANAMERICANA SUPER OFICINA (mixta) Artículos 155, 162, 163, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2.Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

Hernán Rodrigo Romero ZambranoProceso 516-IP-2019 VISTOS El Oficio N C-03914 del 15 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 19 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 152,

electrónico el 19 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 , 163, 164 165, 238, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 11001319900120187441501; y, El Auto del 15 de abril del 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandantes: Carlos Federico Ruiz

Panamericana Librería y Papelería S.A. Panamericana Formas e Impresos S.A. Panamericana Editorial Limitada S.A. Panamericana Outsourcing S.A.

Demandada: Actualidad Panamericana S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1. Si la utilización de la marca PANAMERICANA (mixta) por parte de Actualidad Panamericana S.A.S., constituye infracción a los derechos de propiedad intelectual de los demandantes.

2. Silos demandantes carecen o no de legitimidad activa para interponer la demanda de infracción, en virtud del contrato de licencia de marca otorgado por el señor Carlos Federico Ruiz.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos

demanda de infracción, en virtud del contrato de licencia de marca otorgado por el señor Carlos Federico Ruiz.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 165, 238, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la ) o\ 3 9

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Proceso 516-1P-2019 Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 155, 162, 163, 238 y 244" por ser pertinentes. Decisión 486 de la Col n de la Comunidad Andina «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión: €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al fitular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; ) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» «Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más lerceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.»

registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.» «Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.» «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.» «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.»14 1.2. Proceso 516-1P-2019 No se interpretarán los Artículos 134, 135, 136, 165 y 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el

1.2. Proceso 516-1P-2019 No se interpretarán los Artículos 134, 135, 136, 165 y 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no estar en discusión el concepto de marca, ni las prohibiciones absolutas y relativas en el registro marcario. Asimismo no se interpretarán los Artículos 152 y 156 Literales a), b), y c), al 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por encontrarse contenidas en la interpretación de los Artículos 155 Literales a), c) y d) y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los Artículos 163 y 164 de la citada Decisión, por estar contenidos en la interpretación del Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y tampoco se interpretará el Artículo 165 de la misma norma por no ser asunto de controversia la cancelación de la marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN: Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de Actualidad Panamericana S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de Carlos Federico Ruiz, Panamericana Librería y Papelería

propiedad industrial en el comercio En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de Actualidad Panamericana S.A.S. sobre los derechos de propiedad industrial de Carlos Federico Ruiz, Panamericana Librería y Papelería S.A., Panamericana Formas e Impresos S.A., Panamericana Editorial Limitada S.A., Panamericana Outsourcing S.A., por el presunto uso indebido de su marca PANAMERICANA (mixta), PANAMERICANA EXPRESS (mixta), PANAMERICANA SUPER OFICINA (mixta); por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. interpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta a del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.Proceso 516-1P-2019 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) ) d) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha

a) b) ) d) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello

de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características?: 3 1 “O, ÓN terpretacion Prejudicial N 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gatet Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016. A RIA ” |a) b) Proceso 516-IP-2019

Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

(ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto [: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. ¥ R .

Sujeto activo Sujeto pasivo esumen del | supuesto Supuesto | El titular de una | Aplica o coloca la marca Marca protegida para

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Supuesto | El titular de una | Aplica o coloca la marca Marca protegida para

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EL SECRETARIA OY Verla Interpretación Prejudicial N 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la cata Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3266 del 2 de abril de 2018.1.7. 1.8. Proceso 516-1P-2019 marca que To signo idéntico o | productos aplicada o | distingue semejante directamente | colocada con una productos. sobre productos. | marca o signo idéntico ¡o semejante | productos. sobre El titular de una marca que | o signo idéntico o | servicios aplicada o distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico Aplica o coloca la marca Marca protegida para Supuesto II los servicios que | o semejante sobre | ¡distingue la marca | productos vinculados a | protegida. los — servicios que distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que |o signo idéntico o | productos o servicios | distingue semejante sobre | aplicada o colocada | productos o | envases, envolturas, | con una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | productos. sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados,

| productos. sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. n. Entrenar a un deportista. trar a un animal [. Adquirir cierta condición o calidad.» — Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo nsulta: 25 de febrero de 2021). AN </ 71.9. Proceso 516-1P-2019 con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su

nsulta: 25 de febrero de 2021). AN </ 71.9. Proceso 516-1P-2019 con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto [: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

E Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto dir = . activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de Quien suprima o | Marca protegida contra una marca modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. | después de que se | aplicada o colocada sobre

El titular de Quien suprima o | Marca protegida contra una marca modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. | después de que se | aplicada o colocada sobre | hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos. | El titular de Quien suprima o | Marca protegida + contra una marca | modifique la marca | supresiones o modificaciones | que distingue | con fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre Supuesto II | hubiese aplicado o | productos vinculados a los colocado sobre | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los servicios que distingue la marca jentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. E Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en ) la Comunidad Andina. Anélisis yProceso 516-1P-2019 Supuesto III protegida. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida + contra una — marca | modifique la marca | supresiones o modificaciones que distingue productos o servicios. con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión,

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 1.11. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:® - Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros? r Ibídem. 8 Ver Interpretación Prejudicial N 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la

comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros? r Ibídem. 8 Ver Interpretación Prejudicial N 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3521 del 5 de febrero de 2019.Proceso 516-1P-2019 1.13.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'9 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo." 1.15. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'? 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar

117. 1.18. reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre

117. 1.18. reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. '3

Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. ' Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:'5 (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. Ibídem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 10Proceso 516-1P-2019 (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19 Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.'

mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.' 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'7. 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22.En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 8 1.23. La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la

1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. | F SECRETARIA > | Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N 539-1P-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3051 del 26 de junio de 2017. er Interpretación Prejudicial N 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. AN o\ 11 > ¢, D) ~/V/FuAD PpProceso 516-1P-2019 1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor! con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad,

cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marc