TJCA - Proceso 52-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 52-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 45, 46, 75 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 82 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú.

Demandante: Power & Work Transportes S.C.R.

Ltda. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga”. Expediente Interno: 027262012-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez

Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.1

VISTOS: El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02726-2012-0-1801-JR-CA-06.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 02-J-TTJCA-2015.2

A. ANTECEDENTES

Partes

Apelante: POWER & WORK TRANSPORTES S.C.R. Ltda.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIde la República del Perú.

Tercero: LUIS ALBERTO BARTHE VÁSQUEZ

Hechos

1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

2. El 25 de agosto de 2005, Luis Alberto Barthe Vásquez presenta solicitud del patente de modelo de utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga”.

3. Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere

vehículos de carga”.

3. Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere la patente y dispone inscribirla bajo el título 0374.

4. Con fecha 3 de marzo de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., solicita la nulidad de la Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, por medio de la cual se dispuso inscribir en el Registro de Patentes el Modelo de Utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga” a nombre de Luis Alberto Barthe Vásquez, patente inscrita bajo el título

0374.

5. Mediante Resolución 03 de 13 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías admite a trámite la acción de nulidad planteada.

6. El 20 de agosto de 2010 el titular de la patente Luis Alberto Barthe Vásquez, contesta la acción de nulidad solicitando se declare infundada.

7. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI de 31 de agosto de 2010, declara infundada la acción de nulidad presentada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.

8. El 29 de septiembre de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación en contra de la Resolución 000068-2010/CININDECOPI de 31 de agosto de 2010.

9. Mediante Resolución 0141-2012/TPI-INDECOPI de 20 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirma3 la Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI que declaró infundada la acción de nulidad.

10. El 25 de abril de 2012 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., interpone recurso contencioso administrativo en contra de la Resolución 0141-2012/TPIINDECOPI de 20 de enero de 2012.

11. Con fecha 10 de junio de 2012 Luis Alberto Barthe Vásquez contesta el recurso contencioso administrativo interpuesto por Power & Work Transportes

S.C.R. Ltda.

12. El 27 de junio de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta su contestación al recurso contencioso administrativo interpuesto por Power &

Work Transportes S.C.R. Ltda.

13. El Juzgado Sexto de lo Contencioso Administrativo de Lima, mediante Sentencia número diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada por

Power & Work Transportes S.C.R. Ltda.

14. En contra de la citada sentencia, Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación.

15. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina y requiere se pronuncie respecto a: “-Como deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a la facultad de la Oficina Nacional Competente de notificar los informes de expertos o de organismo científicos o tecnológicos a las partes, y si son aplicables a la acción de nulidad establecida en el artículo 75 de conformidad con el artículo 85. -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 81 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad con que deben cumplir las solicitudes de patente para modelos de utilidad”. a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

16. La compañía Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. , dentro de los

argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

17. Que la resolución impugnada 000068-2010/CIN-INDECOPI se fundamentó en la opinión de un examinador externo.

18. Asegura que la autoridad emitió su resolución sobre la base de pruebas desconocidas por la actora, lo cual determinó la imposibilidad de contradecirlas y de defenderse en contra de ellas, que el informe técnico fue notificado4 conjuntamente con la resolución, por lo que no tuvo oportunidad de refutarlo, ocasionándole perjuicio.

19. Que se ha cometido un error grave al haberse denominado “tolva” a lo que en efecto es un “contenedor”, por lo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías no debió concederle patente de modelo de utilidad con dicha denominación.

20. Afirma que se concedió patente sobre reivindicaciones que describen un

objeto diferente “conceptualmente” a lo que correspondía técnicamente tal como se desprende de las gráficas, ya que si bien podría existir cubiertas giratorias para tolvas, estas no se aplican o se montan en su conjunto sobre chasis de camiones, por lo que este error debe ser subsanado a través de la nulidad de la patente.

21. Asegura que el informe técnico es erróneo y se equivoca en su análisis al haber determinado como novedosas las características que se describen en las reivindicaciones.

b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el tercero interesado.

22. Luis Alberto Barthe Vásquez , en calidad de tercero interesado, contesta

la demanda en base a los siguientes argumentos:

23. Afirma que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa de la actora, toda vez que las normas que regulan los requisitos y el procedimiento de nulidad de una patente, no contempla lo referido a informes técnicos que solicite de oficio la autoridad y por ende tampoco es obligación notificar los mismos.

24. Que si bien la autoridad solicitó un informe técnico de un examinador, ésta es una facultad discrecional y por tanto no existe obligación de notificar a las partes antes de emitir su resolución final, por lo tanto, la Resolución 068 fue emitida conforme a derecho.

25. Que su modelo de utilidad presenta diferencias estructurales y funcionales sustanciales frente al antecedente contenido en el documento D2, ofreciendo ventajas técnicas lo cual ha sido ratificado por la autoridad.

26. Asegura que: “(…) el requisito de novedad debe estar referido tanto a la forma externa o estructural del modelo de utilidad como a las ventajas técnicas o beneficios que el mismo reporta frente a modelos anteriores, por lo que es posible otorgar el registro a un modelo de utilidad que presente similitudes con otros pero que resulte novedoso en cuanto a su forma externa (estructural) y a las ventajas de funcionalidad o fabricación que presenta, como sucede en el presente caso”.

27. Afirma que su patente cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.5

28. Enuncia que la actora no ha aportado prueba alguna que determine que su patente ha sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

c. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el INDECOPI.

29. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI , al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos:

30. Afirmó que la patente fue válidamente otorgada al cumplir con los requisitos que impone la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

31. Que la posición de la actora se sustenta en una simple discrepancia de opinión respecto a las conclusiones obtenidas por el Tribunal del INDECOPI.

32. Que el informe técnico analizó el documento D2 señalado por la actora, el cual ratificó que el citado instrumento no afectaba la novedad de la patente de modelo de utilidad. d) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.

33. El Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, declaró infundada la demanda planteada por Power &

modelo de utilidad. d) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.

33. El Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, declaró infundada la demanda planteada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., ya que la demandante no presentó medio de prueba idóneo que acredite que la materia reivindicada por la patente de modelo de utilidad haya sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

e) Argumentos del Recurso de Apelación.

34. Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. , fundamentó su recurso de apelación con los mismos argumentos de la demanda contenciosa administrativa. f) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del

INDECOPI.

34. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI. g) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del tercero interesado.

35. De la revisión del expediente no se desprende escrito de contestación efectuada por el tercero interesado.6

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

36. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 452, 46 3, 75 4 y 81 5 de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 82 6 y 857 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 3 Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente”. (…) 4 Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando: a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15; b) la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14; c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20; d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29; e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;

f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección; g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o, i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos. Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda. La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente”. (…) 5 Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor

o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes. 6 Artículo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención. (…) 7 Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses. (…)7

C. CUESTIONES EN DEBATE

37. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. El Modelo de Utilidad. Sus características, los requisitos de patentabilidad y su protección.

B. La acción de nulidad del acto que concede el modelo de utilidad. ¿Se deben notificar los informes técnicos en el marco de dicha acción de nulidad?

A. EL MODELO DE UTILIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS, LOS REQUISITOS

DE PATENTABILIDAD Y SU PROTECCIÓN.

38. En el presente caso, se concedió el registró del modelo de utilidad

denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga” para luego mediante un proceso a petición de parte, declarar nula la patente conferida, en razón de lo cual es necesario enfocar en este punto, qué se entiende por modelo de utilidad y cuáles son sus elementos constitutivos.

39. Conforme las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

40. En ese orden de ideas, vale la pena reiterar lo manifestado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 73-IP-2013 en la cual se señala que: “(…) existen distintas c oncepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. 8

También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a

substancias; tampoco a procedimientos. Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.

8 Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario . “EL MODELO DE

UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102.8

La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” 9 El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención.

El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 10 El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se

9 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66.

importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se

9 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA . Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43-IP2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001.9 origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una “invención menor”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.11 En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. Normas sobre patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad:

El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.12 De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”. Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la española y la argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al

11 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68.

argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al

11 ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68. 12 Ver Proceso 1-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997.10 considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “...el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”.13 En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un

problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros. Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir, comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica. De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico e industrial. Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “....en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

13 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “La Ley de Patentes y modelos de utilidad”. Ed. CIVITAS. Madrid-España,