TJCA - Proceso 53-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA

PROCESO 53-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú. Marca: “FIGURATIVA”.

Expediente Interno: 00930-2012-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 930-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00930-20120-1801-JR-CA-04.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. El Auto1 de 27 de mayo de dos mil quince por el cual se acepta el impedimento del Dr. Luis José Diez Canseco Núñez.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA

1 Acta 17-TJCA-2015 de 27 de mayo de 2015.2

PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DE

PERÚ

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 19 de septiembre del 2008, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto FIGURATIVA constituida por el logotipo de una forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y gris; para distinguir espumas de poliuretano, en bloques o planchas; de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 5 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el extracto de la solicitud de registro de la marca de producto FIGURATIVA, sin que se haya

presentado oposición de terceros.

3. El 24 de junio del 2009, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 10828-2009/TPI-DSD denegó, de oficio, el signo solicitado por considerar que el logotipo no presenta características particulares que permitan atribuirle un origen empresarial determinado, es decir por carecer de distintividad.

4. El 21 de julio del 2009, PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C interpuso recurso de reconsideración, manifestando que el signo resulta distintivo, por sí mismo, al consistir en una original combinación de formas, siendo idóneo para identificar el origen empresarial del signo.

5. El 26 de agosto del 2010 la Dirección de Signos Distintivos indicó que habiéndose verificado que los argumentos expuestos en el escrito de 21 de julio del 2009 no constituyen nueva prueba susceptible de motivar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión, por lo tanto se calificó al escrito como recurso de apelación.

6. El 28 de octubre del 2011 mediante Resolución 2403-2011/TPL-INDECOPI, el INDECOPI denegó la Resolución 10828-2009/DSD-INDECOPI de 24 de junio de

2009.

7. El 9 de febrero del 2012 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó demanda contenciosa administrativa contra la resolución 2403-2011/TPIINDECOPI.

8. El 22 de junio del 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI, presentó contestación a la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

9. El 21 de mayo del 2014 mediante Resolución Diez la Corte Superior de Justicia de

Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI, presentó contestación a la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

9. El 21 de mayo del 2014 mediante Resolución Diez la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., por considerar que el signo solicitado carece de aptitud distintiva.3

10. El 13 de junio del 2014 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C presentó recurso de apelación en contra de la Resolución Diez de la Corte Superior de Justicia de

Lima.

11. Mediante auto de 27 de noviembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina.

12. La Corte consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

13. PRODUTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que existen dos tipos de signos de naturaleza cromática: una marca compuesta por un color per se, siempre que este se encuentre delimitado por una forma específica (monocromática) y; una combinación de dos o más colores, sin que

sea necesario que la misma se encuentre delimitada por una forma específica (multicromática) - Que la combinación de colores solicitada por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C, cumple los requisitos legales para ser registrada como marca de producto multicromática, contrariamente a lo sugerido en el análisis de la Resolución 2403-2011/TPI-INDECOPI ya que a diferencia de los signos monocromaticos que deben cumplir con el requisito legal de estar contenidos dentro de una forma específica, los signos multicromáticos no dependen de ninguna forma geométrica o de cualquier otra índole para superar el examen de distintividad, sino que tal examen se centra de manera exclusiva en determinar si la combinación y distribución de colores que los componen poseen aptitud distintiva. - Que el análisis debe girar en torno a la aptitud distintiva no de la figura geométrica, sino de la citada combinación de colores plasmada en ocho figuras irregulares, lo cual si resulta peculiar. - Que resulta evidente que el signo solicitado consiste en una original combinación de formas y colores delimitada por una figura rectangular, posee aptitud distintiva, porque por sí misma esta conjunción de figuras y colores resulta llamativa e inusual para identificar productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que el Tribunal INDECOPI no ha considerado que en otros casos ha otorgado el registro de marcas distintivas similares al que es materia de la solicitud de PARAÍSO. - Que la Resolución impugnada vulnera el Principio del Debido Procedimiento ya

que no ha sido adecuadamente motivada. Además resulta pertinente indicar que existen diversos principios rectores que deben ser respetados por parte de la Autoridad, dentro de los cuales destacan nítidamente aquellos que inciden de4 manera directa sobre los derechos y garantías del administrado, como es el Derecho a la Propiedad Industrial. - Que PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., solicitó la marca FIGURATIVA, como una estrategia de marketing, para impulsar la difusión y posicionamiento de sus espumas, en las cuales ha empleado diversas marcas registradas bajo el término principal “ZEBRA”, constituyendo una familia de marcas en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

14. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que el signo solicitado para registro por el demandante carece de distintividad ya sólo se constituye por una figura sencilla (rectángulo) dentro de la cual se aprecian rayas irregulares, que contiene una distribución y combinación de los colores gris y lila. - Que para poder ser protegido tiene que tener el poder de diferenciar en la mente del consumidor, productos competidores que se le ofrecen en el mercado. - Que la marca constituida sólo por una figura sencilla, sin elementos que le den particularidad, no es distintiva, es decir no es capaz de cumplir con la función de

información al consumidor que la Ley le exige. - Que el signo solicitado será apreciado como una etiqueta con un diseño que se asemeja a la piel de una cebra, la cual se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, ampliamente conocido y aplicado a distintos productos, sin poder vincular el producto a un origen empresarial determinado. - Que la figura solicitada, no posee distintividad para merecer un derecho de exclusiva, en tanto no es capaz de vincular, por sí misma, el producto que pretende identificar. c. Sentencia de Primera Instancia. - La Vigésima Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima , declaró infundada la demanda interpuesta por PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, en cuanto que si bien el signo solicitado está conformado por una figura sencilla (rectángulo) que contiene una distribución y combinación de los colores lila y gris, empero, no genera características claras de lo que se pretende distinguir, no obteniendo un resultado por la cual el consumidor llegue a relacionar los productos que se pretende distinguir y su origen empresarial. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

15. PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:5 - Que entre los signos que pueden ser registrados como marcas se encuentra el establecido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de

colores, los cuales no requieren ser delimitados en forma alguna. - Que el signo solicitado, si bien contiene franjas irregulares que dan apariencia de la piel de una cebra, contiene una combinación de colores lila y gris que le otorgan la distintividad necesaria para acceder al registro. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

16. Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad.

B. Los colores y el registro de una marca. La combinación de colores.

C. Los signos de uso común. Elementos de uso común.

D. La familia de marcas

E. Autonomía de la oficina de registro de marcas.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA FALTA DE

DISTINTIVIDAD.

19. La Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la solicitud de la marca FIGURATIVA, por considerar que el logotipo solicitado no presenta características particulares que le permitan atribuirle un origen empresarial determinado.

20. Por su parte el Juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”.

21. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;6 Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a

través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación

con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la7 categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”3.

22. Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado

común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)."

23. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares estilizadas que simulan ser la piel de una cebra) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

B. LOS COLORES Y EL REGISTRO DE UNA MARCA. LA COMBINACIÓN DE

COLORES

24. El demandante sostuvo que la combinación de colores solicitada en la conformación del signo, cumple con los requisitos legales como para ser registrado como marca, mientras que el INDECOPI manifestó que el signo carece de distintividad, al ser una figura sencilla de un rectángulo dentro del cual se aprecian rayas irregulares, que contiene una distribución y combinación de colores gris y lila.

25. En este escenario, el Tribunal analizará si una combinación de colores es susceptible de ser registrada como marca. Para esto, y de manera preliminar, reitera lo expresado en cuanto al registro de colores individualmente considerados, mediante la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, y expedida en el marco del proceso 07-IP-2013, citada además en la Interpretación Prejudicial 222IP-2013: “El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto,

“El literal e) del artículo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe estar contenido en una forma específica para que así se pueda cumplir su función distintiva; de lo contrario, se incurriría en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 135 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Sobre este tema el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo

3 Proceso 92-IP-2004 , sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8 tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se

refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro).

26. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de

colores debidamente delimitados por una forma.” (Interpretación Prejudicial expedida el 3 de diciembre de 2012, en el marco del proceso 132-IP-2012).”

27. Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad.

28. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones.

Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial.

29. No se está diciendo que la combinación como tal deba estar contenida en una figura o forma específica, ya que esto no sería consecuente con el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, que claramente, en armonía con el literal h) del artículo 135, hace una diferenciación de trato entre el color aisladamente considerado y la combinación de colores. Lo que se está manifestando es que cada color al unirse con otro, debe estar representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha

representado con contornos y trazos bien definidos que permitan hacer una reproducción del signo de una manera estable, plasmarla sobre los productos o identificar servicios y, por supuesto, que el público consumidor cada vez que vea dicha mixtura, independientemente de la figura que la contenga, inmediatamente la relacione con ciertos productos o servicios.9

30. Por lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la combinación de colores presentada para registro cumple con todos los requisitos de registrabilidad, analizando las diferentes aristas, características y peculiaridades de los elementos que componen el signo, para llegar a establecer la idoneidad registral del conjunto marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

C. LOS SIGNOS DE USO COMÚN. ELEMENTOS DE USO COMÚN.

31. El INDECOPI argumentó que el signo solicitado se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, que es ampliamente difundido y aplicado a diferentes tipos de productos. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., sostuvo que el estilo “animal print” es utilizado normalmente para diseños de vestimenta y calzado, pero no para identificar productos en particular.

32. En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, y expedida en

el marco del proceso 211-IP-2013:

33. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

34. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

34. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

35. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

36. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

37. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.10

conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.10

38. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

39. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”4.

40. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,

analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

41. La Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado para registro es de uso común en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si esto no es así, deberá determinar si los elementos gráficos que lo componen son de uso común en la misma clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia , para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. LA FAMILIA DE MARCAS.

42. La sociedad demandante sostuvo que el signo solicitado hace parte de una familia de marcas cuyo término principal es “ZEBRA”, ya que recrea las rayas distintivas de una cebra.

43. De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará el concepto de “familia de marcas” y su incidencia en el análisis de registrabilidad de un signo que supuestamente pertenece a dicha familia. Para lo anterior, reitera la Interpretación Prejudicial de