TJCA - Proceso 539-IP-2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017

Proceso : 539-1P-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial Consultante : Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del consultante T 2016-109097

Referencia 5 Infracción a los derechos de propiedad industrial de

BABYLISS SARL

Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a), c) y d) del Artículo 155 y del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-109097.

El Auto del 17 de febrero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno

Demandante : Babyliss SARL

Demandada 3 PP Stores S.A.S,2.1. 2.2. 2.3. Proceso 539-1P-2016 Hechos relevantes BABYLISS SARL (en adelante, Babyliss) es titular en la República de Colombia de las marcas BABYLISS' (mixta), NANO TITANIUM BY

2.3. Proceso 539-1P-2016 Hechos relevantes BABYLISS SARL (en adelante, Babyliss) es titular en la República de Colombia de las marcas BABYLISS' (mixta), NANO TITANIUM BY BABYLISSPRO? (denominativa) y BABYLISS PRO? (denominativa); así como, del diseño industrial de la plancha alisadora para el cabello, con Certificado de Registro 6470, correspondiente a la referencia 2091 (en adelante, plancha Ref. 2091). Marcas registradas BxByiicy Disefio industrial registrado El 7 de mayo de 2015 Babyliss, a través de una comunicación de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellin, Calle 33#66B-241, a nombre del señor Fabián David Cardona Giraldo (en adelante, el señor Cardona). La dirección antes mencionada correspondía al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP STORES S.A.S. (en adelante, PP Stores). Asimismo, entre mayo y junio Con Certificados de Registro 433957 y 421163. Clase B planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepilos eléctricos para cabello. Con Certificado de Registro 411405.

Clase B planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepilos eléctricos para cabello. Con Certificado de Registro 411405. Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabelo, cepilos eléctricos para cabello. Con Certificado de Registra 417737. Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, ros eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello. Certificado de Registro 422631. Clase 11: secadores para el pelo.2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 33. 3.4. Proceso 539-IP-2016 de 2015, el señor Cardona era el representante Legal de PP Stores, según certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Medellín. El 28 de abril de 2016, Babyliss, interpuso demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad PP Stores, por el uso de sus marcas y diseño industrial registrados. La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por Babyliss. Mediante Auto 95819 del 12 de octubre de 2016, la SIC dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudical.

La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por Babyliss. Mediante Auto 95819 del 12 de octubre de 2016, la SIC dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudical. Mediante Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda de Babyliss Es una sociedad que fabrica y distribuye, a nivel mundial, productos manuales y eléctricos para el cuidado del cabello. La empresa Strong Machine S.A.S. (en adelante, Machine) es la importadora y distribuidora exclusiva en Colombia de los productos identificados con los signos y diseño industrial registrados desde el año 2009. A inicios de su comercialización en Colombia, entre los años 2009 a 2011, la plancha Ref. 2091 se comercializaba en un empaque de plástico característico (en adelante, empaque A-Ref. 2091). Posteriormente, a inicios del año 2014, como parte de la política para prevenir la falsificación de la plancha Ref. 2091, se lanzó al mercado colombiano un nuevo empaque, conocido como empaque de lujo Ref. 2091 (en adelante, empaque B-Ref. 2091). El 7 de mayo de 2015, a través de una comunicación de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos

Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellín, Calle 33#86B-241, a nombre del señor Cardona.3.5. 3.6. 3.7. 38. 3.9. Proceso 539-IP-2016 Se verificó que la dirección antes mencionada correspondía al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP Stores. PP Stores desarrolla sus actividades comerciales por medio de establecimientos comerciales abiertos al público denominados PP BEAUTY STORES, así como por el sistema de ventas en línea, a través de su página web www.ppstores.com. Machine, distribuidor exclusivo de su marca en Colombia, suministra en forma recurrente a la sociedad PP Stores productos originales de las marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y NANO TITANIUM BY BABYLISS para ser comercializados por cuenta propia en sus establecimientos. Entre los productos más vendidos a la sociedad PP Stores está la plancha Ref. 2091 con la marca BABYLISSPRO con empaque B-Ref. 2091. Entre mayo y diciembre de 2015, PP Stores tenía abiertos al público establecimientos ubicados en Bogotá y Medellín. 3.10.A través de compras efectuadas por terceros de planchas Ref. 2091, ha 3.11. verificado que PP Stores comercializa dichos productos haciendo referencia que se trata de productos BABYLISS; sin embargo, estos no corresponden a los distribuidos por su empresa ni por Machine toda vez

3.11. verificado que PP Stores comercializa dichos productos haciendo referencia que se trata de productos BABYLISS; sin embargo, estos no corresponden a los distribuidos por su empresa ni por Machine toda vez que, si bien en las facturas se hace referencia a productos BABYLISS, en algunos casos, en el producto no se advierte signo alguno y el empaque del mismo corresponde a Ref. A-2091 y no al nuevo Ref. B-2091 y, en otros casos, no se advierte la marca ni empaque que uliliza su sociedad, pero si se reproduce el diseño industrial de la plancha. En atención a lo antes verificado, el 18 de junio de 2015, remitió comunicación al representante de PP Stores solicitando —entre otros— el cese de uso de los signos BABYLISS y BABYLISSPRO y el diseño industrial de la plancha. Ante ello, la referida sociedad, se limitó a enviar facturas comerciales de las compras efectuadas a la sociedad Machine, sin dar razón de los productos falsificados que estaría comercializando, valiéndose de sus marcas y diseño industrial. 3.12. Posteriormente, el 7 de agosto de 2015, su apoderado se apersonó a uno de los establecimientos de PP Stores, verificando que dicha sociedad estaba ofreciendo en venta la plancha Ref. 2091, usando el empaque ARef. 2091, siendo que en algunos productos se aplicaba la marca BABYLISSPRO y en otros no; sin embargo, ambos productos estaban referidos a productos BABYLISSPRO. 3.13. Asimismo, se ha verificado que PP Stores, ofrece los productos antes A mencionados, así como, planchas Ref. 2091, usando el empaque BRef. 42091, los mismos que si son originales, teniendo un precio muy superior a

3.13. Asimismo, se ha verificado que PP Stores, ofrece los productos antes A mencionados, así como, planchas Ref. 2091, usando el empaque BRef. 42091, los mismos que si son originales, teniendo un precio muy superior a las ofrecidas en el empaque A-Ref. 2091. 314.Las planchas adquiridas por terceros a solicitud de su sociedad, incorporan de forma exacta el diseño industrial de la plancha para peinar el cabello registrado a su favor con Certificado 6470. 3.15.De acuerdo con todo lo anterior, la sociedad PP Stores exhibe y ofrece productos de la marca BABYLISS como originales, siendo productos falsificados, donde además de la marca, se usa, sin su autorización, el diseño industrial. Argumentos de la contestación de PP Stores De la revisión de los actuados, no se verifica la existencia del escrito de contestación de demanda por parte de PP Stores. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 129, así como, de los Literales a), c) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, interpretación que resulta procedente por ser materia discutida. a > Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ()

tales productos; () €) fabricar etiquetas, envases, envolluras, embalajes u olros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales materiales. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando (al uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tralándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión, () “Articulo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su lilular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño prolegido o cuya apariencia sea igual a ésta ”1.2. Proceso 539-1P-2016 Asimismo, de oficio se interpretarán el Artículo 154 de la referida Decisión, relacionado con el derecho al uso exclusivo de la marca, toda vez que resulta pertinente. Adicionalmente, se interpretará el Artículo 113 de la Decisión 4865, el mismo que resulta correspondiente al caso, ya que está referido al diseño industrial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a

industrial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Preguntas formuladas por la entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección . Babyliss interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra PP Stores, sobre la base de sus marcas registradas, en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. " La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma

ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”1.3. 21. 2.2. Proceso 539-1M-2016 exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:? a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto

sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En vista de que en el proceso intemo se discute si el uso del signo BABYLISS, por parte de la demandada, vulnera los derechos de propiedad industrial de la demandante, derivados de la titularidad de su marca BABYLISS, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486. Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2015 de fecha 18 de agosto de 2016. 7a) b) Proceso 539-1P-2016 Suieto activo. Persona que puede interponer la acción: (0) (1) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación intema lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación intema lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujeto pasivo. Persona sobre la cual recae la acción: [0} (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.3. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de | Usa la marca | Marca protegida para una marca que | directamente sobre | productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos. Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida para Supuesto Il | una marca que | productos servicios aplicada

Es titular de | Usa la marca | Marca protegida para una marca que | directamente sobre | productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos. Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida para Supuesto Il | una marca que | productos servicios aplicada distingue vinculados _a los | sobre productos. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 82.4. 2.5. 2.6. 27. 2.8. Proceso 539-1P-2016 servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de | Usa la marca sobre | Marca prolegida para una marca que | envases, envolluras, | productos o servicios distingue embalajes o | aplicada sobre Supuesto III | productos o | acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. De otro lado, del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:

relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. De otro lado, del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. Dicho literal plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. Igualmente, el Literal c) menciona que la marca debe estar reproducida o contenida, es decir que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que a la vez la marca registrada se encuentre contenida, en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.2.9. Proceso 539-1P-2016 Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o

Proceso 539-1P-2016 Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.10. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: 2.11. (i) — Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposicion.?

envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposicion.? 2.12. Finalmente, de lo estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'09, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 311-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10Proceso 539-1P-2016 donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la

y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentida, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado". c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.13.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 12 2.14. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¿us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.'3

sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.'3 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un orígen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 11Proceso 539-1P-2016 2.15. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 14

excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 14 2.16.La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.17.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 31. 3.2. 3.3. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para lu