TJCA - Proceso 544-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de agosto de 2016

Proceso: 544-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 452-2008

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial

(Hard Rock Café)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio C.A.C. 091/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 452-2008; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES.

X 1. Partes enel Proceso Interno

Demandante: HARD ROCK CAFÉ S.R.L.

7“2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Demandado: Directora General del Servicio Nacional de

Propiedad Intelectual — SENAPI, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tercero Interesado: HARD ROCK LIMITED.

Hechos relevantes. El 29 de marzo de 2007, HARD ROCK LIMITED, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Jersey, Estados Unidos de América, formuló! demanda ante el SENAPI, por infracción y violación de derechos de propiedad industrial contra Massoud

Hechos relevantes. El 29 de marzo de 2007, HARD ROCK LIMITED, corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Jersey, Estados Unidos de América, formuló! demanda ante el SENAPI, por infracción y violación de derechos de propiedad industrial contra Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, propietarios del Bar— Restaurant-Pub HARD ROCK CAFE BOLIVIA. El 27 de abril de 2007, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, oponen excepciones de impersonería señalando que son socios de “HARD ROCK CAFÉ S.R.L." constituida el 23 de junio de 2006, con registro en FUNDEMPRESA (Fundación que opera el Registro de Comercio en Bolivia), con personalidad jurídica propia y su correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT). El 4 de mayo de 2007, Massoud Abutbul, ejerciendo la representación de HARD ROCK CAFÉ S.R.L. y afirmando que FUNDEMPRESA estableció que “nunca se ha constituido en Bolivia una empresa con el nombre de Hard Rock Café", solicitaron al SENAPI, el 14 de febrero de 2007, el registro del nombre comercial "HARD ROCK CAFÉ" y el 19 de marzo de 2007, de la marca en la Clase 25? de la Clase Intemacional de Niza. El 16 de mayo de 2007, el SENAPI, mediante Resolución Administrativa No. 1/E/01/2007, resolvió aceptar la excepción previa de impersonería planteada por Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, y ordenó que se haga conocer ulteriores diligencias a Massoud Abutbul, representante de HARD ROCK CAFÉ S.R.L., que contestó a la demanda.

impersonería planteada por Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, y ordenó que se haga conocer ulteriores diligencias a Massoud Abutbul, representante de HARD ROCK CAFÉ S.R.L., que contestó a la demanda. El 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI, mediante Resolución No. 004/2007, resolvió declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación a los Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por HARD ROCK LIMITED. El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R005/2007, el Director Jurídico del SENAPI, resuelve rechazar el recurso 1 Expediente Administrativo Interno 002/2007. 2 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 31. 3.2. 33. de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L.; en consecuencia, confirma la Resolución No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007. El 2 de abril de 2008, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, a través de la Resolución Administrativa No. J-015/2008, rechaza el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK CAFE S.R.L., confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R005/2007. El 27 de Julio de 2008, HARD ROCK CAFÉ S.R.L. presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Bolivia (ahora Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia) demanda contencioso administrativa contra la Resolución No. JCorte Suprema de Justicia de Bolivia (ahora Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia) demanda contencioso administrativa contra la Resolución No. J015/2008 de 2 de abril de 2008, pronunciada por la Directora General del SENAPI. El 15 de septiembre de 2008, respondió la demanda contencioso administrativa formulada por HARD ROCK CAFE SR.L. El 11 de febrero de 2009, el Pleno Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo No 059/2009, resolvió suspender el proceso contencioso administrativo, a efecto de solicitar a este Órgano Jurisdiccional proceda a la interpretación prejudicial requerida. Argumentos de la demanda de infracción dirigida al SENAPI HARD ROCK LIMITED, en la demanda por Infracción y Violación de Derecho de Propiedad Industrial, dirigida al Servicio Nacional de Propiedad Industrial, señaló: Es legítima propietaria en Bolivia y en el mundo de las renombradas marcas "HARD ROCK CAFÉ 8 DESIGN" y "HARD ROCK BEER", con registros Nos. 50893-C, 50894-C, 89504-C y 89633-C, entre otros, en las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Los demandados vienen utilizando el nombre y marca de HARD ROCK LIMITED sin autorización, aprovechando de su fama y enriqueciéndose ilegitimamente al usufructuar de un bien ajeno, toda vez que, como si fueran propietarios de la fama y notoriedad de la marca, para servicios de restaurantes, bares y cafés, prestan esos servicios y comercializan productos relacionados a la marca.

ilegitimamente al usufructuar de un bien ajeno, toda vez que, como si fueran propietarios de la fama y notoriedad de la marca, para servicios de restaurantes, bares y cafés, prestan esos servicios y comercializan productos relacionados a la marca. El uso de la marca en forma ilegítima induce a confusión al público consumidor y usuario, ocasionando daño a la imagen comercial y corporativa de una marca notoria que exige cualquier franquiciante; o 33.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.4. sea, el cumplimiento de estándares, que la entidad demandada no cumple aún si tuviera autorización que no la tiene. Los demandados infringen e incurren en las prohibiciones establecidas en los artículos 154, 155 literales a) y d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como otras disposiciones nacionales e internacionales. Al proceder los demandados con evidente mala fe, agravada por estar en conocimiento de su transgresión, se hace más obvia desde el momento que pretenden obtener el registro de la marca “HARD ROCK CAFÉ" ante el SENAPI, lo que está reñido con las buenas prácticas comerciales. La Decisión 486 sanciona todos los actos como el denunciado y que constituyen competencia desleal, así como sancionan las normas del ordenamiento comercial y penal del Estado; por lo que solicitan el cese ae del uso de las marcas y nombre comercial "HARD ROCK CAFE". Argumentos de la contestación a la demanda de infracción HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda señalando lo siguiente:

ae del uso de las marcas y nombre comercial "HARD ROCK CAFE". Argumentos de la contestación a la demanda de infracción HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contestó la demanda señalando lo siguiente: Afirman que el 23 de marzo de 2007 planteó dos procesos de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca HARD ROCK CAFÉ, para las Clases 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La empresa, constituida el 23 de junio de 2006, cuenta con el NIT 140355021 y está registrada bajo la matrícula No. 00121151 en FUNDEMPRESA, entidad que estableció que en Bolivia nunca se constituyó una empresa con el nombre de HARD ROCK CAFE. Así mismo, solicitó al SENAPI el registro del nombre comercial de la empresa "HARD ROCK CAFÉ" (denominación y diseño), para la Clase 25 de la Clasificación Intemaciona! de Niza. Al estar reconocida como sociedad comercial por el Estado Boliviano y con el debido registro no requiere de franquicia, licencia de uso o autorización adicional alguna. No puede haber competencia con una entidad que no tiene presencia comercial, y, por lo mismo, mal se puede hablar de competencia desleal o desvío de clientela.4.6. 4.7. 5.1. Con relación al supuesto enriquecimiento ilícito, los beneficios obtenidos devienen directamente de su inversión y actividades, y no del uso de la marca o nombre alguno. La empresa demandante pretende llevar a un error por cuanto señala que se estaría amparando en la legislación nacional, indicando “tener prestigio ganado a nivel nacional” siendo que dicha empresa es inexistente y, contrariamente, se dio a la tarea de registrar marcas hace

La empresa demandante pretende llevar a un error por cuanto señala que se estaría amparando en la legislación nacional, indicando “tener prestigio ganado a nivel nacional” siendo que dicha empresa es inexistente y, contrariamente, se dio a la tarea de registrar marcas hace más de diez años con el solo objetivo de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran un interés legal y legítimos en ofrecer sus servicios al consumidor nacional. Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica - SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, el Director Jurídico del SENAPI resolvió: Declarar probada la denuncia de Infracción y/o Violación de los Derechos de Propiedad Industrial de HARD ROCK LIMITED, con el fundamento que la firma demandante tiene registrado su derecho propietario, bajo la marca HARD ROCK BEER por Registro 89504-C, de 20 de marzo de 2003, en la Clase 32, franqueado por el SENAPI. Al efecto, sostiene que: i) El denunciante, al amparo del artículo 154 de la Decisión 486 que establece que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente, denunció la infracción de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la citada Decisión que determina que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o quienes ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. ii) Conforme a los antecedentes, HARD ROCK LIMITED registró las marcas “HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y “HARD ROCK BEER" en el

infrinja su derecho o quienes ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción. ii) Conforme a los antecedentes, HARD ROCK LIMITED registró las marcas “HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y “HARD ROCK BEER" en el SENAPI, derecho emergente indiscutible de la firma que puede demandar a un tercero que atente contra su derecho conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial. Que para el caso concreto se puede advertir que las palabras sustanciales de ambas denominaciones son “HARD ROCK” que originan el riesgo de confusión, pues evidencian que hay semejanza visual como fonéticamente. iii) Por otra parte, la denominación y el diseño son idénticas a la marca que tiene el registro; además, las pruebas aportadas como lo señalado en el Acta de Verificación e informe del Responsable de Signos Distintivos, ambas denominaciones son iguales y no pueden coexistir 5deniro de un mismo universo de marcas. Además, la parte demandada no puede utilizar dicho denominativo porque contraviene la normativa vigente ya que las denominaciones "HARD ROCK CAFÉ 8 DESIGN" y "HARD ROCK BEER" están debidamente registradas en las Clases 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, gozando de todas las prerrogativas legales emanadas de la propiedad industrial. Resolución Administrativa de la Dirección Jurídica —- SENAPI, sobre recurso de revocatoria planteado El 19 de octubre de 2007, por Resolución Administrativa No. R005/2007, el Director Juridico del SENAPI, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L., en consideración a que se debe tener en cuenta que en el proceso de

005/2007, el Director Juridico del SENAPI, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por HARD ROCK CAFÉ S.R.L., en consideración a que se debe tener en cuenta que en el proceso de infracción no se determina la legalidad o ilegalidad del funcionamiento de la empresa del recurrente, ya que para ello debe recurrirse ante las autoridades correspondientes, sino, si existe infracción o no a los derechos de propiedad industrial. En cuanto a que el “sistema atributivo" es territorial y no mundial, en el proceso solo se enfoca a dilucidar si hay o no hay infracción y, respecto de la litispendencia en el sentido de que habría dos procesos anteriores respecto a la cancelación de la marca, le correspondía acudir ante la autoridad administrativa y solicitar a ella, se pronuncie sobre la litispendencia esgrimida, y sea dicha autoridad la que valore si existe identidad de objeto, partes y causa. Resolución Administrativa de la Directora General Ejecutiva del SENAPI Mediante Resolución Administrativa No. J-015/2008 de 29 de agosto de 2007, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por HARD ROCK S.R.L.; en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007. En sus conclusiones señala que: a) El impetrante indicó que la resolución recurrida se basa en considerar el Artículo 238 de la Decisión 486 y que el demandante carece de legitimación legal para iniciar proceso de infracción; mas, verificados los antecedentes del proceso y archivos del SENAPI, el demandante HARD ROCK LIMITED cuenta con registros de la marca denominada

el Artículo 238 de la Decisión 486 y que el demandante carece de legitimación legal para iniciar proceso de infracción; mas, verificados los antecedentes del proceso y archivos del SENAPI, el demandante HARD ROCK LIMITED cuenta con registros de la marca denominada "HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y "HARD ROCK BEER" destinados a proteger las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las misma que se encuentran en vigencia; así mismo, la firma recurrente hasta la fecha no cuenta con registro de la marca “HARD ROCK CAFÉ", gozando de todos los derechos atribuidos por la norma que rige la materia, y cuenta con legitimación legal para iniciar acción por infracción.

68. 8.1. b) d) El recurrente señala que las marcas registradas por el demandante se encuentran con demandas de cancelación por falta de uso en el SENAPI y que se debe esperar a que se resuelvan tales demandas; empero, la litispendencia solicitada no puede ser atendida en el caso concreto, ya que el SENAPI considera que hasta que no se demuestre la cancelación por falta de uso mediante Resolución Administrativa definitiva y ejecutoriada, el titular del regístro goza de todas las atribuciones conferidas por la Decisión 486.

La recurrente señala tener la correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Comercio en Bolivia (FUNDEMPRESA) y, por lo mismo, tiene derecho al uso del signo HARD ROCK CAFÉ ya que su registro comercial es justamente “HARD ROCK CAFÉ S.R.L.”, no obstante, el registro comercial tiene como fin la inscripción de la razón social para poder realizar actividades económicas o mercantiles, según el Código

comercial es justamente “HARD ROCK CAFÉ S.R.L.”, no obstante, el registro comercial tiene como fin la inscripción de la razón social para poder realizar actividades económicas o mercantiles, según el Código de Comercio; sin embargo, esta inscripción no da por si sola el derecho del uso de un signo distintivo ya que la oficina competente llamada por ley para registro de marcas en el territorio de Bolivia es el SENAPI. En el recurso deberá determinar el grado de confusión entre el signo supuestamente infractor con la marca registrada, habiéndose establecido que la firma recurrente está utilizando carteles y demás accesorios con la denominación "HARD ROCK CAFÉ" en todas sus presentaciones y tal firma no cuenta con el registro de marca ante el SENAPI; así mismo, habiéndose cotejado ambos signos se estabieció claramente que el mismo cuenta con registros de marca denominados "HARD ROCK”, acción que vulnera los derechos de propiedad industrial de la firma denunciante. Argumentos de la demanda contencioso administrativa HARD ROCK CAFÉ S.R.L. interpuso demanda en lo contencioso administrativo contra el SENAPI aduciendo lo que sigue: La Resolución Administrativa que resuelve el recurso jerárquico que confirma las anteriores resoluciones administrativas contiene erróneas interpretaciones de la Ley sustantiva que rige la materia en el entendido que solo se limita a considerar la aplicación del Artículo 238 de la Decisión 486, pues pretende sancionar una supuesta infracción a una marca registrada dejando de lado los argumentos y defensa planteados, toda vez que la cancelación del registro de marca por motivo de falta de uso en un mercado específico constituye un medio de defensa en todo tipo de procesos, así lo reconocía la Decisión 344

marca registrada dejando de lado los argumentos y defensa planteados, toda vez que la cancelación del registro de marca por motivo de falta de uso en un mercado específico constituye un medio de defensa en todo tipo de procesos, así lo reconocía la Decisión 344 en su Artículo 108: ello en el entendido que carece de legitimación procesal para iniciar cualquier tipo de proceso quien simplemente tiene un “registro obstáculo” de una marca que nunca ha usado o que no 78.2. 8.3. 8.4. 9.1. tiene interés en usarla y que simplemente la emplea para impedir el libre comercio. Así, se discute el derecho mismo del demandante a iniciar procesos, puesto que no cuenta con un derecho plenamente oponible a terceros por lo que resulta imprescindible ingresar al análisis de la cancelación de registro y existiendo el proceso de cancelación se está a las resultas del mismo; procesos que fueron iniciados antes de haberse interpuesto la acción de infracción y que por su naturaleza principal debió resolverse en forma previa. No se ha considerado el que "HARD ROCK CAFÉ S.R.L.", es la única empresa boliviana con el nombre comercial de "HARD ROCK CAFÉ” lo cual demuestra que no existen empresas anteriores o posteriores y que el demandante no ha utilizado en ningún momento su marca registrada, lo cual niega su derecho a ejercer acciones en cuanto su propio derecho es discutible, pues incluso en el sistema atributivo se adquiere mediante su uso y no mediante su registro, siendo este último accesorio: así las consideraciones dentro de los Procesos 0006-IP2008 y 45-1P-98. Se indicó que el demandante de infracción pretende llevar a un error in judicando, porque se estaría amparando en la legislación nacional

accesorio: así las consideraciones dentro de los Procesos 0006-IP2008 y 45-1P-98. Se indicó que el demandante de infracción pretende llevar a un error in judicando, porque se estaría amparando en la legislación nacional referida a la competencia desleal y desvío de clientela, indicándose la falacia de tener un prestigio ganado a nivel nacional, siendo que dicha empresa es inexistente y registró marcas desde hace diez años con el solo afán de obstaculizar el ingreso de productos o servicios de empresas que demuestran interés legal y legítimo en ofrecerlos al consumidor nacional, no obstante, estos argumentos propios de la materia no fueron considerados, pues el mercado del que se habla es el mercado boliviano, no un mercado mundial o en abstracto y los demandantes al ser inexistentes no pueden obtener protección alguna. Argumentos de contestación a la demanda contencioso administrativa El SENAPI respondió la demanda como sigue: Mediante la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sustituyó la Decisión 344 de 1 de enero de 1994; así, la norma vigente desde 1 de diciembre de 2000 en Bolivia es de cumplimiento obligatorio y en su Disposición Transitoria Primera señala que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en dicha Decisión, y por otra parte, que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también se solicitará como defensa en un procedimiento de OPOSICIÓN interpuestos sobre la base de la marca no usada; es decir, no en a9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

solicitará como defensa en un procedimiento de OPOSICIÓN interpuestos sobre la base de la marca no usada; es decir, no en a9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. procesos de infracción como pretende hacer ver y aplicar el demandante en la acción contencioso administrativa. El Artículo 238 de la Decisión 486 claramente señala: “...El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.” Bajo este contexto legal y habiéndose verificado los antecedentes y archivos del SENAPI, se estableció que la parte denunciante HARD ROCK LIMITED cuenta con los registros de marca correspondientes y se pudo establecer que la entidad demandada hasta la fecha no cuenta con registro de la marca HARD ROCK CAFÉ; gozando la demandante de los derechos atribuidos por la norma comunitaria establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486. El denunciado ahora demandante, no planteó conforme a procedimiento la excepción de litispendencia y este punto tampoco es objeto sobre la resolución recurrida, convirtiéndose en una variación en el objeto del proceso de infracción y sus resoluciones impugnadas. El demandante no debe confundir los actos de comercio que puede ejercer una empresa con los bienes materiales que posee. En cfecto, para ejercer comercio la empresa debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley, lo mismo que con los requisitos que se aplican para el registro de marcas, o lo relativo a la defensa de ellos, puesto

para ejercer comercio la empresa debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley, lo mismo que con los requisitos que se aplican para el registro de marcas, o lo relativo a la defensa de ellos, puesto que estos últimos, refiriéndose al registro de marcas, son signos distintivos de los productos a comercializar y no constituyen actos mercantiles per se. El demandante hace alusión al uso de su signo y pretende hacer valer derechos declarativos y no constitutivos sobre el supuesto registro de nombre comercial y para tal sentido hace alusión a una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se pronuncia sobre los nombres comerciales (Proceso 0006-1P-2008) lo que es claro; sin embargo, dichos contextos no son aplicables a los procesos de infracción como pretende hacer valer el demandante. En ese sentido debe repararse en el contenido de los artículos 191 y 194 de la Decisión 486 quedando claro que la Decisión 486 protege a los nombres comerciales por su primer uso en el comercio, así como las causales de no reconocimiento por causas de riesgo o confusión o asociación con derechos de marcas previos. El demandante dentro del proceso de infracción solo planteó la excepción de impersonería antes de contestar la denuncia de infracción, omitiendo lo establecido en el Artículo 24 numeral 3 del Instructivo Administrativo No. 001/05 sobre denuncias de infracción y/o 9violaciones a los Derechos de Propiedad Industrial, el mismo que señala cómo se tramitarán dichas excepciones, planteadas todas juntas y antes de respuesta a la misma; además, dichas excepciones operan cuando existe identidad de partes, causa y objeto, lo cual no es aplicable al presente caso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

juntas y antes de respuesta a la misma; además, dichas excepciones operan cuando existe identidad de partes, causa y objeto, lo cual no es aplicable al presente caso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada.

2. De oficio se interpretarán los artículos 155 literal e), 224, 226, 227 y 238 de la citada Decisión 486, al tratarse de un tema relacionado con infracción de marca notoria. 3 Decislón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licanciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de nolificación de la resolución que agole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. 4 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedira cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; () “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como Tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. () “Artículo 226.- Constiluirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tolalidad oen una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o translileración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

mismo en su tolalidad oen una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o translileración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tofalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o lransliteracion del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si lal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

10C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos.

2. Lamarca notoria, su protección y su prueba.

3. Laacción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en una acción por infracción.

D. — ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.

Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos 1.1. En el procedimiento administrativo intemo HARD ROCK LIMITED argumentó el uso no autorizado por parte de Massoud Abutbul, Yair Tobis y Dorit Zimerman de Moralli, en el Bar-Restaurant-Pub denominado HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA de sus marcas “HARD ROCK CAFÉ & DESIGN" y “HARD ROCK BEER". 1.2. Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales

ROCK CAFÉ & DESIGN" y “HARD ROCK BEER". 1.2. Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo, para el efecto, los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia®. 1.3. El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos". “Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo di