TJCA - Proceso 571-IP-2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 571-1P-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 121/2013

Referencia: Infracción de derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 446/2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 10 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 140, 144, 154, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fin de resolver el proceso interno N° 121/2013, y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA

Demandado: VICEMINISTERIO DE COMERCIO Y

EXPORTACIONES DEL ESTADO

PLURINACIONAL DE BOLIVIAB.

Cc. Proceso 571-1P-2016 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, se desprende que los temas controvertidos en el proceso interno son:

1. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por el uso

ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, se desprende que los temas controvertidos en el proceso interno son:

1. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de la denominación "LAVASECO" en el signo RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA (mixto) por parte del señor PEDRO MANUEL YAÑEZ LEON, al ser similar a la marca LAVASECO UNIVERSAL (denominativa)' registrada previamente a favor de

LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA.

2. La negativa de la acción por infracción propuesta por LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA toda vez que la autoridad nacional competente consideró que el término "LAVASECO" que forma parte de la marca registrada LAVASECO UNIVERSAL (denominativa) de titularidad de la demandante, es un término genérico y de uso común, por lo tanto, débil, en tal virtud la titular no está facultada para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 140, 144, 145, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de los cuales únicamente se interpretará el Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para tratar el tema de acción por infracción por el uso de signo idéntico o similar en el comercio. —— a DE 7

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Comunidad Andina? para tratar el tema de acción por infracción por el uso de signo idéntico o similar en el comercio. —— a DE 7 ES Y No SECRETARIA > || </) Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho do impedira cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ósta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b. suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; Cc. fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materialos; d. usar en el comorcio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con cl titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se . presumirá que existe riesgo de confusión; e, usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de

registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se . presumirá que existe riesgo de confusión; e, usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de ¢, cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño ¢ nómico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor ercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de larca o de su titular, 2Proceso 571-1P-2016 De oficio se interpretará los Literales f) y 9) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, para tratar el tema de los signos de genéricos y de uso común. No se interpretarán los Artículos 136, 140, 144, 145, 238, 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni los Artículos 81, 82 Literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que no son objeto de controversia las causales relativas de irregistrabilidad; la fecha de presentación de la solicitud; los requisitos de forma de la solicitud; la acción por infracción y su prescripción; las causales absolutas de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 344 y el legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.

12. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

el cual establece lo siguiente: 3 . usar públicamonte un signo idéntico o similara una marca notoriamente conocida, aun para finos no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; y consistan oxclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del o producto o servicio de que so trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

producto o servicio de que se trate; y consistan oxclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del o producto o servicio de que so trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; e ESA Ne Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. ] v,Proceso 571-1P-2016 “Artículo 155 - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". 1.3. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) o no Wo &, NNDan P

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a) o no Wo &, NNDan P

LDE SN Pt e

: | % Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el = Ver Int btetación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. Y SECRETARIA ” ||Proceso 571-1P-2016 consentimiento de los demás. (i) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto == Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos aplicada o Supuesto | productos. semejante directamente | colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. [~ Es Titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | servicios aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con una Supuesto II productos vinculados a | marcao signo idéntico o los servicios que | semejante sobre distingue —la — marca | productos vinculados a protegida. los servicios queProceso 571-1P-2016 distingue “la marca protegida. Es titular de una | Aplica o coloca la marca marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios. | semejante sobre | aplicada o colocada con envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto e 0 rr I pue embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o Marca protegida para | productos o servicios

Supuesto e 0 rr I pue embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o Marca protegida para | productos o servicios acondicionamientos de 1.6. 1.7. 1.8. productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”.

norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales 7 AN REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: 1, tr, Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Móx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. pml. Adquirir cierta condición o calidad.” — Disponible — en: http://die.ree.es/7id=0Y0i8Fo onsulta: 12 de noviembre de 2018). L£ÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y E i ¡o > | s ECRET ARIA led Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372 a / Ne 2/ S, < 6Proceso 571-1P-2016 después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Supuesto | Es titular de una marca que distingue productos. Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos. Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Supuesto ll Es titular de una marca que distingue servicios. Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Supuesto 1 Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada

envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Supuesto 1 Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Marca protegida para supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. E N exclusivo so modificación o a . En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho bre la marca, pero también al consumidor. La supresión, Iteración de la marca colocada en el producto o sobre sus ases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores 7Proceso 571-1P-2016 inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. 1.10. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases,

condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.12. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacias con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo. 1.14.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. / Suar Da 16: Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar /@ «a o\ () > - / & y % ÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y | SECRE tarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. ( . 'TARI;] > // 8Proceso 571-1P-2016 la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el

(1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 1.19. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición”. 1.20.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad 1.21. proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.22. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.Proceso 571-1P-2016 de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión''. 1.24.En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo

de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo odo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de de 2013. 1 | NS 3 10Proceso 571-1P-2016 caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.25.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica??, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) — Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continua