TJCA - Proceso 578-IP-2016

& NE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 578-1P-2016

Asunto: Interpretacion Prejudicial

Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-138227

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N 1003-400 del 11 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales a) y d) del Artículo 155 y del Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2015-138227; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

emandante: SCOTT WASSERMAN andadas: PAULA GOMEZ VELEZ

XIMENA PENAFORT GARCESProceso 578-1P-2016

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso intemo, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Determinar si existe infracción de los derechos de propiedad industrial

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso intemo, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Determinar si existe infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de las demandadas Paula Gómez Vélez y Ximena Pefiafort Garcés, por presuntamente: 1.1. Reproducir el elemento denominativo de la marca LILASH

(mixta) en el nombre de dominio www. lilashcolombia.com.co 1.2. Utilizar y reproducir a título de marca, nombre comercial y enseña comercial en el comercio electrónico, las marcas LILASH (mixta) y LIBROW (mixta) registradas a favor de

SCOTT WASSERMAN.

2. Determinar si el uso de las marcas registradas a favor de SCOTT WASSERMAN por parte de las demandadas fue a título de marca.

3. Determinar si se configuró la figura del agotamiento del derecho respecto de las marcas LILASH (mixta) y LIBROW (mixta) registradas a favor de SCOTT WASSERMAN.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El órgano consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 y del Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Procede la interpretación solicitada.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular ol derecho do impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientos actos:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular ol derecho do impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientos actos: 8) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vínculados a los servicios para los cualos ésta se ha rogistrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando fal uso pudieso causar confusión o un rosgo de asociación con ol titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existo riesgo de confusión; (--) “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comorcial, conforme a las nomas nacionales de cada Pals Miembro."Proceso 578-IP-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 157, 158, 191, 192, 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar los temas relacionados con los usos que no requieren autorización del titular de la marca, el agotamiento del derecho y el nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Decislón 486 de la Comisión do la Comunidad Andina. -

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Decislón 486 de la Comisión do la Comunidad Andina. - “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, ulilizar en el mercado su propio nombro, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar do origen o época do producción de sus productos o do la prestación de sus servicios u otras características do éstos; siempro que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su tilular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive on publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la oxistencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o do accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempro que tal uso sea do buena fe, se limite al propósito do información al público y no sea suscoptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos." “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto prolegido por dicho registro, después de que ose producto se hubiese introducido on el comercio en cualquier país por ol titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envasos o embalejes quo estuviesen en contacto directo con ellos no hubieson sufrido

ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos porsonas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la ofra una influencia decisiva con respecto 3 la explotación de los derechos sobro la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comorcial se adquiero por su primer uso en ol comercio y termina cuando cesa ol uso del nombro o cesan las actividades de la empresa o del establecimionto que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier lercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiero causar confusión o un ñesgo de asociación con la emprosa del litular o con sus productos o servicios, En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamionto injusto del prestigio del nombro o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 on cuanto corresponda." “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombro comercial podrá registrario o depositario ante la oficina nacional competente. El registro o depósito ndrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos vistos en el artículo 191."VA: 1/8 | NoE 1.1. 1.2.

TE > (¥ SECRETARIA

Proceso 578-IP-2016 Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial, El nombre comercial. Características y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección.

1.2.

TE > (¥ SECRETARIA

Proceso 578-IP-2016 Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial, El nombre comercial. Características y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Usos que no requieren autorización del titular de la marca. Agotamiento del derecho marcario. Respuesta a la pregunta realizada por el Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que molan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) — aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que $e hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

e) — fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) — usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño terpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.1.3.

1.4. 1.5. (- SECRETARIA ?

Proceso 578-IP-2016 económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se

la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto I: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. yesta se ha registrado,

semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. yesta se ha registrado, Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un si semejante sobre productos vin.

Supuesto III: aplicar o colocar la mar g Proceso 578-1P-2016 no distintivo idéntico o culados a los servicios para los cuales ca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del E Sujeto activo " Sujeto pasivo Cn supuesto al — Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico O | productos aplicada o Supues | productos. semejante directamente | colocada — con una to! sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre a — — | | productos. Es titular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico O | servicios aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con — una Supues productos vinculados a marca o signo idéntico o to ll los servicios que semejante — sobre distingue la marca productos vinculados a protegida. los — servicios — que distingue la marca . ] __ _| protegida. Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios productos o servicios. semejante Sobre | aplicada o colocada con envases, envolturas, | una marca o signo -. embalajes 0 | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o

acondicionamientos de [ _productos. 1.6. Resulta necesario indicar cómo los productos so: protegidos o expuestos p producto para su comerci tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los Supermercados, mostra: dores, quier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo do manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar, 4. tr. Méx. y Ven. Entronar a un deportista. === $: tr. Ven. Adiostrar a un animal. LD IDO. pal. Adquirir cierta condición o calidad.” ZA Y s(Consulta: 12 de noviembre de 2018). N Disponible — en: hitp://dle.rae.es/?id=0YOi8Fo /@ 2 2\ G \ SECRETARIA17. 1.8. Proceso 578-1P-2016

Disponible — en: hitp://dle.rae.es/?id=0YOi8Fo /@ 2 2\ G \ SECRETARIA17. 1.8. Proceso 578-1P-2016 Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se Encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto | Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que distingue | después de que se | supresiones o productos. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo — idéntico o | aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre | idéntico o semejante productos. sobre productos. Supuesto | Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que distingue | después de que se | supresiones o servicios. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo — idéntico o | aplicada o colocada con Supuesto II semejante Sobre | una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante a los servicios que | sobre envases, distingue la marca | envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos. [ Supuesto III | Es tular de una | Suprime o modifica la | Marca protegida _ para | EON Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Dorecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y entarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372,Proceso 578-IP-2016

marca que distingue | marca después de supresiones o productos 0 | que hubiese sido | modificaciones después servicios. aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo | aplicada o colocada con idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, | idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes O | envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 1.9. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwilh y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 1.10. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

1.12.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino n el Literal d) del mismo artículo. Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y rios: Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 578-1P-2016 1.14.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.16.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para

contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.16.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: () — Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) — Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 1.19. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición?. 1.20. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En

ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición?. 1.20. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros —— Materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la pretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017.Proceso 578-1P-2016 infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.21. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.22. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) Eluso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en

a) Eluso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) — Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente De eferencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 do diciembre de 2015. (E oo (|~ SECRETARIA No , 10Proceso 578-1P-2016 iguales.

De eferencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 do diciembre de 2015. (E oo (|~ SECRETARIA No , 10Proceso 578-1P-2016 iguales. 1.23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión'9. 1.24.En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo Caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción 0, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

1.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina juridica', a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) — Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013, Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho