TJCA - Proceso 58-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 58-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “VELOMED”

(denominativa). Expediente Interno: 00830-2010-0-1801JR-CA-14.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 830-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 22 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00830-2010-0-1801-JRCA-14.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI,

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: ALBIS S.A.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 16 de septiembre de 2008 ALBIS S.A., solicitó el registro del signo VELOMED

(denominativo) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 15 de octubre de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la solicitud de registro de la marca VELOMED (denominativa).

3. El 20 de octubre de 2008 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de tal solicitud formuló oposición sobre la base del registro previo de su marca VELOCEF (denominativa) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 3 de junio de 2009, mediante Resolución 001291-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi en su condición de autoridad de primera

instancia administrativa, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

5. El 15 de junio de 2009 E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C., interpuso recurso de apelación.

6. El 13 de enero de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI expidió la Resolución 0105-2010/TPI-INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia.

7. El 7 de febrero de 2010 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., presentó demanda contenciosa administrativa.

8. El 12 de mayo de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 19 de junio de 2012 ALBIS S.A., en calidad de tercero interesado contestó la demanda contenciosa administrativa.

10. El 7 de marzo de 2014 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Catorce, por la cual declaró infundada la demanda planteada.

11. El 21 de mayo de 2014 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Catorce.

12. Mediante providencia de 14 de octubre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”.

“Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.3

13. La sociedad E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que existe un evidente parecido entre la marca registrada con anterioridad VELOCEF (denominativa) y el signo solicitado con posterioridad VELOMED

(denominativo). - Aduce que las marcas registradas están formadas por el mismo número de letras debido a esto su extensión gráfica es idéntica. - Afirma que entre las marcas registradas no solo hay identidad entre las vocales sino también en la mayoría de consonantes por lo que resulta obvio que la marca VELOMED (denominativa), registrada posteriormente fue constituida en base a una marca anteriormente registrada como lo es VELOCEF (denominativa) con la cual guarda estrecha similitud tanto en la forma de escribir como en su pronunciación. - Enuncia que la única diferencia entre estas dos marcas es la quinta letra lo cual no es suficiente para establecer una diferencia además tienen todas las letras idénticas y ubicadas en los mismos lugares. - Refiere que además de la similitud gráfica y fonética las dos marcas protegen los mismos productos farmacéuticos y medicinales ubicados en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Señala que entre estas marcas no solo existe confusión directa sino también confusión indirecta. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

14. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

• Señala que entre estas marcas no solo existe confusión directa sino también confusión indirecta.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

14. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Enuncia que para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar tal semejanza que haga que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error en el público consumidor.

• Afirma que a pesar de que las marcas compartan algunas letras en común no permiten llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión a los consumidores toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor.

• Indica que resulta relevante mencionar que si bien los signos confrontados coinciden en el uso de la inicial VELO, esto de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Señala que ninguna persona tiene la exclusividad para el uso de la partícula VELO, por lo que ésta no puede resultar determinante para establecer semejanzas entre signos que pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado.4

15. ALBIS S.A., dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente: - Manifiesta que concuerda con la autoridad administrativa pues al existir diversos signos registrados a nombre de diferentes terceros que utilizan el término VELO para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se demuestra que su coexistencia es posible sin que ello cause confusión al público consumidor, pues difícilmente el término VELO podría indicar un origen empresarial determinado.

d. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que entre el signo solicitado VELOMED (denominativo) y el signo registrado VELOCEF (denominativo) se observa que los signos confrontados coinciden en el empleo de las letras VELO; sin embargo esto no es suficiente para determinar el riesgo de confusión más aún si el uso de los productos es frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. d. Argumentos del Recurso de Apelación:

16. E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que existe un evidente parecido gráfico y fonético entre las marcas denominativas VELOCEF y VELOMED. - Indica que la última letra de la marca registrada con anterioridad es F y de la marca registrada con posterioridad es D y están antecedidas por la misma vocal E, debido a esto se presenta un enorme parecido fonético y, por tanto, son confundibles.

• No solo existe identidad entre vocales sino también en la mayoría de consonantes, su única diferencia es la quinta letra y esto no resulta suficiente para determinar la diferencia entre las dos marcas que tienen todas las letras idénticas y ubicadas en los mismos lugares. - Ambas marcas protegen los mismos productos farmacéuticos y medicinales ubicados en la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El juez consultante, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)5 En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. : Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica,

reglas para efectuar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas denominativas.

C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas. Las palabras genéricas.

A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE

CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. RIESGO DE ASOCIACIÓN.

SIMILITUD ORTOGRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA

EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

17. En contra de la solicitud de registro del signo VELOMED (denominativo) E.R.

SQUIBB & SONS, L.L.C. presentó oposición sobre la base de su marca VELOCEF (denominativa), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza

18. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2.

19. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de

determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

20. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.6

21. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal:

“La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3.

22. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación.

23. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

24. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4.

25. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si

existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

26. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

27. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”

(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7

28. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5.

29. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

30. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

31. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

32. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica . Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil

de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

33. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8

34. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6.

35. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso

concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias

que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

36. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

37. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos VELOMED y VELOCEF. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.9

38. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

39. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a

entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

40. En este orden de ideas , la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos

VELOMED y VELOCEF.

C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO). LAS PARTÍCULAS

DE USO COMÚN EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. LAS PALABRAS

GENÉRICAS.

41. Para dar contestación a la pregunta formulada por el Juez consultante, respecto a “Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos que distinguen productos farmacéuticos y emplean términos de uso común o genérico, de conformidad con el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486”, se analizará este tema.

Las marcas farmacéuticas (examen riguroso).

42. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el

marco del Proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del10 despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”.

43. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo

consejo del farmacéutico de turno”.

44. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"7.

45. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

46. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de

riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. Las partículas de uso común en la conformación de las marcas farmacéuticas.

47. Considerando que el INDECOPI Indica que resulta relevante mencionar que si bien los signos confrontados coinciden en el uso de la inicial VELO, esto de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario hacer referencia al tema de las partículas de uso común como parte de las marcas farmacéuticas.

7 Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002.11

48. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el

momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000).

49. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéut