TJCA - Proceso 60-IP-2010

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO Nº 060-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Nº 3 de la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Actor: DORIS ORELLANA PACHECO. Asunto: Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal. Proceso Interno Nº 0662008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil diez.

VISTOS: El Oficio Nº 201-TDCAC-2010, de 10 de marzo de 2010, recibido en este Tribunal el 15 de marzo de 2010, mediante el cual la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 066-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de junio de 2010.

1. Las partes.

Demandante: DORIS ORELLANA PACHECO.

Demandado: JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos. El 05 de junio de 2002, la señora DORIS ORELLANA PACHECO presentó la solicitud de registro del Diseño Industrial CAJA TROQUELADA, CON PAD SEPARADOR, cuyo título es DI 03-595, que se encuentra vigente hasta el 05 de julio de 2012. - Mediante trámite Nº 110520, de 12 de enero de 2001, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANT EL ASADOR (mixta) en la Clase 42 para distinguir servicios de restaurantes y alimentación.- 2 - - Mediante trámite Nº 142763, de 16 de marzo de 2004, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANTE EL GRAN ASADOR (mixta) en la Clase 43 para distinguir servicios de restauración (alimentación), argumentando utilizar en el mercado el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR desde el año 1993. - El señor JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ, a través de su local comercial, RESTAURANTE EL GRAN ASADOR, según la demandante, utiliza el diseño industrial, las marcas registradas y el nombre comercial citados líneas arriba.

• 2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante DORIS ORELLANA PACHECO aduce lo siguiente: - En el mercado ecuatoriano se ha estado utilizando comercialmente y explotando el Diseño Industrial de Caja Troquelada, con Pad Separador en los locales que son de propiedad del señor José Estuardo Galindo Sánchez, sin autorización alguna de su parte. - En los locales comerciales del señor José Estuardo Galindo Sánchez se encuentran ofreciendo servicios de restauración y alimentación bajo la marca RESTAURANT EL GRAN ASADOR, marca que guarda identidad con las marcas

RESTAURANT EL ASADOR (mixta) y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR

(mixta), registradas a nombre de la demandante. - El señor José Estuardo Galindo Sánchez utiliza el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR, el cual viene siendo usado de forma ininterrumpida, continua y de buena fe, desde el año 1993, por la demandante. - La demandante alega los artículos 129, 155, 191 y 192 de la Decisión 486. 2.3 Contestación a la Demanda. El demandado JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ, argumenta lo siguiente: - Falta de legitimación activa y de derecho de la señora DORIS ORELLANA PACHECO para interponer individualmente la demanda, pues comparte la titularidad de los derechos sobre la marca RESTAURANTE EL ASADOR (mixta) con su hermano DIEGO FERNANDO GALINDO. - Improcedencia de la pretensión de la señora DORIS ORELLANA PACHECO que se sustenta en un derecho marcario, puesto que existe un uso anterior de los

signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR, con nombre comercial por parte de los hermanos Galindo Galindo. El primer uso del signo RESTAURANTE GRAN ASADOR se originó el 12 de abril de 1978. - El registro de los signos EL GRAN ASADOR y EL ASADOR que obtuvo la señora DORIS ORELLANA PACHECO con mala fe, se han convertido en signos comunes para identificar los servicios protegidos de la Clase 43. - La señora DORIS ORELLANA PACHECO obtuvo el registro marcario en contravención del artículo 136, literal b) de la Decisión 486.- 3 - - El Diseño Industrial que reivindica la señora DORIS ORELLANA PACHECO como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el demandado. El diseño de la caja troquelada que la señora DORIS ORELLANA PACHECO reivindica como de su creación fue elaborado por la empresa CARTORAMA C.A., el 05 de abril de 2000, a pedido del señor ESTEBAN DURÁN, para su negocio denominado POLLOS EL HORNO DON DURÁN. - El demandado alega el artículo 169 de la Decisión 486 : “La oficina nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o

designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”. - El demandado agrega que: “Estos signos idénticos, similares o semejantes a los registrados como marcas por la accionante, han coexistido como nombres comerciales, antes, durante y después del mentado registro en el IEPI, por los miembros de la familia Galindo-Galindo; no obstante, a estas alturas se pretende ejercer un derecho exclusivo adquirido de mala fe únicamente en contra del compareciente, por ser un competidor comercial importante y con inocultable afán de constituir un monopolio. No obstante, también otras personas naturales y/o jurídicas ajenas a esta familia han utilizado nombres comerciales con signos similares y semejantes a las marcas registradas por la actora en iguales servicios, como lo demuestro a continuación, con base a la información que en línea (“on line”) ofrece el Servicio de Rentas Internas, limitando esta muestra únicamente a algunos establecimientos de la ciudad de Cuenca. (…) Es justo concluir en que el signo “Asador”, asociado a cualquier otro como el descriptivo “Restaurante” o adjetivo como “Grande” (“gran”), constituye un signo común para identificar iguales servicios a los contemplados en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales la marca se encuentra registrada y más específicamente aún, para el expendio de pollos asados, por lo que su capacidad distintiva como signo, aparte de ser descriptivo de la característica del producto, es realmente muy débil para distinguir como marca de servicios comunes en el mercado”.

• El demandado alega el artículo 172 , párrafo segundo, de la Decisión 486: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe (…) “. - En las Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, que confirieron los registros marcarios a favor de Doris Orellana sobre los signos “Restaurante El Gran Asador” y “Restaurante El Asador”, se ignoró que estos signos se encontraban siendo utilizados como nombres comerciales, lo cual ameritaba decretar por parte del IEPI, aún de oficio, la nulidad de la marca. - Existe una gran reputación de un negocio familiar, que se encontraba consolidada bajo la identificación de dos nombres comerciales utilizados por más de dos décadas, aprovechando la incorporación a la familia Galindo-Galindo por el vínculo matrimonial con uno de los gestores de la actividad comercial, para adquirir -a4escondidasel registro marcario sobre estos signos y luego pretender excluir de la competencia a sus hermanos políticos. - El diseño industrial que reivindica la actora como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el compareciente demandado. Este consiste en una forma usual de envase para el servicio de venta de pollos asados, que a más de ser común y no poseer originalidad, carecía de novedad a la época

del otorgamiento del registro, pues ya se había divulgado varios años atrás y se venía utilizando en cajas de cartón o de cartulina para el despacho del producto, no solamente en los restaurantes de los hermanos Galindo-Galindo, sino también en otros restaurantes o negocios que se dedican a igual actividad. Se presentó reconvención a la demanda por parte de José Estuardo Galindo Sánchez, con fundamento en: la señora Doris Orellana Pacheco consiguió de mala fe los registros marcarios de los signos RESTAURANTE EL ASADOR y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR; la exigencia de un uso personal y la adquisición de mala fe de derechos marcarios exclusivos sobre los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR; la señora Doris Orellana Pacheco obtuvo el registro marcario en contravención al artículo 136 literal b), de la Decisión 486; que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ignoró que los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR se estaban utilizando como nombres comerciales, lo cual ameritada la declaración de nulidad de oficio; que el uso de los citados nombres comerciales deben ser materia de reparación patrimonial e indemnización; que se ejercieron acciones administrativas utilizando los citados nombres comerciales; y, que la actuación de la señora Doris Orellana Pacheco constituye una conducta desleal. En la contestación a la reconvención, la señora Doris Orellana Pacheco, contesta negando el fundamento en que posee los derechos que en la demanda ha aducido; que

sus títulos puedan tener vicios de nulidad y por tanto dicho fundamento no puede ser tomado en cuenta; y, negando los fundamentos de hecho y derecho de la reconvención.

CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se procede a la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:- 5 - “DECISIÓN 486 (…) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al

diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua. Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, ogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…)- 6Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste

se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.- 7Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello

pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo

contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. (…)”.- 8En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. MEJOR

DERECHO.

En el presente caso, la demandante Doris Orellana Pacheco y el demandando José Estuardo Galindo Sánchez discuten la titularidad del nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR, a fin de dilucidar quién posee un mejor derecho sobre el mismo. Al respecto, este Tribunal ha señalado recientemente en la Interpretación Prejudicial 82-IP-2009, que el nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial:  El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.  Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.  El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos

nombres comerciales diferentes de ella.  El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.  La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. La protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso . Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado . El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación

al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el9uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro . (Proceso 45-IP-98. Marca: ”IMPRECOL”, publicada en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados . La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud

de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Proceso 03-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998 )”. (Proceso 226-IP-2005. Marca: “NAVEGALIA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1330, de 21 de abril de 2006).

3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error.

A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho sobre el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR si la

demandante Doris Orellana Pacheco o, en cambio, el demandado José Estuardo Galindo Sánchez, según la demostración del primer uso , así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la10regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE

LAS MARCAS.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos,

sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca, lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o

primordiales.- 113. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE

SIGNOS DISTINTIVOS.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El literal b) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba qu