TJCA - Proceso 606-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de septiembre de 2016 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente

VISTOS

: 606-IP-2015 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Deseal y Propiedad Industrial, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia : 2015-140485 : Marcas involucradas REBELIÓN ORQUESTA (denominativa) y ORQUESTA REBELION DE

COLOMBIA. : Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-313, de fecha 30 de octubre de 2015, recibido el 12 de noviembre de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Artículo 155, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-140485; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.2.2.

2.3. 24.

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno: Demandante : José Luis Pardo Bejarano

Demandado : Hugo Orlando Hemández Ruiz Hechos relevantes: . El 18 de junio de 2015, José Luis Pardo Bejarano (en adelante, el señor Pardo) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad

Demandante : José Luis Pardo Bejarano

Demandado : Hugo Orlando Hemández Ruiz Hechos relevantes: . El 18 de junio de 2015, José Luis Pardo Bejarano (en adelante, el señor Pardo) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Hugo Orlando Hernández Ruiz (en adelante, el señor Hernández), en base a la marca denominativa de su titularidad REBELIÓN ORQUESTA, inscrita con Certificado 471378, para distinguir servicios musicales correspondientes a la Clase 41 de la Clasificación

Internacional de Niza. El señor Hernandez, viene utilizando la marca REBELIÓN ORQUESTA, en eventos artísticos musicales, presentaciones, animaciones, generando confusión entre los interesados consumidores y clientes potenciales, y con ello afectando sus derechos. Se han generado confusiones por parte de los interesados en contratar los servicios musicales de la agrupación con la marca REBELIÓN ORQUESTA, generando perjuicios al buen nombre y por consiguiente en detrimento a la actividad y desempeño comercial. Mediante Oficio 1003-313 del 30 de octubre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) ¿Puede configurarse la infracción del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo?

(i) ¿Puede configurarse la infracción del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? (in ¿Puede configurarse la infracción del Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo?3.2. 3.3. 34. 35. 3.6. (iii) En los términos de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? (iv) — ¿Esta notoriedad, solo puede ser declarada por la oficina nacional de registro competente? ¿puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial? Argumentos de la demanda del señor Pardo: . El señor Pardo se dedica desde la década de los setenta a ejercer actividades musicales a través de orquestas y agrupaciones dedicadas a la prestación de servicios musicales. En el año 1980, denominó a su agrupación musical con el nombre de REBELIÓN ORQUESTA. Dicha agrupación a la fecha ha venido desarrollando, exhibiendo y desplegando por todo el territorio colombiano su música y logrando el reconocimiento de su denominación, El 17 de setiembre de 2013, adquiere la titularidad de la marca REBELIÓN ORQUESTA que fue de titularidad del señor Álvaro Masmela Cala. El señor Hernández viene utilizando la marca REBELIÓN ORQUESTA, en

El 17 de setiembre de 2013, adquiere la titularidad de la marca REBELIÓN ORQUESTA que fue de titularidad del señor Álvaro Masmela Cala. El señor Hernández viene utilizando la marca REBELIÓN ORQUESTA, en eventos artísticos musicales, presentaciones, animaciones, generando confusión entre los interesados consumidores y clientes potenciales, y con ello afectando sus derechos. Se han generado confusiones por parte de los interesados en contratar los servicios musicales de la agrupación con la marca REBELIÓN ORQUESTA, generando perjuicios al buen nombre y por consiguiente en detrimento a la actividad y desempeño comercial. El señor Hernández registró en la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja Boyacá, la marca ORQUESTA REBELIÓN, con el Certificado 29329, además tiene publicado videos, fotos y otros elementos constitutivos con la marca ORQUESTA REBELIÓN de Bogotá de Tunja y demás ciudades. Argumentos de la contestación del señor Hernández: . Mediante escrito del 18 de agosto de 2015, señaló que no se demuestra con ninguna prueba el uso anterior que ha realizado el demandante. De igual forma, la razón social ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA, es muy diferente a la que describe la parte demandante.4.2, 4.3. 4.4. Se puede comprobar por medio del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Tunja, la fecha de matrícula la cual es de 10 de octubre de 1994, así como que el origen de su orquesta data desde el año 1986. La razón social de la agrupación es ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA y no REBELIÓN ORQUESTA, ya que desde 1986 o desde su

1994, así como que el origen de su orquesta data desde el año 1986. La razón social de la agrupación es ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA y no REBELIÓN ORQUESTA, ya que desde 1986 o desde su matrícula, no se ha presentado reclamación o queja que lleven a suscitar el conflicto actual. Es falsa la alegación de la demandante al decir que utilizamos el nombre REBELIÓN ORQUESTA, toda vez que el demandado alega que utilizan el

nombre ORQUESTA REBELIÓN DE COLOMBIA.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de los Literales d) y e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Procede la interpretación de los Literales d) y e) del Artículo 155. Adicionalmente, de oficio se interpretarán el Artículo 154 y el Artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, referentes Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; &) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaño de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular: .y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la aulondad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación mterna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. 41.1. 1.2. 1.3. al derecho al uso exclusivo de la marca y el derecho que tiene el titular de una marca registrada para interponer una acción por infracción, respectivamente, toda vez que son materia de la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a

respectivamente, toda vez que son materia de la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular, El Derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, el demandante interpuso demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual. En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o

titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colilulares.” De mado referencial, ver Proceso 418-1P-2015, p.8, de fecha 13 de junio de 2016.1.4.

21. 2.2. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. () — En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la

idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) — usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..) Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 67 (i) — El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. . El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los Literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir

detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 5 De modo referencial, ver Pro modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, p.5.2.5. 2.6. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) — Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva,

confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.” Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...iesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo olro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que

(confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en confiicio y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-1P-2008). De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8.2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el régimen común sobre propiedad industrial El Artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la autoridad nacional competente. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del país miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela no podrá ser concedida sino frente al autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Preguntas formuladas por el Órgano consultante

ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a 94.1. ¢ precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. ¿Puede configurarse la infracción del Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? Para dar respuesta a la pregunta formulada, este Tribunal considerará pertinente contemplar los siguientes supuestos: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo haya sido del conocimiento del titular de la marca. b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca. En ese sentido, con relación al primer supuesto se deberá acudir a la figura contemplada en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que comprende la prescripción de una acción por infracción. Dicha acción, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

por infracción. Dicha acción, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. De lo anterior, se desprende que si el término de prescripción depende del conocimiento del hecho infractor por parte del titular de la marca, este deberá demostrar que el periodo de conocimiento no ha superado el plazo establecido por la norma comunitaria para acreditar que la acción por infracción no ha prescrito. Con relación al segundo supuesto, se debe considerar que si e! tipo de coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. ¿Puede configurarse la infracción del Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando el signo presuntamente infractor (no registrado) ha coexistido con la marca registrada durante un periodo de tiempo? 104.3. Para dar respuesta a la pregunta formulada, este Tribunal considerará pertinente contemplar los supuestos referidos en la respuesta anterior, los cuales son los siguientes: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca notoria durante un periodo de tiempo haya sido del conocimiento del titular de la marca. b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca notoria durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca. En ese sentido, con relación al primer supuesto, “la acción contra un uso

b) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca notoria durante un periodo de tiempo no haya sido del conocimiento del titular de la marca. En ese sentido, con relación al primer supuesto, “la acción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción”; tal como establece el Artículo 232 de la Decisión 486. Finalmente, cabe destacar que, al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, la Autoridad consultante deberá tener en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo, según lo dispuesto en el Artículo 234 de la Decisión 486. Con relación al segundo supuesto, se debe considerar que si el tipo de coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. En los términos de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo

notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los países miembros, Por su parte el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 11Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad. Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida va más allá del principio de territorialidad toda vez que se protegerá independientemente del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella™. La notoriedad de una, marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición." El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.

el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no