TJCA - Proceso 607-IP-2015

Ey TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de julio del 2016

Proceso: 607-1P-2015

Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Expediente Interno

Del Consultante: 504801-2012

Referencia: Apelación dentro del proceso de registro del Lema

Comercial “CON LA CALIDAD DE SIEMPRE”

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 008-2015/SPI-INDECOPI, recibido 16 de noviembre de 2015, mediante el cual, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección dela Propiedad Intelectual — INDECOPI solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 504801-2012; y, El auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes enel Proceso Interno: Demandante: TIENDAS TIA S.A.C. (Perú) Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

1b 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. Hechos Relevantes . El 22 de agosto de 2012, Tiendas Tía S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CON LA CALIDAD DE SIEMPRE", para usarse como

2.3. 2.4. 3.1. Hechos Relevantes . El 22 de agosto de 2012, Tiendas Tía S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CON LA CALIDAD DE SIEMPRE", para usarse como complemento del nombre comercial TÍA TIENDAS CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de aceites, grasas comestibles, lácteos, mermeladas, conservas, comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). Tienda ía Pe casdad de SOTO CON LA CALIDAD DE SIEMPRE El 29 de abril de 2013, mediante Resolución 6243-2013/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente el registro del lema comercial solicitado por Tiendas Tía S.A.C. de Perú, argumentando que el lema comercial sólo puede utilizarse como complemento de una marca, basándose así en los artículos 175 y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 29 de abril de 2013, inconforme con tal decisión Tiendas Tía S.A.C. (Perú), presentó recurso de apelación contra la Resolución 62432013/DSD-INDECOPI, el cual se encuentra actualmente en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

• INDECOPI, La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

• INDECOPI, La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en el recurso de apelación Tiendas Tía S.A.C. (Perú), en su escrito de demanda de recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “(...) El lema comercial solicitado reúne todos los requisitos establecidos en la Decisión Andina 486, por cuanto se trata de signo que se encuentra compuesto por elementos diferentes que la diferencian de todos y cada Expediente Administrativo 4463.32. 3.3.

34. 35. una de los lemas comerciales para la misma clase y para las mismas actividades comerciales”.

Señala que la "(...) aplicación y el otorgamiento de un registro de Lema Comercial, guarda relación directa con el decreto Legislativo 1075 y Decisión Andina 486 y en consecuencia son aplicables tanto a las Marcas de Producto, Marcas de Servicio y Nombres Comerciales”. “(...) La Resolución 006243-2013/DSD-INDECOPI, del 29 de abril de 2013, en el punto 2.1 Requisitos de registrabilidad, en una de sus partes dice a la letra "... El artículo 175 de la decisión 486, régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que se entiende por Lema Comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca ...”, posteriormente en el tercer párrafo del mismo punto dice, “... se debe de precisar que el Lema Comercial

Común sobre Propiedad Industrial, establece que se entiende por Lema Comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca ...”, posteriormente en el tercer párrafo del mismo punto dice, “... se debe de precisar que el Lema Comercial puede utilizarse como complemento ÚNICAMENTE de una marca registrada...”, como se puede apreciar la Autoridad responsable agregó el término UNICAMENTE, al dispositivo legal, de tal manera que fuerza o limita el uso de un Lema Comercial, en forma exclusiva, a una marca registrada”. “(...) Si aplicáramos a la letra lo dispuesto en la referida resolución, se tendría que considerar entonces de que todas las solicitudes de cancelación y nulidad solicitadas a Nombres Com: , deberían de ser declaradas improcedentes por cuanto los dispositivos legales del Decreto Legislativo 1075 y la Decisión 486, relacionados a los mismos, solo determinan su aplicación a las Marcas registradas y no a los Nombres Comerciales. “(...) Un lema comercial es un buen complemento y de perfecta aplicación a un Nombre Comercial, y en consecuencia suficientemente distintivo para competir en el mercado como complemento de un signo registrado y para distinguir actividades económicas”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 175? y 176 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, interpretación que se hará por ser pertinente el análisis de dichas normas en la resolución del proceso interno. La Entidad Consultante solicita la interpretación de los artículos antes citados, a fin de que precisemos si “(...) es posible registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado”.

en la resolución del proceso interno. La Entidad Consultante solicita la interpretación de los artículos antes citados, a fin de que precisemos si “(...) es posible registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado”. “[...) Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como merca los lomas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercia! la palabra, frase o leyenda ulilizada como complemento de una marca” 3 () Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marta solicitada o registrada con la cual se usará” 31.1. 12. 1.3. 1.4. 1.5. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Su posibilidad de registrarse como complemento de un nombre comercial registrado. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El lema comercial. Su posibilidad de registrarse como complemento de un nombre comercial registrado. En primer lugar, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que Tiendas Tía S.A.C. (Perú) solicitó el registro del lema comercial CON LA CALIDAD DE SIEMPRE, para usarse como complemento del nombre comercial TÍA TIENDAS CON LA CALIDAD DE SIEMPRE y logotipo para distinguir actividades económicas comprendidas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se ha establecido que el lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado, la doctrina enseña que “(...) los

establecido que el lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado, la doctrina enseña que “(...) los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera de valorización”... Rs De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 176 de la Decisión 486 el lema comercial necesariamente deberá acompañar a una marca, de esta manera en la solicitud de registro se deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema comercial. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones”: Para desarrollar el presente tema se ha considerado el contenido, entre otras, de la interprelación prejudicial dictada el 20 de julio del 2015 dentro del Proceso 115-1P-2015 relativa al lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. BENTATA, Victor: “Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230. Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo.1.6.

Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo.1.6. 1.7. 1.8. 1.5.1. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). 1.5.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.5.3. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, en el entendido de que sí existe cancelación, nulidad o caducidad de la marca, quiere decir que la vigencia del lema depende de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 1.5.4. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). De acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. Es importante advertir que el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486,

lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. Es importante advertir que el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. En virtud de lo antes manifestado y para contestar el cuestionamiento expreso realizado por la Corte consultante, esto es, si “(...) es posible registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado”, se precisa que de la revisión de nuestro ordenamiento jurídico resulta evidente que los lemas comerciales son signos distintivos que únicamente sirven de complemento a una marca, sin que exista norma alguna que en este sentido equipare las marcas con los nombres comerciales. Lo dicho tiene sentido, si consideramos que la protección de una marca nace con su registro (sistema atributivo) mientras que en el caso del nombre comercial con su primer uso (sistema declarativo), por lo que registrar un lema comercial que publicite un nombre comercial registrado tiene poca o ninguna relevancia en relación con la protección que se dé al lema comercial, pues en definitiva seguirá la misma suerte del nombre comercial (registrado o no) al que le sirve de complemento. 5En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja

comercial, pues en definitiva seguirá la misma suerte del nombre comercial (registrado o no) al que le sirve de complemento. 5En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 504801-2012, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatyto del Tribunal. Cecilia L ¡67 Cítinteros a MAGISTRADA Hernán De acuerdo con el-Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Dr. H omero Zambrano Abg. Julio César Navarro 7 PRESIDENTE SECRETARIO (e) Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.