TJCA - Proceso 616-IP-2019

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: 616-1P-2019

Asunto: Interpretacion Prejudicial

Consultante: Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Ambato de la República del Ecuador Expediente interno del consultante: 18803-2017-00220

Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad Abellito S.A., por el presunto uso indebido de sus marcas por parte de Productos Lácteos la Americana Normas a ser Artículo 155 y Literal a) del Artículo 156 de la interpretadas: Decisión 486

Tema objeto de Acción por infracción de derechos. Los derechos interpretación: del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTOS: El Oficio N 00974-TCATA de fecha 17 de diciembre de 2019, recibido vía courier el día 20 de diciembre del mismo año, mediante el cual, la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón Ambato de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA o Tribunal) la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136, los Literales a) d) y e) del Artículo 155 y del Literal a) del Artículo 156 de la Qe 7 5 2 E o = SECRETARIA ? < >pi DE y

Proceso 616-1P-2019

los Literales a) d) y e) del Artículo 155 y del Literal a) del Artículo 156 de la Qe 7 5 2 E o = SECRETARIA ? < >pi DE y Proceso 616-1P-2019 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, Decisión 486), afin de resolver el proceso interno N 18803-2017-00220. El Auto de fecha 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Productos Lácteos la Americana

Demandado: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad

Intelectual (IEPI)

B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Corte consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si Productos Lácteos la Americana habría infringido los derechos de propiedad industrial de Abellito S.A. por el presunto uso indebido de los signos HELADO EMPASTADO AVEnturate y HELADOS LA AVELINA (mixtos) confundibles con sus marcas mixtas previamente registradas LA AVELINA HELADO

EMPASTADO COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA

YOGURT COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA LECHE

ENTERA COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA QUESO COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA + LOGOTIPO, y con el nombre comercial LA AVELINA + LOGOTIPO '?.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales

con el nombre comercial LA AVELINA + LOGOTIPO '?.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136, de los Literales a) d) y e) del Artículo 155 y del Literal a) del Artículo 156 de la Decisión 486. Procede la interpretación del Artículo 155 y del Literal a) del Artículo 156 de la Decisión 486, por 1 Que distingue productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Dentro del proceso de tutela administrativa por infracción a los derechos de propiedad industrial, presentado por Abellito S.A. contra Productos Lácteos la Americana, el cual fue resuelto por Resolución N 1111295-2016 de fecha 27 de julio de 2016, emitida por la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Contra dicha Resolución, Abellito S.A. presentó recurso de Reposición, el cual fue resuelto por Resolución N 2213859 de fecha 17 de abril de 2017, emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en el sentido de aceptar el recurso de reposición presentado por Abellito S.A. y, en consecuencia, revocar en su totalidad la Resolución impugnada. ZN Decisión 486. AN Q \ 2

SECRETARIA >

/ &/ Proceso 616-1P-2019 ser pertinente. No procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136, por cuanto no es objeto de controversia la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero.

ser pertinente. No procede la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136, por cuanto no es objeto de controversia la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos 0 servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del

contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos 0 servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» «Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;Proceso 616-1P-2019 propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno, Abellito S.A. alegó que Productos Lácteos la Americana habría infringido sus derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de los signos HELADO EMPASTADO AVEnturate

propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno, Abellito S.A. alegó que Productos Lácteos la Americana habría infringido sus derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de los signos HELADO EMPASTADO AVEnturate y HELADOS LA AVELINA (mixtos), que resultarían confundibles con sus marcas mixtas previamente registradas LA AVELINA HELADO

EMPASTADO COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA

YOGURT COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA LECHE

ENTERA COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA QUESO COTOPAXI ECUADOR + LOGOTIPO, LA AVELINA + LOGOTIPO y del nombre comercial LA AVELINA+LOGOTIPO, las cuales distinguen productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la autoridad consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere pertinente. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.

autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. 1.4. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; e Z E JU® Ver Interpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la 04 » Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016. ON 4 o . > [— SECRETARIA > La s/ vo 3/5 d) e) Proceso 616-1P-2019 fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) e) Proceso 616-1P-2019 fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 1.5. Tomando en cuenta las conductas atribuidas resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.6. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las

señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características”: a) b) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (0) (ii) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: 10) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

O "2 E a |~ SECRETARIA > No Ver Interpretación Prejudicial N 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016.(i) Proceso 616-1P-2019 Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposicion preventiva, pues no es necesario que la infraccion se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.7. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

derechos. 1.7. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del .supuesto Supuesto | El tituiar de una — marca que distingue productos. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante directamente sobre productos. Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Supuesto II El titular de una — marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Supuesto III El titular de

Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Supuesto III El titular de una — marca que distingue productos o servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, + envolturas, embalajes [o] acondicionamientos de productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o Ver la Interpretación Prejudicial N 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.1.8. 1.9. Proceso 616-1P-2019 acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos. 1.10.El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar.

acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo (Consulta: 10 de julio de 2021). Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 616-1P-2019 - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. = A ¥ ¢ Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después Supuesto | productos. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado directamente | sobre productos. sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios. después de que se | de que hubiese sido

sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios. después de que se | de que hubiese sido Supuesto? hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los los servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida. protegida. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después productos o | después de que se | de que hubiese sido Supuesto Il servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado sobre | sobre envases, envases, envolturas, | envolturas, embalajes o embalajes o | acondicionamientos de acondicionamientos de | tales productos. tales productos. 1.11. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 1.12. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la N o NW,Proceso 616-1P-2019

productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 1.12. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la N o NW,Proceso 616-1P-2019 aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: 19 - Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.13.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros." 1.14.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'? 1.15.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.13 1.16.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la

que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.13 1.16.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'4 1.17. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento Ver Interpretación Prejudicial N 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. Ibidem. Ibidem Ibidem Ibidem.Proceso 616-1P-2019 fabricado. '5 1.18.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. '6

infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. '6 1.19. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:17 (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.20. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.' 1.21. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'?. 1.22. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad 7 SS proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem.

otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la DN Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3051 del 26 de junio de 2017. @ SN [ E EN " SECRETARIA > | o lo] T 2, &Proceso 616-1P-2019 1.23. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.29 1.24.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.25.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.26. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de

la autenticidad o no del mismo. 1.26. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor” con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto ed Ver Interpretación Prejudicial N 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. 2 Ver Interpretación Prejudicial N° 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2725 del 22 de abril de 2016. 11Proceso 616-1P-2019

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2725 del 22 de abril de 2016. 11Proceso 616-1P-2019 de los productos o servici