TJCA - Proceso 62-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 62-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los artículos 134 literal a), 150 y 159, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Demandante: COSMETIC WARRIORS LIMITED.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “LUSH” (denominativa).

Expediente Interno: 06711-2011-0-1801-JR-CA-10.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 11915-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día,

solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de julio de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: COSMETIC WARRIORS LIMITED.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. HECHOS RELEVANTES.

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 8 de enero de 2010, la sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED, solicitó el registro de la marca “LUSH” (denominativa) para distinguir: perfumes; lociones, polvos y cremas, todos para uso en la piel; preparaciones cosméticas; dentífricos; preparaciones depilatorias; desodorantes para uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello; champúes ; aceites esenciales; exfoliantes para el cuerpo; lociones para el cuerpo; preparaciones para el baño; burbujas de baño; espumas de baño; aceites de baño; gel para el baño en ducha; gel para el baño en tina; acondicionadores para el cabello; champúes para el cabello; tratamientos para el acondicionamiento del cabello; tratamientos para la caspa; cremas para masajes; lociones para masajes; aceites para masajes; cremas para la piel; limpiadores para la

acondicionadores para el cabello; champúes para el cabello; tratamientos para el acondicionamiento del cabello; tratamientos para la caspa; cremas para masajes; lociones para masajes; aceites para masajes; cremas para la piel; limpiadores para la piel; tonificadores para la piel; mascarillas faciales; tratamientos cosméticos para el cutis; humectantes para la piel; tratamiento y cremas para el cuidado de las uñas; polvos; lápices labiales; rímeles; cremas para ojos; sombras para los ojos; delineadores de ojos; jabones con fragancia; jabones líquidos; cremas y lociones para masajes; preparaciones de tocador no medicadas; artículos de tocador, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de marzo de 2010, no hubo oposición por parte de terceros.

3. Mediante Resolución 15282-2010/DSD-INDECOPI de 1 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por la existencia previa del signo “NUTRALUSH” de propiedad de AVON PRODUCTS INC., para proteger lápices labiales y brillos labiales, comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza , inscrita bajo el certificado 71906, vigente hasta el 28 de mayo de 2011, por considerar que la mayoría de productos que pretende amparar el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distingue

la marca previamente registrada.

4. El 27 de octubre de 2010, la empresa COSMETIC WARRIORS LIMITED, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada, incorporando un acuerdo de coexistencia pacífica celebrado entre COSMETIC WARRIORS LIMITED y

AVON PRODUCTS INC.

5. Mediante Resolución 1933-2011/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia presentado por el solicitante y confirmar la Resolución 15282-2010/DSD-INDECOPI de 1 de octubre de 2010 que denegó el registro de la marca “LUSH” (denominativa).

6. El 14 de diciembre de 2011, COSMETICS WARRIORS LIMITED presenta ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1933-2011/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2011.

7. El 4 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

8. El 31 de julio de 2012, COSMETIC WARRIORS LIMITED, efectúa una réplica de los argumentos proferidos por el INDECOPI.

9. El 21 de diciembre de 2012, mediante Resolución Número 8, el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de3

Lima, resolvió declarar infundada la demanda presentada por COSMETIC WARRIORS

LIMITED.

10. COSMETIC WARRIORS LIMITED, el 15 de enero de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de diciembre de 2012 en la que se declara infundada la demanda contenciosa administrativa por ella presentada.

11. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se respondan los siguientes cuestionamientos: 1) ¿Cómo deben interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaria con relación a la normativa comunitaria? 2) ¿Cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la

Decisión 486? a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

12. La sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

13. Aduce que: “Las solicitudes de registro de marcas se publican en el diario oficial El Peruano, para que los terceros tomen conocimiento de los signos que se desea registrar como marcas y si fuera el caso, formulen oposición a la solicitud de registro cuando el signo solicitado no reúne los requisitos para ser registrado como tal, o su concesión pudiera ocasionar un perjuicio injusto”.

14. Afirma además que: “Debió concederse a COSMETIC WARRIORS LIMITED, el registro de su marca LUSH, porque la empresa AVON PRODUCTS, INC., titular de la marca NUTRALUSH, principal interesada en que su marca no se confunda con ninguna otra, ha declarado, expresamente, que no existe confusión entre el signo de su propiedad y el solicitado por COSMETIC WARRIORS LIMITED, en efecto, como consta en el expediente administrativo, AVON PRODUCTS, INC., titular de la marca NUTRALUSH, y Cosmetic Warriors Limited , titular de la solicitud de marca LUSH, han celebrado un acuerdo de coexistencia de marcas, por lo cual convienen en que los signos de su propiedad no son confundibles entre sí y no tienen impedimento para su coexistencia en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial.”

15. Enuncia que: “Los signos LUSH y NUTRALUSH tienen una sonoridad e impacto auditivo distinto, debido a que el vocablo LUSH difiere completamente de la partícula NUTRA que es la que encabeza la marca registrada y que por su ubicación destaca más al momento de pronunciarla, diluyéndose el sonido del sufijo LUSH”.

16. Manifiesta en su acción que el signo “LUSH” (denominativo) y “NUTRALUSH”

(denominativo) no son confundibles entre sí, y al ser AVON PRODUCTS INC., el primer interesado en que su marca no se confunda con otras, ha declarado que no hay confusión al celebrar el acuerdo de coexistencia.4 b. Contestación a la demanda contenciosa administrativa.

17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

18. Argumenta que: “Es la autoridad administrativa y no los privados, la que determina cuándo un signo solicitado para registro incurre en prohibición legal. En este caso, los signos comparados inducen a confusión al consumidor, independientemente de los acuerdos de coexistencia que existan entre las empresas productoras”.

19. Afirma que los signos son confundibles entre sí, por lo que generan riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que el signo “LUSH” (denominativo) solicitado incurre en prohibición de registro expresamente establecida en la ley.

20. Advierte además que: “(…) sería inconstitucional e ilegal que se anulara una resolución administrativa que declara que un signo no es registrable como marca, porque existe un acuerdo privado en el que se determina que (sin importar lo que decida la autoridad administrativa), ese signo no incurre en prohibición de registro”.

21. Que en el convenio presentado por la actora, las partes acuerdan que los signos no son confundibles, declaración que por sí sola no tiene efectos jurídicos, pues es la autoridad administrativa la que decide si un signo es o no registrable y menos aún puede impedir el ejercicio de su potestad administrativa a través de un acuerdo.

22. Determina que los signos denominativos “LUSH” y “NUTRALUSH” son confundibles por el uso de la partícula LUSH, situación que no puede ser modificada por un convenio privado, salvo que se acuerden condiciones de comercialización y uso

de las marcas que impidan que genere el riesgo de confusión entre el público consumidor y que sean aprobados por la autoridad administrativa.

23. Al no existir en el acuerdo de coexistencia la determinación de condiciones de comercialización y uso de estos signos de modo que no se genere riesgo de confusión en el público consumidor, los signos son confundibles y por tanto el signo incurre en la causal de prohibición de registro.

24. Afirma que: “Los signos LUSH (solicitada para registro) y NUTRALUSH

(registrada), inducen a confusión indirecta al consumidor, pues tratándose de la misma naturaleza de productos (tocador y perfumería) el consumidor, aun percibiendo la diferencia de los signos, dadas las características comunes entre éstos, puede pensar que se trata de productos con el mismo o vinculado origen empresarial”. c. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.

25. El Décimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda sobre la base del siguiente argumento en particular: 26. “Que del examen comparativo entre el signo solicitado por la demandante “LUSH” y la marca registrada “NUTRALUSH” se aprecia desde el punto de vista fonético que ambos signos en la pronunciación resultan diferentes, y desde el estudio gráfico de los signos en cuestión, tal como lo indica el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 se debe realizar la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, apreciándose de los mismos, que ambos comparten el término “LUSH”, aunando a

ello, ofrecen los mismos productos (lápices labiales) de la Clase 3 de la Nomenclatura5 Oficial, por tanto el consumidor medio podría inferir que el signo LUSH constituye una variación o una nueva línea de productos de la marca registrada NUTRALUSH o que ambos signos provengan de un mismo origen empresarial, por tanto se colige que existe riesgo de confusión por asociación entre los signos LUSH y NUTRALUSH en el grado de percepción del consumidor medio, vulnerándose así el interés general de los consumidores, por tanto a pesar de haber un acuerdo de coexistencia, no es posible aceptarla por estar el signo LUSH inmersa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 citada (…)”. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

27. COSMETIC WARRIORS LIMITED, dentro de su recurso de apelación manifiesta

lo siguiente:

28. Errores de hecho y de derecho contenidos en la resolución que se impugna.

29. Agravio al no aceptarse el acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes.

30. Que las marcas LUSH y NUTRALUSH no son confundibles, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

31. Aduce que: “(…) Indecopi ha señalado que la autoridad administrativa es quien determina si un signo solicitado a registro es confundible con otro. Ello es completamente cierto, pero es cierto también que, dicha determinación no es arbitraria sino que está sujeta a la realización de un examen registral que debe realizarse de

acuerdo a los criterios establecidos por la ley , la Decisión 486, establece que la confusión entre marcas se evita por los acuerdos de coexistencia celebrados por sus titulares”.

32. Manifiesta que “Si bien es cierto que la marca NUTRALUSH está conformada por el sufijo LUSH, éste aparece relegado a un segundo lugar y ocupando una menor porción de la dimensión total de la marca”. 33. “Existiendo acuerdo de coexistencia entre los titulares de las marcas en cuestión y habiéndose demostrado que no existe confusión entre las mismas pues distinguen productos que no guardan conexión competitiva; la coexistencia de las marcas en cuestión no va a afectar el interés de los consumidores, por lo que la autoridad administrativa debió conceder la marca solicitada”.

e. Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

34. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

35. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

36. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “LUSH” (denominativo), fue presentado el 8 de marzo de 2010, en vigencia de la Decisión 486 y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado6

de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134 literal a), 150 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. CONTENIDO DE LA PONENCIA.

37. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Concepto de marca y elementos constitutivos.

B. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

C. Clases de signos: comparación entre signos denominativos simples.

D. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

E. De los signos en idioma extranjero.

F. Acuerdos de coexistencia de marcas.

G. Examen de registrabilidad y debida motivación.

A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

38. El 8 de enero de 2010, la sociedad COSMETIC WARRIORS LIMITED, solicitó el registro de la marca LUSH (denominativa) para distinguir productos de la Clase 3

Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos.

39. El Tribunal respecto a este aspecto se ha pronuncia en el siguiente sentido: “1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una

definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: - Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es determinadora de la procedencia empresarial. - Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca.7 - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como

es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004 , publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.8 de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.2

B. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA

IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA

O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

40. Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, las marcas LUSH y NUTRALUSH, son confundibles por el uso de la partícula LUSH, razón por la cual se debe revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos.

41. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a

2 Interpretación Prejudicial 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1982, de 28 de septiembre de 2011.9 quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado. Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto l a labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña

se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto l a labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos

a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”4

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.10

42. Para el caso en análisis, deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos denominativos LUSH y NUTRALUSH, para productos de la Clase 3

Clasificación Internacional de Niza, son similares o no.

Riesgo de confusión: directa e indirecta o asociación.

43. Para el INDECOPI, el signo solicitado LUSH (denominativo) induce a confusión indirecta al consumidor, en vista de la existencia previa del signo NUTRALUSH

(denominativo), ya que tratan de productos de la misma naturaleza (tocador y perfumería), por lo que el consumidor podría considerar que se trata de un producto con el mismo o vinculado origen empresarial.

44. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o

servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o serv