TJCA - Proceso 624-IP-2015

> a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016

PROCESO: 624-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la

República de Colombia Expediente interno

Del Consultante: 2014-074824

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-318, recibido el 20 de noviembre del 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-074824; y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: UNIVERSIDAD CES.

Demandada: CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES.2. Hechos Relevantes 2.1. El 12 de marzo del 2013, la UNIVERSIDAD CES solicitó al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresión CES y la suscripción de un acuerdo transaccional como fórmula de arreglo en razón a la confusión que dicho uso está generando. 2.2. El 14 de marzo del 2013, el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y

de la expresión CES y la suscripción de un acuerdo transaccional como fórmula de arreglo en razón a la confusión que dicho uso está generando. 2.2. El 14 de marzo del 2013, el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES respondió, manifestando que elevaría a consulta el tema a la Superintendencia de Industria y Comercio, para su posterior pronunciamiento. 2.3. El 12 de agosto del 2013, las partes celebraron una audiencia de conciliación prejudicial en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin llegar a ningún acuerdo elevándose la respectiva constancia de no conciliación. 2.4. El 8 de abril del 2014, la UNIVERSIDAD CES presentó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES (mixta y denominativa) en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES", enla cual solicitó: 2.4.1. Que se declare que el uso de la expresión CES como marca y/o nombre comercial y/o enseña comercial por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES, constituye un uso ilegítimo y no autorizado por el titular de la marca registrada CES; y, 2.4.2. Que se declare la infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada CES -de propiedad de la UNIVERSIDAD CESpor parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD CES. 2.5. Mediante Oficio 1003-318, del 6 noviembre del 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

SALUD CES. 2.5. Mediante Oficio 1003-318, del 6 noviembre del 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda La UNIVERSIDAD CES en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. La UNIVERSIDAD CES es uno de los principales establecimientos de educación superior del país, desde su fecha de fundación en 1977 viene Radicación 2014-074824.usando en forma continua los signos distintivos mixtos UNIVERSIDAD CES y CES para identificar la prestación de servicios de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)”. 3.2. “(...) El uso continuo y público de las marcas UNIVERSIDAD CES y CES les han convertido en marcas de gran recordación por los Colombianos, siendo signos que condensan la confianza que tienen los estudiantes, consumidores y el mercado en general sobre el origen de las actividades Culturales y educativas que se identifican bajo tales signos distintivos, haciéndonos merecedores de una especial protección contra usos de signos iguales o similares que puedan generar riesgo de confusión en el mercado y/o impliquen una dilución de su poder distintivo y/o un aprovechamiento indebido de su reputación”. 3.3. El representante de la UNIVERSIDAD CES (fl. 3) ha manifestado que entre sus marcas registradas, se encuentran las siguientes: Marca Imagen Titular Radicado | Clase | Certificado Vigencia CES - UNIVERSIDAD | 04 093078 a 354817 28/05/2018 CES

entre sus marcas registradas, se encuentran las siguientes: Marca Imagen Titular Radicado | Clase | Certificado Vigencia CES - UNIVERSIDAD | 04 093078 a 354817 28/05/2018 CES UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD | 07 132990 41 364719 31/10/2018 CES CES E vusnoos CES UNIVERSIDAD | 02024861 35 265931 22/04/2023 (ESEDITORIAL - UNIVERSIDAD | 10105351 16 422144 28/04/2021 CES CES UNIVERSIDAD CES Un UNIVERSIDAD | 11061166 41 447185 30/04/2022 Compromiso e. CES con laExcelencia CEES - UNIVERSIDAD | 04093721 al 349662 14/08/2017 CES 3.4. Se ha podido establecer que el CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, emplea como razón social y signo para identificar la prestación de sus servicios en el mercado la expresión CES, la cual resulta idéntica y plenamente confundible con las marcas CES previamente registradas a nombre de la UNIVERSIDAD CES, así como similarmente confundible con las marcas EDITORIAL CES (denominativa), UNIVERSIDAD CES (mixta) y CEES (denominativa) registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.5. La identidad y similitud de los signos referidos no solo genera riesgo de 2 confusión en el mercado sino que también el uso público que la denunciada hace de la expresión CES de lugar a un aprovechamiento Clase 41: (...) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.36. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Clase 41: (...) Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.36. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. indebido de la reputación y reconocimiento de las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta), así como un aprovechamiento injusto de los esfuerzos invertidos para posicionamiento en el mercado. Induce a los consumidores a error en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios identificados por dicho signo y aquellos identificados por las marcas CES (mixta y denominativa) y UNIVERSIDAD CES (mixta) debidamente registradas, así como también induce al riesgo de que los consumidores asocien erradamente a las dos entidades como vinculadas ya que comparten el mismo mercado relevante. La infracción se materializa por cuanto el uso actual de la expresión CES por parte del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, propicia la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial que la marca CES ha adquirido en el mercado en relación con los productos y servicios que identifica. Argumentos de la Contestación a la Demanda El CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTÉTICA Y SALUD CES en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “(...) Mi representada nunca ha empleado la expresión “CES”. Ya que la razón social significa ‘el nombre con el que se constituye una empresa y que aparece como tal en el documento público o privado de constitución o en los documentos posteriores que la reforman”. Teniendo en cuenta este significado, en la cámara de comercio aparece CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, y no “CES” como asegura la parte demandante. Por ende y con base en la normatividad para el caso

significado, en la cámara de comercio aparece CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, y no “CES” como asegura la parte demandante. Por ende y con base en la normatividad para el caso particular y concreto, señala que no se debe mirar en forma fraccionada sino en conjunto”. “(...) no existe confusión alguna, si se observa y se hace una minuciosa comparación objetiva del nombre de mi representada, “Centro de Estudios en Estética y Salud Ces”, en nada se parece a lo empleado por la UNIVERSIDAD CES”. Por consiguiente, concluye que no existe identidad y similitud entre los signos. “(...) Los productos o servicios de mi representada son totalmente distintos” a los ofrecidos por la denunciante, por lo que argumenta que no puede haber confusión dado que las diferencias son enormes y no existe ninguna semejanza. “(...) la marca gráfica de la parte demandante, tiene como signo visual el símbolo que identifica La Medicina (Serpiente enroscada en un Bastón de Esculapio) y una Lámpara Florencia Nightingale que representa la Enfermería como tal, ambas dentro de un círculo de marco azul, 4sostenido por dos espigas. (...) La marca gráfica de mi representada, tiene como signo visual la figura de un torso femenino, visto en posición lateral dentro de un círculo amarillo”. MARCA REGISTRADA SIGNO UTILIZADO “(...) Al respecto, la forma externa de las dos marcas gráficas son totalmente diferentes a la percepción visual; por consiguiente no existe semejanza alguna ni grado de confusión ante posibles consumidores o usurarios”. 4.5. “(...) Al no existir la menor posibilidad de confusión por lo expuesto en los 3

totalmente diferentes a la percepción visual; por consiguiente no existe semejanza alguna ni grado de confusión ante posibles consumidores o usurarios”. 4.5. “(...) Al no existir la menor posibilidad de confusión por lo expuesto en los 3 fundamentos de derecho de la oposición (...) mi representada el CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTETICA Y SALUD CES, no incurrió en conducta dolosa ni culposa, y no existió ningún daño”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser lo pertinente. De oficio se interpretará el Artículo 155 Literal d) de la misma Decisión, por ser “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos ()—) £ o wn

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos ()—) £ o wn pertinente su análisis en el caso concreto, pues en la demanda se solicita que se declare la infracción de los derechos de propiedad industrial por el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada. La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretación en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los términos del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 qué elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el “primer uso” sobre un nombre comercial. b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagradas en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección. Cc) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser idénticas o similares cuáles serían los parámetros más relevantes a tener en cuenta para dirimir la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. El nombre comercial y la razón social de una empresa. Respuesta a las preguntas formuladas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. 1.1. Enel proceso interno consta que, la UNIVERSIDAD CES, presenta ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de

sin consentimiento como base de una acción por infracción. 1.1. Enel proceso interno consta que, la UNIVERSIDAD CES, presenta ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas registradas CES en contra del CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento como base de una acción por infraccion®. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Ver a modo de referencia las linterpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 1451P-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-1P-205. 61.2. El principio "registral" en el campo del derecho de marcas se soporta en el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo del uso sobre las marcas nace del acto de registro. 1.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 1.4. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de

1.4. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2. Negativa (ius prohibendi): Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En el campo registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; y, En el mercado, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado; lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (. ..). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un

interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (. ..). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictada en el expediente N 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). 1.5. El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el 7caso particular, el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 es una causal general de impedimento de uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio, bajo el supuesto de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.6. Para calificar la conducta contenida en Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos”: 1.6.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se usa el signo infractor a través de acciones como: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas; y,

a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se usa el signo infractor a través de acciones como: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas; y, b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 1.6.2. Basta la posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación para que se configure la conducta del tercero no consentido. 1.7. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. La acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con el signo similar sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.8. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: a) La confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”. Ibídem.

también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”. Ibídem. Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A

COLOR”.b

4 1.9. 21. 2.2. 2.3. b) La confusión por asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca? y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza a fin de verificar si se puede generar riesgo de confusión o de asociación. El nombre comercial y la razón social de una empresa En el presente caso, la UNIVERSIDAD CES solicitó al CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTÉTICA Y SALUD CES el cese y desistimiento del uso de la expresión CES que, conforme consta en el proceso interno, vendría usando la demandada en forma continua desde la fecha de fundación de la Universidad en 1977 para identificar la prestación de servicios de la Clase 41 Clasificación Internacional de Niza. El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado”. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. ¢ Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir,

la actividad empresarial de un comerciante en el mercado”. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. ¢ Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. La protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 2.3.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es En este caso los signos base de la denuncia que constan detallados en el cuadro inserto en el párrafo 2.1 de la segunda página de la presente interpretación prejudicial Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 82-1P-2009, de fecha 23 de septiembre del 2009, marca SUPER — MAX (denominativa). 92.4. 25. constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no

septiembre del 2009, marca SUPER — MAX (denominativa). 92.4. 25. constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2.3.2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar Su uso real, efectivo y constante en el mercado. 2.33. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, como se indicó en el punto 2.3.2, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. Se deberá analizar si en el proceso interno se ha probado el primer uso de la expresión CES como nombre comercial, a fin de determinar si debe ser protegido o no de conformidad con lo desarrollado en el presente tema. Respuesta a las preguntas formuladas Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretación en el

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. La Entidad consultante ha precisado que se emita la interpretación en el sentido de explicar lo siguiente: a) En los términos del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 qué elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el “primer uso” sobre un nombre comercial. Entre los elementos que se deben tener en cuenta para determinar el primer uso sobre el nombre comercial tenemos: probar, lo cual se puede hacer mediante facturas comerciales, documentos contables, documentos públicos o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. También, constituirán elementos de juicio para demostrar el uso real, efectivo y constante de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con 10ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagradas en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar el grado de protección. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas y siguiendo estrictamente la línea jurisprudencial trazada por éste órgano

Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas y siguiendo estrictamente la línea jurisprudencial trazada por éste órgano jurisdiccional comunitario la protección del nombre comercial goza de las características a las que hemos hecho referencia al desarrollar el segundo tema de la presente interpretación prejudicial, más específicamente en el párrafo 2.3. del referido tema, al cual deberá remitirse el Consultante. c) En caso de presentarse una disputa entre un nombre comercial y una marca que pertenecen a diferentes titulares, las cuales resulten ser idénticas o similares cuáles serían los parámetros más relevantes a tener en cuenta para dirimir la controversia. Como se ha precisado en el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino su primer uso. Además, conforme se ha afirmado anteriormente, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a los riesgos de confusión mencionados en el 1.9 de la presente interpretación prejudicial, teniendo en cuenta al valorar los signos en disputa que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo

dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 11c) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. “Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”."® Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto deben observarse las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la com