TJCA - Proceso 638-IP-2015

ÁETN { @j TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017

Proceso: 638-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-166111

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Signos mixtos.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Auto 86927 de 6 de noviembre de 2015, recibido vía courier el 27 de noviembre de 20151, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-166111; y, El Auto de 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. i Fue remitido mediante el Oficio 1003-326 de 17 de noviembre de 2015, en donde el consultante par errar incluyó como norma a interpretar el Artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina.2.1. 2.2. 2 Proceso 638-1P-2015 ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno

Demandante: ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.

la Comunidad Andina.2.1. 2.2. 2 Proceso 638-1P-2015 ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno

Demandante: ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.

Demandada: COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA

LTDA. Hechos Relevantes La sociedad ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA (en adelante ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE), es titular de la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 399621, para amparar servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.? ANDINA hc Ti ATT DE SEGURIDAD El 17 de julio de 2015, ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra la COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA (en adelante COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD), argumentando que esta última está usando sin su autorización su marca registrada, a través del siguiente signo: Clase 45: Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a salisfacer necesidades individuales. 22.3. 2.4. 3.1. 32. 3.3. 4.1. 4.2. Proceso 638-1P-2015 El 25 de septiembre de 2015, COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD contestó la demanda, El 6 de noviembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de

contestó la demanda, El 6 de noviembre de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Auto 86927 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda interpuesta por ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE Indicó que COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD se encuentra infringiendo sus derechos sobre la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, usando un signo mixto que contiene la expresión ANDINA DE SEGURIDAD para identificar servicios de la clase 45. Manifestó que la demandada con su actuación ha creado riesgo de confusión en el público consumidor, vulnerando con esto la normativa sobre la materia. Afirmó que el signo usado por la demandada reproduce en su totalidad la parte denominativa de su marca mixta, a través de un signo que no contiene elementos adicionales y que generen distintividad. Argumentos de la contestación presentada por COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD Manifestó que es titular de la marca mixta ANDISEG, registrada bajo el Certificado No. 520269, para amparar servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.3 ANDISEG uz Afirmó que en ocasiones, en el espacio en blanco que se encuentra debajo de la expresión ANDISEG, plasma su nombre comercial COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD, el cual ha venido usando de manera ininterrumpida desde el momento de la constitución de su compañía hasta hoy. En consecuencia, dicha acción está amparada en las normas que regulan la protección del nombre comercial.

COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD, el cual ha venido usando de manera ininterrumpida desde el momento de la constitución de su compañía hasta hoy. En consecuencia, dicha acción está amparada en las normas que regulan la protección del nombre comercial. Clase 45: Servicios de seguridad para la protección de bienes, valores y personas, servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad de personas y colectividades, control de seguridad de espectáculos y otras actividades relacionadas o afines. 34.3. 4.4. Proceso 638-1P-2015 Afirmó que los signos en conflicto no son confundibles. El signo usado en el mercado tiene elementos que generan distintividad del conjunto. Indicó que la marca registrada contiene un término evocativo de un lugar geográfico, ANDINA, y un témino genérico y no apropiable,

SEGURIDAD.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, realizó la siguiente pregunta: ¿En una infracción de Derechos de Propiedad Industrial, cómo se debe analizar el riesgo de confusión cuando el signo distintivo del presunto infractor ha coexistido con la marca durante varios años? Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que en el proceso interno no hay discusión sobre aspectos indemnizatorios en el marco del Artículo 243 de dicha Decisión. De oficio, se interpretará el Artículo 154 de la misma normativa, ya que establece el principio registral en el campo de las marcas.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

marco del Artículo 243 de dicha Decisión. De oficio, se interpretará el Artículo 154 de la misma normativa, ya que establece el principio registral en el campo de las marcas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos. Las marcas débiles y la infracción de derechos de propiedad industrial. El uso de un nombre comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial. Respuesta a la pregunta del consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 1 Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro dela misma ante la respectiva oficina naciona! competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su lilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 4D. 1. 1.1. 1.2. 2.1. Proceso 638-1P-2015 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el "principio registral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el "principio registral" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.2.1. Positiva (lus utendi): es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada En el procedimiento administrativo intemo se advierte de una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial”. Como quiera que se argumentó que supuestamente el demandado sin autorización se encuentra usando la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, se abordará

En el procedimiento administrativo intemo se advierte de una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial”. Como quiera que se argumentó que supuestamente el demandado sin autorización se encuentra usando la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD, se abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materias. El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el lus prohibandi en el ámbito marcario, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Título XV de la Decisión 485. Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 2631P-2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 52.2. 2.3. Proceso 638-IP-2015 El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado Artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, use en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Los elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, son los siguientes:

bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Los elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, son los siguientes: 2.3.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.3.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación, Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. 2.3.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que

exactamente iguales. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto liene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que al consumidor que, aunque diferencia las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa lienen una relación o vinculación económica”. (IMerpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 70-IP-2008). 624, 3.1. 3.2. Proceso 638-1P-2015 Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa compuesta, que se determinarán en el siguiente acápite. Comparación entre signos mixtos Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento

sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Siel elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa, c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro”. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples. providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014,

providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 73.2.3. Proceso 638-1P-2015 En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento

signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.” Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición", Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Los RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaiicales; p.ej.. sol, o 1.

2. 3 que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

RAE: m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es

m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.Proceso 638-1P-2015 i) Par lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iñ) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría

en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iñ) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.3. Enel presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesta (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros? 3.31. 3.3.2. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la

3.31. 3.3.2. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1IP-2015. 93.4. 4.1. Proceso 638-1P-2015 3.3.3. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar sí la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.35. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se

deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a)Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. €) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. Se deberán aplicar los parámetros expuestos en los acápites 1 y 2 para establecer si COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD infringió los derechos de propiedad industrial de ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE en relación con su marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD. Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial Como el demandado argumentó que la marca registrada está compuesta por un elemento evocativo y uno de uso común, se abordará el tema planteado, siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.3 Interpretación Prejudicial 274-1P-2015 de 7 de julio de 2016; y 310-IP-2015 de 16 de marzo de 2017. 10Proceso 638-1P-2015 4.2. Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición y protección. Esto

2017. 10Proceso 638-1P-2015 4.2. Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición y protección. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad. Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil. Para el caso concreto resulta pertinente mencionar tres: 4.2.1. El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrían haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad. Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar'. 4.2.2. Los signos compuestos por elementos de uso común, genéricos o descriptivos. son registrables signos compuestos por elementos de dicha naturaleza, siempre y cuando su combinación genere distintividad, o que se encuentren acompañados de otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario. No obstante lo anterior, así hubieran podido registrarse como marcas, su grado de distintividad y poder de oposición es bajo, lo que implica que deben soportar la existencia de otros signos que contengan dichos elementos de uso común, genéricos o descriptivos'5. 4.2.3. Los signos evocativos que tienen fuerte proximidad con los

oposición es bajo, lo que implica que deben soportar la existencia de otros signos que contengan dichos elementos de uso común, genéricos o descriptivos'5. 4.2.3. Los signos evocativos que tienen fuerte proximidad con los productos o servicios que amparan. El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para captarlas. Son registrables, pero podrían tener un grado de distintividad y poder de oposición bajos si tienen una fuerte proximidad con los productos o servicios que pretende distinguir, lo que llevaría a considerarlos como débiles. Esta condición suele presentarse cuando están confeccionados con elementos de uso común, genéricos o descriptivos'8, Sobre la distintividad adquirida se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de jumo de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, y 27 de octubre de 2015, expedida el marco del proceso 188-IP-2015. Sobre los elementos de uso común, genéricos y descriptivos, se puede consultar la Interpretación de 25 de septiembre de 2015, expedida en el Proceso 112-1P-2015. Sobre los signos evocalivos puede consultarse la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 112-P-2013. 114.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. Proceso 638-1P-2015 En relación con la conducta contemplada en el literal d) del Artículo 155

114.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. Proceso 638-1P-2015 En relación con la conducta contemplada en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, se deberá tener en cuenta si la marca mixta ANDINA DE SEGURIDAD es débil en los términos mencionados anteriormente, ya que esto podría influir decisivamente en la determinación del riesgo de confusión o asociación del público consumidor. Si la mencionada marca está compuesta por palabras de uso común, genéricas o descriptivas en relación con los servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, quiere esto decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. No obstante lo anterior, aquello no implica que no pueda ser sujeto activo de una acción por infracción, si dadas las circunstancias concretas dicho uso pudiera generar error en el público consumidor. En efecto, de conformidad con las condiciones fácticas del asunto planteado, se deberá evaluar la ocurrencia de la infracción a la luz del literal d) del Artículo 155, lo que implica, en ambos casos, determinar el riesgo o posible riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. El uso de un nombre comercial como defensa ante una acción por infracción a derechos de propiedad industrial Como el demandado afirmó que usa la expresión COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD bajo la figura del nombre comercial, se abordará el tema planteado de conformidad con los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.17 Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe

tema planteado de conformidad con los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.17 Teniendo en cuenta que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el mercado (sistema declarativo), se debe establecer el momento en que el nombre comercial supuestamente infractor fue usado por primera vez. Este dato proporcionaría el primer paso para evaluar una posible infracción, ya que si se usó antes de la solicitud de registro de la marca no habría ningún tipo de infracción, pero si se usó posteriormente podría presentarse una infracción si existe riesgo de confusión y/o asociación en el marco de lo planteado en la presente providencia, es decir, bajo la aplicación de las reglas expuestas en el acápite precedente. Respuesta a la pregunta del consultante ¿En una infracción de Derechos de Propiedad Industrial, cómo se debe analizar el riesgo de confusión cuando el signo distintivo del presunto infractor ha coexistido con la marca durante varios años? Ver la Interpretación Prejudicial 432-1P-2015 de 14 de octubre de 2016. 12Proceso 638-1P-2015 6.1. Enel marco del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486, si el signo del presunto infractor y la marca que se pretende proteger han coexistido de hecho en el mercado, se deben analizar dos supuestos'8: a) Que la coexistencia entre un signo no registrado presuntamente infractor y la marca registrada durante un periodo de