TJCA - Proceso 65-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 65-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante:

TECNOSANITARIA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. Asunto: Marca: “TECNOGRIF” (mixta).

Expediente Interno: 11915-2009-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 11915-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014,

recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de julio de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: TECNOSANITARIA S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ2

Tercero Interesado: COMERCIAL ASTURIA S.A.C

2. HECHOS RELEVANTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 28 de marzo de 2006, la sociedad COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., solicitó el registro de la marca “TECNOGRIF” (mixta) escrita en letras características y debajo la frase GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE, en los colores azulino y anaranjado; para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, refrigeración, sobre todo instalaciones sanitarias, griferías, sus partes y accesorios; equipos de carga y descarga de W.C., de la Clase 11 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, la empresa TECNOSANITARIA S.A., con fecha 29 de septiembre de 2006 presentó oposición, soportando su posición en ser titular de los signos:

A. Nombre Comercial: “TECNOSANITARIA S.A.” (mixto) para actividades comerciales relacionadas con la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como griferías, sus partes y accesorios, aparatos de distribución de agua.

B. Marca de producto: “ITALGRIF” (mixta) para distinguir griferías, sus partes y accesorios, instalaciones sanitarias, es decir productos de la Clase 11 de la

Clasificación Internacional de Niza.

C. Marca de producto: “ITALGRIF” (mixta) para distinguir griferías, sus partes y accesorios, instalaciones sanitarias, productos pertenecientes a la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 7 de mayo de 2009, TECNOSANITARIA S.A., presenta pruebas de uso de su nombre comercial.

4. Mediante Resolución 012971-2008/OSD-INDECOPI de 22 de julio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo “TECNOGRIF” (mixto).

5. El 7 de septiembre de 2009, la empresa TECNOSANITARIA S.A., interpuso recurso de apelación contra de la Resolución antes citada ante la Dirección de

Signos Distintivos.

6. Con Resolución 2278-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 012971-2008/OSD-INDECOPI que concedió el registro de la marca de producto “TECNOGRIF” (mixta),

solicitada por COMERCIAL ASTURIAS S.A.C.3

7. El 14 de diciembre de 2009, TECNOSANITARIA S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2278-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009.

8. El 25 de enero de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

9. El 26 de diciembre de 2011, COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., comparece ante el Juez Quinto de lo Contencioso Administrativo contestando a la demanda.

10. El 29 de abril de 2013, mediante Resolución Número 10, la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por

TECNOSANITARIA S.A.

11. TECNOSANITARIA S.A., el 17 de junio de 2013, presenta recurso de apelación contra la sentencia de 29 de abril de 2013 en la que se declara

infundada la demanda contenciosa administrativa por ella presentada.

12. Mediante providencia de 16 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

13. Entre las preguntas que formula el juez consultante solicita al Tribunal están las siguientes: 1) “Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre una marca de producto y un nombre comercial para establecer la existencia de riesgo de confusión directa e indirecta entre ambas. 2) Qué criterios deben adoptarse al efectuar el análisis comparativo entre dos marcas mixtas que comparten un término común cuyo grado de distintividad resulta ser débil por ser evocativa y de uso común”. a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad TECNOSANITARIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

14. Mantiene que el signo solicitado “TECNOGRIF” (mixto), está compuesto por la partícula TECNO que la toma de su nombre comercial TECNOSANITARIA y GRIF de su marca ITALGRIF, formando la denominación TECNOGRIF, con lo cual resulta que gráfica y fonéticamente son confundibles con sus signos.4

15. Que el público consumidor va a considerar que TECNOSANITARIA S.A. incorporó en el mercado un nuevo producto que resulta de la combinación de sus signos conocidos por lo que la compañía solicitante se está aprovechando del prestigio y reconocimiento de sus signos al captar mayor clientela.

16. Aduce que: “El riesgo de confusión del origen empresarial ha sido demostrado en el procedimiento administrativo ante el INDECOPI: La revista

del prestigio y reconocimiento de sus signos al captar mayor clientela.

16. Aduce que: “El riesgo de confusión del origen empresarial ha sido demostrado en el procedimiento administrativo ante el INDECOPI: La revista especializada en construcción “Costos” confundió el origen empresarial de TECNOGRIF y lo atribuyó a TECNOSANITARIA S.A.”

17. Mantiene que: “(…) se limita al análisis de confusión directa por la similitud de signos distintivos, aun cuando reconoce que el medio probatorio no muestra “un error en cuanto a la marca de producto materia de información, sino un error en cuanto al nombre de la empresa fabricante del producto”. Es decir, reconoce la existencia de la confusión por el origen empresarial pero omite pronunciarse sobre este aspecto que justamente ha sido denunciado por

TECNOSANITARIA S.A.”

18. Que en la resolución el INDECOPI manifiesta que se trata de un error del redactor o editor de la revista más no del consumidor, por lo que no es relevante para que se configure el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.

19. Argumenta falta de motivación adecuada en la resolución impugnada. b) Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

21. Argumenta que: “(…) pese a la existencia de ciertas similitudes entre los

signos confrontados, la presencia en conjunto de elementos diferenciadores entre ellos, así como el contexto registral, al cual corresponden los productos como las griferías e instalaciones sanitarias, determinan que los signos no sean capaces de inducir a confusión a los consumidores”.

22. Afirma que: (…) si dos marcas presentaran ciertos elementos comunes, pero se estimara que el consumidor no llegará a confundirse, entonces la coexistencia de las mismas será permitida”.

23. Asevera que existen registradas a favor de distintos titulares una serie de signos que emplean los términos TECNO y GRIF para amparar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como TECNOGAS,

TECNOFOOD, E ECKOGRIF, EUROGRIF, GRIFERÍAS DURAGRIF, PERÚ

GRIF, GRIFE.

24. Que los términos TECNO y GRIF son débiles, ya que evocan conceptos vinculados al tipo de producto que protegen, como la “tecnología” y “grifería”,5 por lo que no debe dejar de sorprender que los empresarios utilicen estas palabras por ser sugestivas y amigables para su aprehensión por los clientes.

25. Advierte además que: “(…) los signos en conflicto, guardan un grado de similitud perniciosa para el mercado, en razón a que comparten los términos TECNO y GRIF; sin embargo, tomando en cuenta los antecedentes registrales de la propia marca y la escasa fuerza distintiva de los elementos comunes,

podemos colegir que los signos bajo análisis pueden coexistir pacíficamente, de la misma manera que los demás titulares de las otras marcas registradas ( a las que hemos hecho mención párrafos atrás), han coexistido con las marcas de la demandante”.

26. Anteriores titulares han tenido que soportar la coexistencia de los signos de TECNOSANITARIA, GRIFERÍA ITALGRIF e ITALGRIF, en vista de que los términos TECNO y GRIF eran de uso común para la clase que protegen, teniendo por lo tanto el actor también que soportar la coexistencia con la marca TECNOGRIF solicitada. c) Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero

Interesado.

27. La compañía COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., en su contestación

manifiesta que:

28. Aduce que el INDECOPI procedió como corresponde al efectuar el examen comparativo de los signos en conflicto.

29. Advierte que la actora de manera arbitraria, pretende obtener pronunciamientos del Tribunal sobre asuntos no ventilados en la primera instancia como la supuesta mala fe y la competencia desleal.

30. Manifiesta que: “Concluye adecuadamente la Autoridad que si bien el carácter débil de dicha partícula no impide considerarla en el examen comparativo, su presencia en los signos en conflicto no será determinante de riesgo de confusión”.

31. Afirma que “(…) se conviene que los signos de la actora son de carácter débil y mal pueden ejercer derechos de exclusión respecto de otros signos

como es el presente caso, en tanto y en cuanto el aspecto gráfico difiere tanto en el tipo de escritura característica como la combinación de colores; todo lo cual determina que los signos generan una impresión visual de conjunto diferente”. d) Fundamentos contenidos en la Sentencia de Primera instancia.

32. El Juzgado Octavo de lo Contencioso Administrativo, dentro de los argumentos de la sentencia manifestó lo siguiente:6

33. Afirma que el signo solicitado “TECNOGRIF” (mixto) y el nombre comercial “TECNOSANITARIA” (mixto), no son similares y no producen riesgo de confusión entre los consumidores.

34. Respecto a la identidad fonética, sostuvo que si bien los signos comparten el término TECNO, las vocales se encuentran en distinta secuencias, en TECNOFRIF se encuentran en el orden E-O-I, mientras que TECNOSANITARIA en el orden E-O-A-I-A-I-A, el signo solicitado posee tres sílabas, mientras que el registrado seis, así como la sílaba tónica, está en diferente ubicación en los signos en conflicto.

35. Aduce que: “(…) en lo concerniente a la existencia de similitudes en el signo al grado de producir riesgo de confusión, al respecto, en cuanto al aspecto denominativo, es de tenerse presente que en el signo solicitado

(TECNOGRIF GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE), TECNOGRIF es el elemento que presenta relevancia debido a su tamaño, características del tipo de letra así como por la posición central que ocupa, y GARANTÍA

TECNOLOGÍA A SU ALCANCE presenta caracteres secundarios y laudatorios sobre los productos que distingue, no siendo reivindicable a favor de una persona; siendo que en cuanto a la marca comercial de la parte demandante ITALGRIF GRIFERIA, la misma está constituida por un signo mixto en el que no obstante tener el elemento denominativo como el figurativo un carácter preponderante, se debe precisar que ITALGRIF presenta mayor relevancia debido al tamaño, características, tipo de letra, y por la posición central en la que se encuentra, mientras que GRIFERÍA es un término genérico que presenta caracteres secundarios, en ese sentido, el signo solicitado (TECNOGRIF GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE) y la marca comercial (ITALGRIF GRIFERÍA e ITALGRIF) no son similares por lo que no producen riesgo de confusión en los consumidores”.

36. Arguye que: “(…) el signo solicitado presenta una escritura característica, con distribución de colores azulino y anaranjado, mientras que la marca comercial presenta la figura de un círculo, con líneas onduladas y dentro de esta la letra I estilizada, siendo ambos de distinta extensión, hecho que aunado a los aspectos denominativos y figurativos adicionales, conllevan a un impacto visual diferente en los consumidores, no existiendo riesgo de confusión”. e) Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación.

37. TECNOSANITARIA S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo

siguiente:

38. Asegura que: “La denominación TECNOGRIF sí es similar a nuestras marcas registradas con las denominaciones TECNOSANITARIA e ITALGRIF causando confusión real y evidente en los consumidores y causando una asociación indebida”.

39. Que la autoridad debe colocarse en el lugar del consumidor promedio el cual va a asociar el signo solicitado con el de propiedad de TECNOSANITARIA S.A., causándose no solo perjuicio a la actora sino también al consumidor.7

40. Falta de análisis de la autoridad de la revista COSTOS, en la cual se publicaron los productos “TECNOGRIF” (mixto) bajo el título NUEVAS

GRIFERIAS DE TECNOSANITARIA S.A.

41. Que la autoridad no puede negar la similitud y confusión que crea el signo “TECNOGRIF” (mixto) en el público consumidor.

42. Cuando el consumidor escuche la marca “TECNOGRIF” (mixta), puede confundirla con las marcas TECNOSANITARIA e ITALGRIF, considerando que es un derivado de las marcas de la empresa actora.

43. Afirma que: “(…) siendo el supuesto elemento distintivo y de relevancia las denominaciones TECNO y GRIF y siendo los elementos adicionales a su conformación, elementos secundarios y laudatorios que no son reivindicables, estamos ante una marca que no presenta en su conformación otros elementos que le otorguen eficacia distintiva, por lo cual estamos ante una sentencia contradictoria”. f) Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

44. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g) Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado.

f) Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

44. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g) Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado.

45. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado del recurso de apelación.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

46. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

47. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, artículos 134 a), b) y g), y 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

48. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:8

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para

su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 190: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre9 otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

Artículo 191: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Artículo 192: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. Artículo 193: “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. (…)

4. ASPECTOS A SER ANALIZADOS

49. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos.

D. Del uso de partículas de uso común dentro del contexto de un signo y la marca débil.

E. Los signos evocativos.

realizar el cotejo de marcas.

C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos.

D. Del uso de partículas de uso común dentro del contexto de un signo y la marca débil.

E. Los signos evocativos.

F. Ámbito de protección del nombre comercial.

G.La debida motivación por parte de la autoridad competente.10

A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

50. El 28 de marzo de 2006, la sociedad COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., solicitó el registro de la marca “TECNOGRIF” (mixta) para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos.

51. El Tribunal en cuanto a este aspecto se ha pronunciado en el siguiente sentido: 1) Requisitos para el registro de las marcas.

52. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

53. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

54. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: - Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es determinadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca. - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

55. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo de marcas”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).11

Respecto de la función publicitaria ha manifestado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de

septiembre de 2004).1

56. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marcas. E stablece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

57. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Decisión 486, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

58. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente

aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se puede decir que:

59. La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.12 desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

60. La susceptibilidad de representación gráfica, Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

61. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser

distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

62. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina”.2

A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA

IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E

INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE

MARCAS.

63. La empresa TECNOSANITARIA S.A., afirma que el signo “TECNOGRIF”

(mixto) se confunde con su nombre comercial TECNOSANITARIA S.A. y sus marcas “ITALGRIF” para proteger productos para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se hace necesario analizar lo referente a la identidad y la semejanza entre signos.

64. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136

litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial”.

65. Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

2 Interpretación Prejudicial 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1982, de 28 de septiembre de 2011.13

66. Es preciso referirse a lo expresado por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3

67. Además el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación.

Esto, por cuanto l a labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos