TJCA - Proceso 657-IP-2015

@R\ {5]a) N TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017

Proceso: 657-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04174-2013-0-1801-JR-CA-12

Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4174-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 3 de diciembre del 2015, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Intemo 04174-2013-0-1801-JR-CA-12; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno

Demandante: PUBLIBUR S.A.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

121. 2.2. 2.3. Proceso 657-1P-2015

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

121. 2.2. 2.3. Proceso 657-1P-2015

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

Hechos Relevantes El 17 de marzo de 2011, PUBLIBUR S.A. interpuso una denuncia contra la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. (en adelante, LINDLEY) por infracción a sus derechos de propiedad industrial, manifestando que es titular de la marca figurativa que distingue productos de la Clase 6 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)'. PUBLIBUR S.A. manifiesta que la denunciada viene ordenando a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de las casetas de tránsito y de esa manera viene utilizando la combinación de colores que constituyen su marca registrada. Marca registrada de

PUBLIBUR S.A.

El 15 de abril del 2011, LINDLEY contestó la denuncia manifestando que PUBLIBUR S.A. no ejercía derecho exclusivo sobre el diseño de la caseta de tránsito, sino, solo sobre la combinación de colores, amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco y además que la denunciante fue contratada por la empresa para que realice el pintado y mantenimiento de sus casetas de tránsito, El 27 de mayo del 2011, LINDLEY obtuvo el registro de la marca figurativa (sin reivindicar la representación de la caseta / se reivindica los colores amarillo y azul) para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación

El 27 de mayo del 2011, LINDLEY obtuvo el registro de la marca figurativa (sin reivindicar la representación de la caseta / se reivindica los colores amarillo y azul) para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Certificado No. 176304. Con fecha 28 de octubre de 2008, la accionante PUBLIBUR S. A. de Perú, obluvo el regisiro de la marca de producto constituida por el logotipo, conformada por la representación estilizada de una caseta -sin reivindicar la figura— con los colores amarillo, verde, celeste rojo, marrón, azul, negro y blanco, para distinguir productos de la Clase 6: metales; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hitos metálicos no eléctricos; cerrajería y lerreteria metálica; tubos metálicos; cajas de ceudeles: productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 6: metales comunes y sus aleaciones: materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vias férreas: cables e hilos metálicos no eléctricos; anículos de cemajeria y ferretería metálicos; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minaralos motaliferos. 2Proceso 657-1P-2015 a Ru 2.4. El 16 de noviembre del 2011, mediante Resolución 2958-2011/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

a Ru 2.4. El 16 de noviembre del 2011, mediante Resolución 2958-2011/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, el INDECOPI) de la República del Perú, declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, al considerar que los medios de prueba presentados por PUBLIBUR S.A. tales como fotografías, constatación policial, facturas, etc., no demuestran que la emplazada haya utilizado el signo de la denunciante, 2.5. PUBLIBUR S.A., presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 2958-2011/CSD-INDECOPI, y el 15 de abril del 2013, el Tribunal del INDECOPI en última instancia administrativa, emitió la Resolución 12472013/TPI-INDECOPI confirmando la decisión inicial, al considerar que la denunciante no acreditó con medio probatorio alguno el uso por parte de la empresa LINDLEY del signo presuntamente infractor. 2.6. El 27 de mayo del 2013, PUBLIBUR S.A. interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución 1247-2013/TPIINDECOPI del 15 de abril del 2013 y como pretensión accesoria la Nulidad de la Resolución 2958-2011/CSD-INDECOPI del 16 de noviembre del 2011. 2.7. El 21 de febrero del 2014, el INDECOPI contestó la Demanda Contencioso Administrativa. 2.8. El 5 de junio del 2014, LINDLEY presentó contestación a la Demanda Contencioso Administrativa como Tercero Interesado.

Contencioso Administrativa. 2.8. El 5 de junio del 2014, LINDLEY presentó contestación a la Demanda Contencioso Administrativa como Tercero Interesado. 2.9. El 10 de julio del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialización en Temas de Mercado, emitió Resolución signada como Sentencia Número Doce, declarando infundada la demanda interpuesta por PUBLIBUR S.A. 2.10.El 23 de julio del 2015, PUBLIBUR S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia signada con el Número Doce. 2.11.Mediante Auto de 9 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A31. 3.2. 33. 3.4. Proceso 657-IP-2015 Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por PUBLIBUR S.A. PUBLIBUR S.A. “(...) solicitó el registro de marca de producto constituido por el logotipo canformado por la representación estilizada de una caseta (sin reivindicar la representación de la caseta) en colores amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco; para distinguir metales comunes y sus aleaciones; materiales metálicos para vías férreas; cables

(sin reivindicar la representación de la caseta) en colores amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco; para distinguir metales comunes y sus aleaciones; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales de la clase 6 de la clasificación internacional, (...) la misma que se inscribió (...) en el registro de marca del producto de la propiedad industrial a favor de Publibur S.A. (...) y por ende (..) tiene la protección de los colores en la caseta de tránsito”. PUBLIBUR S.A., “(...) ha presentado pruebas fehacientes y objetivas como son: certificado N 00172838, copia de la Resolución N° 0030042009/CSD/-INDECOPI, de fecha 28/10/2009, copia de la Resolución 2832-2010/TPI-INDECOPI, de fecha 10/12/2010, carta notarial de fecha 28/01/2011, acta de conciliación por falta de acuerdo, de fecha 10/02/2010, fotografías tomadas a las casetas de tránsito en diversos lugares del pais, constatación policial, (...) que ha acreditado sobre la infracción respecto a los colores que vienen utilizando en una caseta sin autorización de mi representada, por lo que la infracción se ha dado y no ha valorado adecuadamente el INDECOP! al expedir la resoluciones materia de cuestionamiento”. Se ha incurrido en la violación del Artículo 192 de la Decisión 486, en donde se ‘(...) dispone que el titular de un nombre comercial podrá

ha valorado adecuadamente el INDECOP! al expedir la resoluciones materia de cuestionamiento”. Se ha incurrido en la violación del Artículo 192 de la Decisión 486, en donde se ‘(...) dispone que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo, idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, siendo de aplicación al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 de la citada Decisión, en cuanto corresponda”. Se ha visto vulnerado el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el que manifiesta “(...) que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido solicitada la marca, entre otros actos, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión".4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. Proceso 657-1P-2015 Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI “(...) No se ha acreditado que CORPORACION LINDLEY S.A. utilice algún signo que vulnere los derechos conferidos a la demandante por el

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI “(...) No se ha acreditado que CORPORACION LINDLEY S.A. utilice algún signo que vulnere los derechos conferidos a la demandante por el registro de la marca registrada en el certificado N° 172838”. “(...] la demandante si bien ha aportado medios probatorios, ninguno acredita la supuesta infracción, por lo que corresponde declarar infundada la demanda por improbanza de la pretensión conforme la legislación y jurisprudencia citada". “(...) la demandante alega que debido a que el Tribunal del INDECOP! no ha evaluado los hechos como ella propone (determinando que se habría infringido sus derechos), no existiria una debida motivación. Sin embargo, lo señalado por la demandante carece de sustento, toda vez que aprecia en autos el Tribunal ha aplicado la norma que corresponde, sustentando la inexistencia de una infracción al derecho de marcas”. Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa presentada por LINDLEY como Tercero Interesado “(...) el derecho marcario de Publibur fue restringido por el Indecopi sólo a “a combinación de colores amarillo, celeste, rojo, marrón, azul, negro, blanco aplicado sobre la figura estilizada de la caseta de tránsito, genérica y no reivindicable’, pues fue objeto de oposición por parte de mi representada Corporacion Lindiey, (...) quien demostró (...) que las casetas de tránsito con el logo Inca Kola y sus colores característicos azul, amarrillo, blanco, datan de más de 42 años”. “(...) las pruebas ofrecidas por la demandante no acreditan de manera

casetas de tránsito con el logo Inca Kola y sus colores característicos azul, amarrillo, blanco, datan de más de 42 años”. “(...) las pruebas ofrecidas por la demandante no acreditan de manera alguna la pretendida infracción marcaria que la actora endilgó contra mi poderdante Corporacion Lindley". Argumentos de Sentencia de Primera Instancia emitida por el Vigésimo Sexto juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado “(...) lo que se protege con dicho registro es la particular combinación y distribución de colores amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco aplicada sobre la figura de una caseta y no, la figura de una caseta”. “(...) las copias de las 9 facturas comerciales y las impresiones de las fotografías en las que ese consigna con fecha 11 de septiembre de 2006 no pueden ser consideradas para acreditar la infracción denunciada dada su fecha de emisión anterior al registro de la marca de la demandante. De otro lado, el resto de fotografías tampoco será tomado en cuenta al no tener fecha cierta”.6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 7.1. 7.2. Proceso 657-1P-2015 “(...) la copia de la Carta Notarial remitida por Publibur S.A. a la Corporación Lindley con fecha 26 de enero de 2011, la demandante da a entender que su derecho recae cobre las casetas, lo cual no es correcto ya que el registro de su marca solo protege la distribución especial de los colores y no la representación de las casetas, por lo que se concluye que

entender que su derecho recae cobre las casetas, lo cual no es correcto ya que el registro de su marca solo protege la distribución especial de los colores y no la representación de las casetas, por lo que se concluye que con dicho documento no se acredita la infracción alegada”. “(...) la Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo, Acta No. 98, se advierte que en ella solo se aprecia que la demandante solicita que se le indemnice por el monto de $ 3 900,00.00 por ser titular de la marca que se describe en el acta; sin embargo, no se aprecia cuál es el motivo por el cual requiere la indemnización ni se realiza siquiera la descripción del signo utilizado por Corporacion Lindley; lo que este documento tampoco sirve para acreditar la infracción denunciada”. “(...) la presente acción se inició de parte, no se ha logrado acreditar la infracción denunciada por la ahora demandante contra sus derechos de propiedad industrial sobre su marca registrada con Certificado No. 172838”. “(...) con fecha 15 de agosto de 2008, la empresa CORPORACIÓN JOSE

R. LINDLEY S.A., firmó un convenio con la POLICÍA NACIONAL DE TRÁNSITO para la provisión de casetas de tránsito y para realizar el mantenimiento pertinente a éstas, por un periodo de 8 años. (...) Por lo tanto, queda evidenciado que al momento de solicitar a registro la mencionada marca, la empresa PUBLIBUR S.A. tenía conocimiento de que la empresa CORPORACIÓN JOSE R. LINDLEY S.A. tenía un convenio de Cooperación con la Policía Nacional de Transito para encarga la fabricación y mantenimiento de las casetas de policía de tránsito, con la finalidad de establecer una estrategia de mercado para

que la empresa CORPORACIÓN JOSE R. LINDLEY S.A. tenía un convenio de Cooperación con la Policía Nacional de Transito para encarga la fabricación y mantenimiento de las casetas de policía de tránsito, con la finalidad de establecer una estrategia de mercado para publicar la marca INKA KOLA”. “...) que con la Resolución 1247-2013/TPI-INDECOPI, no se ha vulnerado el derecho invocado; toda vez que de la revisión de la referida resolución se advierte una debida motivación”. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por PUBLIBUR S.A LINDLEY “(...) señala en su contestación de demanda que las casetas de transito que contiene la marca INKA KOLA con sus colores característicos, azul, amarillo y blanco, están instaladas hace 42 años; pero sin embargo, no demuestra con documento a medio de prueba alguno que dichos colores hayan sido registrados como su marca con 42 años de antigiiedad”. “[...) el Juez, basa su decisión en virtud al dictamen fiscal No. 674-2014 de fecha 29 de septiembre de 2014, emitido par la Décima Fiscalía 67.3. 7.4. 7.5. 7.6. Proceso 657-1P-2015 Provincial de Lima, que opinó declarar INFUNDADA la demanda, en donde claramente se puede apreciar que dicha fiscalía lo único que hizo fue repetir los argumentos de INDECOPI y CORPORAION LINDLEY S.A. con los mismos fundamentos facticos y erróneos, (...) sin (...) ninguna jurisprudencia o norma legal que ampare sus argumentos sobre los temas de fondo vertidos en nuestra demanda”. “(...) no se ha tenido en cuenta que mi representada oportunamente y

con los mismos fundamentos facticos y erróneos, (...) sin (...) ninguna jurisprudencia o norma legal que ampare sus argumentos sobre los temas de fondo vertidos en nuestra demanda”. “(...) no se ha tenido en cuenta que mi representada oportunamente y según obran en autos ha presentado pruebas contundentes y objetivas que amparan nuestra demanda, las mismas que se podrán advertir del expediente administrativo 001722838 expedida por el INDECOPI, la cual demuestra la titularidad que tiene mi representada sobre la combinación de colores, descrita en dicho certificado”. “(...) el juzgador incurre en error de hecho en el considerando DÉCIMO TERCERO, pues conforme se aprecia del certificado de registro de marca, esta nos fue otorgada y registrada el 28 de octubre del 2009, y al momento de sentencia, el Juez, no ha tenido en cuenta lo señalado por el Art. 192 de la Decisión 486”. "(...) el juzgador no ha tenido en cuenta la Resolución 003004-2009/CSDINDECOPI de 28.10.2009, fecha en la que se inscribe el registro de la marca nuestro favor”. “(...) la empresa demandada CORPORACION LINDLEY S.A., ha incurrido en infracción a los derechos de propiedad industrial, por vulnerar y desconocer la Resolución 2832-2010/TPI-INDECOPI, de fecha 1-12-2010, que se refiere al otorgamiento de registro de marca de producto respecto a los colores que se nos hayan otorgado, y con ellos, nos ocasiona un gran perjuicio económico e institucional”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

gran perjuicio económico e institucional”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? El Tribunal no interpretará el referido Artículo 192, ya que de los antecedentes del proceso interno se desprende que se discute un tema Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. {...)" “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier lercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del tilular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda” 711. 1.2. Proceso 657-1P-2015 de infracción marcaria y no de nombre comercial. La interpretación del literal d) del Art. 155 será precedida de la interpretación del artículo 154 de la misma normativa.

711. 1.2. Proceso 657-1P-2015 de infracción marcaria y no de nombre comercial. La interpretación del literal d) del Art. 155 será precedida de la interpretación del artículo 154 de la misma normativa. Adicionalmente, se solicita a este Tribunal que se pronuncie sobre lo siguiente: ¿Qué medios probatorios son necesarios para acreditar la infracción de derechos a la propiedad industrial en relación con una marca registrada que reivindica una combinación de colores (amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco) aplicada sobre una figura estilizada de una caseta de tránsito el cual no es reivindicable? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Comparación entre signos figurativos. Respuesta a la pregunta formulada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos En el proceso interno, PUBLIBUR S.A. interpuso una denuncia contra la corporación LINDLEY, por infracción a sus derechos de propiedad industrial, manifestando que es titular de la marca figurativa que distingue productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, expresando que la denunciada viene ordenando a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de casetas de tránsito utilizando la combinación de colores que constituyen su marca registrada. Por lo que resulta pertinente referimos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

combinación de colores que constituyen su marca registrada. Por lo que resulta pertinente referimos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente 8Proceso 657-1P-2015 de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) — En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.

acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) — En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. (ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca. 1.3 De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.4 La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ¡us prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado", lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos,

calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión"s. A De modo relerencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. , Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de actubre del mismo año, caso BELMONT. 91.5 16 17 18 Proceso 657-IP-2015 Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la autoridad la llamada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho. Acción por infracción de derechos El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Respecto a la prohibición contenida en el literal d) de dicho artículo, esta prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, por lo que solo se analizará el literal d) del Artículo 155. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486:

pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, por lo que solo se analizará el literal d) del Artículo 155. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 1.8.1 El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2 Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.8.3 Evento de presunción de riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo 102.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 657-1P-2015 de confusión se presumirá. Para esto los dos signos deben ser exactamente iguales.

102.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 657-1P-2015 de confusión se presumirá. Para esto los dos signos deben ser exactamente iguales. 1.8.4 En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo utilizado incurre en la causal antes analizada. Comparación entre signos figurativos En el proceso interno se discute la infracción a los derechos de Propiedad Industrial supuestamente cometido por LINDLEY, en contra de la marca registrada a favor de la denunciante, PUBLIBUR S.A., como consecuencia de que la denunciada habría ordenado a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de casetas de tránsito utilizando la combinación de colores que constituyen la marca registrada, consecuentemente, procede analizar el tema de la comparación entre signos figurativos. Dentro de las marcas gráficas, se encuentra la marca figurativa que es aquella que se encuentra formada por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa.” En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: la marca registrada reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.8

como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.8