TJCA - Proceso 69-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 69-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los literales a), b), y g) del artículo 134, y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

Demandante: GADO S.R.L. Demandado:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto:

Marca: “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta).

Expediente Interno: 6852-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, mediante Oficio 126-2014-SCS-CS de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 16 de mayo de 2014, solicita la interpretación prejudicial de del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a

Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de julio de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: GADO S.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.2

2. DATOS REVELANTES: a) Los hechos.

1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

2. El 2 de diciembre de 2008, la compañía GADO S.R.L., solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para distinguir específicamente: “Perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo de uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombras de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después

de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco” productos de C lase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

3. El 14 de febrero de 2009 se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), y vencido el término correspondiente no hubo oposición por parte de terceros.

4. El 24 de agosto de 2009 mediante resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo semejante a la marca “FORTUNA” (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente a favor de Alicorp S.A.A.

5. El 7 de septiembre de 2009 GADO S.R.L., interpone recurso de apelación en contra de la resolución antes citada.

6. El 4 de enero de 2010, la Sala de la Propiedad Intelectual emite la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI, la que confirma la resolución 143582009/DSD-INDECOPI, en donde sostiene que no es posible registrar el signo, ya que existe una marca similar con anterioridad en el mercado, y esto puede provocar error en los consumidores, por lo tanto se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

ya que existe una marca similar con anterioridad en el mercado, y esto puede provocar error en los consumidores, por lo tanto se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7. El 7 de abril de 2010 GADO S.R.L. interpone ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0011-2010/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2010.

8. El 6 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.3

9. El 15 de diciembre de 2010, GADO S.R.L., da réplica a la contestación de la demanda.

10. El 30 de septiembre de 2011, mediante Resolución 9, el Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda presentada por GADO S.R.L. y en consecuencia nula la Resolución 00112010/TPI-NDECOPI, concediendo el registro de la marca “10 LA ROUE DE LA

FORTUNE” (mixta).

11. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI el 15 de noviembre de 2011, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2011.

12. El 28 de diciembre de 2011, GADO S.R.L. contesta el recurso de apelación presentado por el INDECOPI.

13. Mediante Resolución 16, de 12 de octubre de 2012, la Tercera Sala

Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de

presentado por el INDECOPI.

13. Mediante Resolución 16, de 12 de octubre de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, República de Perú decide; confirmar la Resolución Número 9 que declara fundada la demanda, declarando nula la resolución 0011-2010/TPIINDECOPI.

14. El 6 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, interpone recurso de casación.

15. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, admite el recurso de casación y decide suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

16. La sociedad GADO S.R.L. en su escrito de demanda expresa, los

siguientes argumentos:

17. Señala que es importante aclarar que el término “FORTUNE”, no pertenece al lenguaje español y por lo tanto será percibido como una expresión de fantasía.

18. Enuncia que la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, no realizó el análisis del signo en su conjunto, desmembrándolo, utilizando sólo el término que está al final del signo, lo que contraviene el artículo 45 literal a) del Decreto Legislativo 1075 que señala que la determinación de semejanzas se debe realizar desde una “apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto”.4

19. Sostiene que a pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal

del Decreto Legislativo 1075 que señala que la determinación de semejanzas se debe realizar desde una “apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto”.4

19. Sostiene que a pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI reconoció que existían diferencias gráficas y fonéticas, ésta concluye que conceptualmente el elemento final, menos relevante del signo, es confundible.

20. Manifiesta que: “El examen comparativo realizado por la sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es inválido y contrario a la ley e Interpretaciones Prejudiciales Andinas, pues ha forzado un análisis comparativo que el consumidor peruano nunca haría”, en consecuencia se solicita a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto). c) Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

21. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

22. Argumenta que: “La actora no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI al decidir la denegatoria del registro de la marca 10 LA ROUE DE LA FORTUNE y logotipo”.

23. Que los argumentos de la actora carecen de fundamento fáctico y jurídico, tan solo pretende que se sustituya la opinión del Tribunal por la de ella, lo que genera una abierta infracción a la legislación.

24. Afirma que: “El examen de registrabilidad de marcas, entraña una actividad

tan solo pretende que se sustituya la opinión del Tribunal por la de ella, lo que genera una abierta infracción a la legislación.

24. Afirma que: “El examen de registrabilidad de marcas, entraña una actividad subjetiva, que se enmarca en el ejercicio de una potestad discrecional, y que frente a ella los jueces no pueden sustituir el criterio de la Administración por su propio criterio, sino que debe analizarse si el ejercicio de la potestad discrecional decisoria, ha tomado en cuenta los límites de la normatividad, y si la decisión adoptada, puede ser considerada como racionalmente justificada”.

25. Sostiene que: “Es importante señalar que el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores”.

26. Señala que: “El riesgo de confusión entre dos signos puede presentarse en tres aspectos: i) gráfico; ii) fonético; o, iii) conceptual. Conforme bien conoce el juzgador, basta que la confusión se presente en uno de estos tres aspectos para que el signo sea denegado.”

27. Indica que: “No pueden ser registrables expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común a su similitud fonética”.5

28. Afirma que, en consecuencia el signo solicitado puede generar confusión indirecta, el consumidor puede considerar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por el titular de la marca previamente registrada, o que, a pesar de no tratarse de la misma empresa, existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre las mismas.

línea de productos fabricados por el titular de la marca previamente registrada, o que, a pesar de no tratarse de la misma empresa, existe vinculación de carácter empresarial o comercial entre las mismas. d) Fundamento de la sentencia de primera instancia.

29. El Décimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo, Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Nueve de 30 de septiembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son idénticos, puesto que vistos en conjunto presentan diferencias desde los puntos fonético, gráfico y conceptual, que otorgan a cada uno de ellos distintividad suficiente, para ser registrados como marcas independientes. e) Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación:

30. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, dentro de su

recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

31. Aduce que: “(…) la denegatoria de registro del signo solicitado por GADO se fundamentó en el riesgo de confusión indirecta que éste podía suscitar respecto de la marca registrada FORTUNA, este supuesto no requiere que los signos confrontados presenten marcadas similitudes; basta la simple semejanza en alguno de sus elementos para que se origine la confusión, toda vez que el consumidor podría asumir, aun distinguiendo los signos, que los productos o servicios que distingue poseen el mismo origen empresarial.”

32. Afirma que: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe

ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas de forma arbitraria”. Sin embargo, esto no impide que las partes del signo puedan ser analizadas de forma separada, cuando exista un elemento con significado superior. Esto permite que se les otorgue el mismo valor que les daría el público.

33. Que las marcas en disputa distinguen algunos productos iguales, perfumes

(perfumería) cosméticos, aceites esenciales, cremas dentales (dentífricos) y lociones capilares (para el cabello), todos comprendidos en la Clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

34. Considera que: “(…) la denominación FORTUNA es una denominación arbitraria, por lo tanto, posee un alto poder distintivo que debe ser resguardado y no puesto en peligro, permitiendo la coexistencia de distintos signos, correspondiente a diferentes personas, que lo incluyan (tal cual o con diferencias mínimas e irrelevantes, como en el caso que nos ocupa) en sus conformaciones”.6

35. Además mantiene que “La denominación FORTUNA constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación FORTUNE constituye uno de los elementos denominativos relevantes en el signo solicitado.” f) Contestación al Recurso de Apelación por GADO S.R.L.

36. Dentro del escrito de contestación la empresa GADO S.R.L. manifestó:

37. Que la apelación no logra manifestar en qué errores ha incurrido la sentencia.

38. Respecto de la afirmación del INDECOPI de que: “Basta una simple semejanza en unos de los elementos para que exista confundibilidad” señala

que dicha afirmación es falsa, pues existen registradas marcas a nombre de diferentes titulares, que contienen semejanzas en uno de sus elementos; sin embargo no existe confusión entre ellos citando como ejemplos: AVON SPORT

Y AROM SPORT, AXES FUSIÓN y FUSIÓN.

39. Que del análisis en conjunto del signo se puede concluir que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto) versus “FORTUNA” existe una diferente entonación, pronunciación y distintos aspectos figurativos. Además que el signo solicitado cuenta con disparidades en el tipo de letra y diferente extensión en las denominaciones.

40. Sostiene que “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta), hace parte de una familia de marcas conformada por: “1 LE BATELEUR”, “4 L’EMPEREUR”, “6

L’AMOUREUX”, “18 LA LUNE”. Esto hace que la marca solicitada posea mayor distintividad, ya que contiene determinadas características, con las que el consumidor podrá deducir que comparten el mismo origen empresarial, más aún cuando se encuentran asociadas a las marcas conocidas internacionalmente DOLCE & GABBANA. g) Fundamento de la sentencia de segunda instancia.

41. La Tercera Sala Contencioso Administrativa Transitoria, de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 12 de octubre de 2012, decidió confirmar la sentencia (Resolución Nueve) que declara fundada la demanda, declarando nula la Resolución 0011-2010/TPIINDECOPI que confirma la Resolución 14358-2009/DSD-INDECOPI.

h) Fundamentos contenidos en el Recurso de Casación.

42. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, dentro de su

recurso de casación, manifiesta lo siguiente:

43. Afirma que existe infracción normativa al interpretarse equivocadamente normas de derecho material como son: el artículo 45, literal a), c) y d); el artículo 46, literal b), y el artículo 48, literal b) del decreto legislativo 1075 el7 cual establece criterios obligatorios de confundibilidad, para realizar el examen comparativo entre dos signos. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual regula la prohibición de registro de marcas susceptibles de causar confusión o asociación en el consumidor.

44. Argumenta que: “No se ha dado el real alcance que poseen los criterios imperativos de confundibilidad a los que se ha hecho referencia, i) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y en mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, ii) la naturaleza de los productos, iii) el carácter arbitrario del signo, iv) la semejanza conceptual”.

Precisando las mismas razones expuestas que en su Recurso de Apelación.

45. Sostiene que: “La sentencia recurrida, causa agravio al INDECOPI, en la medida que erige un precedente jurisdiccional sesgado por la vía de la interpretación equivocada de normas sustantivas que resulta imprescindible para el caso concreto”.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

46. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo

interpretación equivocada de normas sustantivas que resulta imprescindible para el caso concreto”.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

46. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

47. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literal a), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los literales a), b) y g) del artículo 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina

48. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;8 (…)

c) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores;” (…) Artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 150: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

b) ASPECTOS A SER ANALIZADOS

49. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca y elementos constitutivos.

B. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos y denominativos

(tomando en cuenta la parte denominativa compuesta).

D. De los signos en idioma extranjero. Los signos de fantasía.

E. De la familia de marcas.

F. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente.

A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

50. Se solicitó el registro del signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal hará mención a lo referente a qué es una marca y sus elementos integrantes.9

51. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

52. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…) .La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1

53. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, lo que permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

54. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como es el caso de las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes de los enunciados,

donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

55. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

56. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

57. Distintividad, entendida como la posibilidad para diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

58. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. AbeledoPerrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 710

consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. AbeledoPerrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 710 traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.

59. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia.

La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”

60. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.11

B. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

61. La empresa GADO S.R.L., afirma que el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), no se confunde con la marca “FORTUNE” (denominativa)

que protege productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada previamente por Alicorp S.A.A., por lo que se analiza este aspecto para referencia del Juez consultante.

62. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

63. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.2

2 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.12 “Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro para determinar la confusión” (Interpretación Prejudicial 64-IP2014)”

64. Compete a la autoridad consultante verificar si en efecto, comparados los signos “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixta) y “FORTUNA” (denominativa), para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, son similares o no.

De la confusión de marcas y el riesgo de asociación.

65. Afirma el INDECOPI que no es posible registrar el signo “10 LA ROUE DE LA FORTUNE” (mixto), para productos de la Clase 3 de la Clasificación

Internacional de Niza, por la existencia del signo previo “FORTUNA” (denominativa) en la misma clase, lo cual puede provocar error en los consumidores, por lo que se procede a revisar este aspecto.

66. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error