TJCA - Proceso 71-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 71-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-5217. Actor: ELI LILLY COMPANY.

Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio No. 1685-TDA-2S de fecha 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el

20 de mayo de 2014, procedente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 17811-2013-5217. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de julio de 2014.

Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de julio de 2014.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: ELI LILLY AND COMPANY

Demandado: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.2

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. ELI LILLY AND COMPANY es titular de las siguientes Patentes de invención: 1) No. PI 97-1242, otorgada el 9 de diciembre de 1997, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2015, para amparar el PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR Y AISLAR 2’ DESOXI 2’, 2’ DIFLUORONUCLEOSIDOS , y 2) No. PI 97-1203, otorgada el 15 de septiembre de 1997, con vigencia hasta el 11 de diciembre del 2015, para proteger el PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR CLORHIDRATO DE 1-(2’-DESOXI – 2’, 2’ DIFLUORO-D-RIBOFURANOSIL) -

4-AMINOPIRIMIDIN -2ONA (CASE X-8961) . El producto obtenido directamente por las anteriores patentes es un medicamento cuyo principio activo es GEMCITABINA, que se vende bajo la marca GEMZAR®.

2. El 19 de junio de 2008, ELI LILLY AND COMPANY demandó a la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. , en el marco de un proceso verbal sumario por daños y perjuicios, señalando que dicha compañía ha solicitado y obtenido el registro sanitario de los medicamentos PAMIGEN, mediante el cual se autoriza a su titular a la producción, importación, exportación y comercialización del medicamento en sus presentaciones de 1000 mg y 200mg, cuyo principio es GEMCITABINA.

3. El 14 de julio de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación.

4. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

5. Manifiesta, que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La parte actora en ningún momento ha autorizado al demandado y/o su fabricante para que explote la invención patentada.

6. Sostiene, que solamente ELI LILLY AND COMPANY está legitimada para “fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o

almacenarlo para alguno de estos fines, emplear el procedimiento patentado”. Por lo tanto, tiene el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los anteriores actos.

7. Agrega, que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”.

8. Arguye, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. Es decir, que mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que3 éste ha usado cualquiera de los procedimientos patentados para fabricar la materia prima y/o el producto GEMCITABINA.

9. Adiciona, que la infracción a cualquiera de las patentes de procedimiento otorgadas a favor de ELI LILLY AND COMPANY para la obtención de GEMCITABINA, hacen imprescindible que la demandada le demuestre procesalmente y a través de prueba suficiente que el procedimiento utilizado para fabricar GEMCITABINA es distinto de aquellos ya patentados. En este caso concreto la prueba idónea es la inspección judicial.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Por parte de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

10. Indica, que no existe infracción de derechos de propiedad intelectual y propone las siguientes excepciones: Primero, las patentes de procedimiento protegen únicamente los procedimientos explícitamente reivindicados; segundo, las patentes de procedimiento confieren unos derechos diferentes de aquellos que otorgan a sus titulares las patentes de producto; tercero, existen varias

resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante; cuarto, la actora no ha realizado una sola afirmación contundente que de indicios o demuestre que la demandada está usando “productos” bajo las patentes de procedimiento de ELI LILLY AND COMPANY; quinto, la actora presenta documentos conferidos por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez”, que hace referencia a un listado de productos que contiene principio activo GEMCITABINA, TALADAFIL, RALOXIFENO y OLANZAPINA y en ningún momento determina los procedimientos para obtener estos principios activos; sexto, la inversión de la carga de la prueba no opera en este caso, ya que la presunción de identidad de los procedimientos está sujeta a condiciones (como la de novedad), que no se verifican en el asunto en concreto. La GEMCITABINA es conocida desde 1984, cuando se patentó por primera vez en Estados Unidos y actualmente existen no menos de ocho (8) procedimientos públicamente conocidos para elaborarla.

D. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

11. ELI LILLY AND COMPANY, en la audiencia de conciliación además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, adiciona que: Primero, no es necesario que se de efectivamente una infracción al derecho de propiedad intelectual, sino que exista actos que hagan inminente su infracción; segundo, el demandado confunde dos (2) instituciones procesales como son la inversión

de la carga de la prueba y la presunción legal.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

13. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239 y 240 de la Decisión 486.4

14. Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 239 que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio.

15. Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo.

16. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. (…) Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del5 titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta

los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

17. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo

cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Derechos que confiere la patente. El derecho al uso exclusivo. La explotación no consentida.

B. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

C. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción.

La carga de la prueba. Los medios de prueba y el principio de complemento indispensable.

D. La independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones.

A. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. EL DERECHO AL USO

EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA.

18. La sociedad demandante argumentó que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. , constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual. Esto por cuanto en ningún momento autorizó a la demandada y/o su fabricante para que explote la invención patentada.

19. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, el derecho al uso exclusivo y la explotación no consentida.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-Ip-2011: “El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular

respectiva oficina nacional competente. Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:6  Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.  Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique,

ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.”1”

B. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

20. Como quiera que el proceso interno se tramita en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal determinará las características de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares y la indemnización por daños y perjuicios.

21. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-IP-2011: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra

abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-IP-2011: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1 Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.7

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido . El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades,

necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales

tienen como objeto lo siguiente:

 Impedir la comisión de la infracción.  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.8 Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares:  Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite

cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.8 Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares:  Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.  La existencia de un derecho infringido. Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.  Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí pue de haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.  Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.  Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los

una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.  Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.  Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas

maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del9 debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis:  Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial . Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, s o pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.  Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial . Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto

la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción , el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se pue de dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial. La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de

por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas10 cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se

elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la

adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido11 mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopte