TJCA - Proceso 72-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 72-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio los artículos 224 y 228 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. “MERKAT” (denominativa). Expediente Interno: 081252012-0-1801-JR-CA-10.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 8125-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el 26 de enero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte

Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 08125-2012-0-1801-JRCA-10. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.2

Partes

Apelante: MERCK KGAA

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 8 de septiembre del 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro del signo MERKAT (denominativo), para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 10 de octubre del 2010 se publicó en el Diario oficial “El Peruano”, el extracto de la solicitud de registro.

3. El 19 de noviembre del 2010, MERCK KGAA presentó oposición en

contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada, manifestando que MERKAT (denominativa), resultaba fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas: MERCK (denominativa), MERCK y logotipo (mixta), MERCK SERONO (denominativa), de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las cuales son notoriamente conocidas.

4. Mediante Resolución 1914-2011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado, por considerar que no se logró acreditar que la marca MERCK (denominativa) ostente la calidad de notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro.

5. El 7 de septiembre del 2011, MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

6. Por Resolución 1616-2012/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la3

Propiedad Intelectual-INDECOPI, confirmó la Resolución 19142011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, que otorgó el registro de la marca de producto MERKAT (denominativa), solicitada por

INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

7. El 5 de diciembre del 2012, MERCK KGAA., presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1616-2012/TPIINDECOPI, de 5 de septiembre del 2012.

8. El 21 de julio del 2014, mediante Sentencia – Resolución Número Once –el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad

IntelectualINDECOPI.

9. El 1 de agosto del 2014, MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de julio del 2014.

10. Mediante auto de 5 de diciembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos denominativos y mixtos; cuando el signo solicitado a registro conlleve parte del elemento denominativo (tres primeras letras) de la marca registrada; y la presencia de la cuarta letra en el signo solicitado podría darles fonéticamente un sonido parecido; y distinguen además, productos idénticos y vinculados. - Criterios para determinar la notoriedad de una marca. - Qué medios probatorios son los idóneos para acreditar la calidad de notoria de una marca.

a. Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.

11. MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que el signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas. - Que la empresa posee registros sobre el signo MERCK en más de 171 países a nivel mundial.4

siguientes argumentos: - Sostiene que el signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas. - Que la empresa posee registros sobre el signo MERCK en más de 171 países a nivel mundial.4 - Que su empresa es una transnacional de más de cien años, que posee registros sobre su signo MERCK. - Que cualquier consumidor al encontrarse frente a un producto de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, tendrá lógicas y fundadas razones para creer que se encuentra ante un producto producido y distribuido por su empresa, pues dicho signo claramente imita a las marcas MERCK que se encuentran registradas en diversas clases. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

12. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que comparados los signos MERKAT (denominativo) y MERCK

(denominativo) se advierte que desde el punto de vista fonético presentan un distinto número de sílabas, así como una distinta secuencia de vocales (E-A/E) y de consonantes (M-R-K-T/ M-R-CK), todo lo cual determina que tengan una distinta pronunciación y entonación y, por tanto, un impacto sonoro diferente. - Que desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias en su estructura gramatical así como una distinta conformación de consonantes (M-R-K-T /M-R-C-K) y letras finales (AT en el signo solicitado / CK en la marca registrada), lo cual, sumado a los elementos gráficos que contienen, determina un impacto visual en conjunto diferente. c. Sentencia de primera instancia.

conformación de consonantes (M-R-K-T /M-R-C-K) y letras finales (AT en el signo solicitado / CK en la marca registrada), lo cual, sumado a los elementos gráficos que contienen, determina un impacto visual en conjunto diferente. c. Sentencia de primera instancia. - El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, en cuanto que si bien ambos signos comparten la presencia de las letras “AT” al final de la marca solicitada, las mismas que generan una diferente extensión de las marcas, pues MERCK es una palabra monosilábica y MERKAT es bisílaba. Además, desestimó el argumento de la demandante ya que el público no se detiene a contar las letras que poseen las marcas al tenerlas al frente, sino que extrae los signos en conjunto, y que por lo tanto estas marcas suscitan impresiones visuales de conjunto diferentes.5 d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

13. MERCK KGAA en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la resolución que se impugna incurre en diversos errores de hecho y derecho que vulneran su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. - Que la sentencia recurrida señala equívocamente que no se ha logrado acreditar el reconocimiento de la marca MERCK

(denominativa) en algún país de la Comunidad Andina. - Considera que reproduciendo parcialmente la marca MERCK (denominativa) a la marca MERCK (denominativa) causará dilución de su fuerza distintiva. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

• Considera que reproduciendo parcialmente la marca MERCK

(denominativa) a la marca MERCK (denominativa) causará dilución de su fuerza distintiva. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

14. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

f. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

15. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación por parte del tercero interesado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

16. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales e) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

17. Procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal h); no se interpretará el literal e) por no ser pertinente. Además, se limitará la interpretación al artículo 136 literal a)1.

18. De oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 4862.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de

un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros,6

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos.

B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas.

C. La marca notoria y su protección. La prueba de uso. El riesgo de dilución.

A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA

EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS.

19. Se analizará este tema para dar contestación a la interrogante del Juez consultante respecto a: - Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos denominativos y mixtos; cuando el signo solicitado a registro conlleve parte del elemento denominativo (tres primeras letras) de la marca registrada; y la presencia de la cuarta letra en el signo solicitado podría darles fonéticamente un sonido parecido; y distinguen además, productos idénticos y vinculados.

20. De igual manera, es pertinente el análisis de este tema, toda vez que dentro del expediente interno, el INDECOPI La identidad y la semejanza

21. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.7 “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

22. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los

signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asimismo, con la mayor precisión posible.

23. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

24. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

25. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8 precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Riesgo de confusión y de asociación.

26. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

27. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la

capacidad suficiente para ser distintivo”5.

28. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

29. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

30. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

31. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado

los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9 perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

32. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

33. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo

confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

34. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

35. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica . Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,

marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

Reglas para realizar el cotejo de signos.

36. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

37. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

38. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido

para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.11 objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, asimismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

39. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

40. En el presente caso la compañía MERCK KGAA presentó oposición en contra de la solicitud del signo MERKAT (denominativo) sobre la base de sus marcas MERCK (denominativa) MERCK y logotipo (mixta) y MERCK SERONO (denominativa) por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuar entre signos denominativos y mixtos y entre signos denominativos.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

41. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a

este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas , llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas

se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.12 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

42. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

43. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas

coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

44. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones13 confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los

consumidores”. (…)”.

45. La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en la marca registrada MERCK y logotipo (mixta) respecto del signo solicitado MERKAT (denominativo) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

Comparación entre marcas denominat