TJCA - Proceso 83-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 83-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio de los artículos 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de

Colombia. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad

Industrial. Expediente Interno: 110013103018200800047 01

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá, República de Colombia.

VISTOS: Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8 de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 25 de agosto de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno: Demandante: Bartucci y Cía Ltda & Otros.

Demandado: Seratto Ltda.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno: Demandante: Bartucci y Cía Ltda & Otros.

Demandado: Seratto Ltda.

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. Desde 1982, Bartucci y Cía Ltda & Otros viene realizando operaciones de importación y venta de calzado, artículos para el cuidado del calzado y, en general, de artículos en marroquinería identificándose con el signo “Bartucci” (mixto).2

2. El 19 de marzo de 1997 Bartucci y Cía Ltda & Otros obtuvo el registro de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

Posteriormente, el 29 de julio de 2004, le fueron concedidos los registros de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de las Clases 3, 18 y 35 de la Clasificación de Niza.

3. En Junio de 2006 se constituye una sociedad de responsabilidad limitada con la razón social Vertuchi Ltda., la que inició actividades de venta de calzado, identificando sus productos con el signo “Vertuchi”.

4. El 17 de julio de 2006 fue remitida una comunicación al propietario del establecimiento de comercio de la sociedad Vertuchi Ltda., en la cual se le advertía que el uso del signo “Vertuchi” infringía los derechos de la marca registrada

“Bartucci” (mixta).

5. El 30 de agosto de 2006 el propietario modificó la razón social de “Vertuchi” Ltda. a Seratto Ltda., a pesar de lo cual se siguieron vendiendo zapatos con el signo

“Vertuchi”.

6. A partir del mes de junio de 2006 y hasta mayo de 2007, la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros disminuyó ostensiblemente su promedio de ventas de calzado, lo que condujo al cierre de su local comercial el 28 de mayo de 2007.

7. Los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen, presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare: a) la notoriedad de la marca Bartucci; b) que la demandada ha infringido los derechos sobre la marca Bartucci; y, c) se condene a la parte demandada al pago del daño emergente y lucro cesante por el valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) y por daños morales ocasionados por la infracción al derecho de marca, la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000).

8. En la demanda se solicitaron medidas cautelares consistentes en retirar y decomisar todos los artículos que utilicen el signo “Vertuchi”; la instalación de carteles en el local comercial de la parte demandada donde se distinga que los zapatos vendidos por Seratto Ltda. no tienen ninguna relación con la marca

“Bartucci”; el ocultamiento del signo “Vertuchi” de la entrada del local comercial; la imposición de sanciones disciplinarias; y, finalmente, solicita capturar los libros de contabilidad y los registros manuales y digitales de la demandada.

9. Se remitió la demanda al Juzgado 5 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, el cual emitió su decisión el 31 de agosto de 2012, declarando la competencia desleal generada por la sociedad Seratto Ltda. y la condenó a pagar a favor del demandante el monto de $50.000.000 por concepto de daño emergente y lucro cesante. Esta sentencia se complementó mediante auto de 18 de septiembre de 2012, donde se declaró la notoriedad de la marca Bartucci y se resolvió además, que la parte demandada infringió los derechos sobre la marca registrada Bartucci

(mixta).

10. Las partes impugnaron la sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. El Tribunal Superior como segunda instancia, anuló la decisión adoptada con el fin de dar trámite a la solicitud de interpretación prejudicial.

11. El 12 de junio de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, libró exhorto al Tribunal3 de Justicia de la Comunidad Andina para que realice la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

12. Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8

de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante Bartucci y Cía Ltda & Otros manifestó lo siguiente:

13. Funda sus pretensiones en los artículos 151, 154, 155, literales a), d) y e) de la Decisión 486 y en los artículos 156, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 248 de la misma normativa.

14. Sostiene que la marca “Bartucci” (mixta) ha alcanzado notoriedad dentro del sector de los vendedores de zapatos, por su alta calidad y condiciones estéticas.

15. Argumenta que, el uso del signo “Vertuchi” de Seratto Ltda. infringe los derechos de la marca “Bartucci” (mixta).

16. Sustenta que el uso del signo “Vertuchi” desprestigia a la marca “Bartucci”, por emplearse el mencionado signo para zapatos de menor precio, lo cual ha ocasionado perjuicios morales a la parte demandante.

17. Manifiesta que la protección que se reclama judicialmente “no es por el uso del nombre comercial de la parte demandada, sino en contra del uso de la expresión “Vertuchi” que emplea para identificar bienes y servicios”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La sociedad Seratto Ltda. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente:

18. Argumenta que, en aplicación de los artículos 238 y 152 de la Decisión 486, existe falta de legitimación en la causa, ya que en los certificados aportados en la demanda “los socios de la compañía Bartucci y Cía Ltda. no aparecen como titulares de la marca Bartucci” lo que les impide adelantar acciones en contra del presunto infractor.

19. Manifiesta que, según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, el nombre “Vertucci” no es confundible con la marca mixta “Bartucci” porque “analizando la estructura visual de las marcas en conjunto y de manera sucesiva, no simultánea, y teniendo en cuenta que la única semejanza es fonética o auditiva, debe concluirse que no hay riesgo de confusión o asociación”.

20. Sostiene que no se configura la infracción de que trata el artículo 155 literal e) de la Decisión 486, por lo que no se ha probado la notoriedad de la marca base de la demanda.

21. Asegura que no existe culpa de la parte demandada porque al momento de constituir su sociedad, solicitó la certificación que fue expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá donde se deben referir nombres afines con sociedades existentes, y en este documento no se relacionó el nombre de la sociedad Bartucci4 y Cía Ltda & Otros. Por esta razón, se procedió a protocolizar los estatutos sociales y la escritura pública, que se registró el 23 de junio de 2006. Entonces, “no se vislumbra intención de aprovechamiento ilícito de esta marca o de la intención de

generar confusión en el consumidor lo cual genera la improsperidad de la acción indemnizatoria reclamada por la demandante”.

22. Indica que no existe relación de causalidad entre el daño alegado y la conducta de la demandada, ya que “el comportamiento comercial del centro comercial de la demandante, de un mes a otro que no son temporada, puede variar por causas que hasta ahora desconocemos”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de

los Países Miembros.

III. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

24. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los siguientes artículos: 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa.

25. A continuación, se insertan las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza5 distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226 .- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos,

actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (…) Artículo 228 .- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la

presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;6 d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. (…)

Artículo 231 .- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. Artículo 232 .- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. (…)7 Artículo 238 .- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad

nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a. el cese de los actos que constituyen la infracción; b. la indemnización de daños y perjuicios; c. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d. la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e. la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f. la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g. la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la

autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.8 (…) Artículo 243 .- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a. el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b. el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c. el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244 .- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245 .- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a. el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la

presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c. la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d. la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e. el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.9 Artículo 247 .- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…)”. Los temas a ser desarrollados son:

A. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción por infracción de derechos. Medidas cautelares.

Indemnización por daños y perjuicios.

C. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

D. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.

Indemnización por daños y perjuicios.

C. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

D. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.

E. Signos distintivos notoriamente conocidos.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. LA SOLICITUD DIRECTA ANTE EL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal abordará el presente tema en virtud a la solicitud de interpretación prejudicial enviada mediante exhorto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP-2011 de 10 de mayo de 2012, donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial:

27. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: - Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal.

En este caso el juez nacional no suspende el proceso. Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial

comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme. - Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la10 interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

28. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL

MOLINO”).

Características de la figura de la interpretación prejudicial.

29. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa : El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

29. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa : El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria : si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa : el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia.

No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No es una prueba . En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la

solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.11 naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”. Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es

recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

30. En consecuencia, se precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar la interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista de que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone.

B. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN

CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE

DERECHOS. MEDIDAS CAUTELARES. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y

PERJUICIOS.

31. En el presente caso fue remitida una comunicación al propietario del establecimiento de comercio de la sociedad Vertuchi Ltda., en la cual se le advertía que el uso del signo “Vertuchi” infringía los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta). Los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare que la demandada ha infringido los derechos sobre la marca Bartucci (mixta).

32. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.

“Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

33. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

34. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.12

35. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de

facultades:

A. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de