TJCA - Proceso 87-IP-2014

1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 87-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 30, 45 y 46, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la

República del Perú. Apelante: AVENTHIS PHARMA S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI. Asunto: Patente “Solvato acetónico del demetoxi docetaxel y su procedimiento de preparación”. Expediente Interno: 03903-2010-01801-JR-CA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 3909-2010-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 24 de julio de 2014, recibido por

este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03903-2010-0-1801-JR-CA-01. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1 Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.2

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: AVENTHIS PHARMA S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIde la República del Perú.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 19 de agosto de 2004, Aventis Pharma S.A., solicitó la patente de invención denominada “Solvato acetónico del dimetoxi docetaxel”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 0311016 radicada el 19 de septiembre de 2003 en Francia.

2. El 30 de septiembre de 2005 se otorgó la orden de Aviso 870-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el diario “Oficial el Peruano”, el

21 de noviembre de 2005.

3. El 7 de mayo de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico

AB 30-2008.

4. El 25 de julio de 2008, Aventis Pharma S.A., dio respuesta al informe técnico AB 30-2008 y adjuntó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.

5. El 3 de marzo de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico

AB 30-2008/a.

6. Mediante Resolución 344-2009/DIN-INDECOPI de 9 de marzo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la solicitud de patente de invención al considerar que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión

486.

7. El 30 de marzo de 2009, Aventis Pharma S.A., interpuso recurso de apelación.

8. El 19 de febrero de 2010, la examinadora de patentes emitió el informe técnico PR 05-10.3

9. Mediante Resolución 0519-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirmó la Resolución 3442009/DIN-INDECOPI que denegó la solicitud de patente de invención.

10. El 8 de junio de 2010 Aventis Pharma S.A. presenta demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 0519-2010/TPI-INDECOPI.

11. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa planteada por la solicitante.

12. El Quinto Juzgado Transitorio de lo Contencioso Administrativo, a través de Sentencia signada como Resolución Ocho, de fecha 22 de octubre de 2012, declaró infundada la demanda interpuesta por Aventis Pharma S.A.

13. En contra de la Sentencia signada como Resolución Ocho, de fecha 22 de octubre de 2012, Aventis Pharma S.A., interpuso recurso de apelación.

14. El 21 de enero de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en temas de mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486.

Solicitando que el Tribunal se pronuncie sobre los siguientes aspectos:

1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de claridad y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención.

2. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.

a. Argumentos de la demanda La compañía Aventis Pharma S.A., dentro de los argumentos de su demanda

manifestó lo siguiente:

15. Falta de notificación con el informe técnico PR 05-10 lo cual no permitió a la solicitante efectuar los respectivos cuestionamientos decayendo en indefensión.

16. Afirma que se vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa al verse impedido de contestar el informe técnico PR 05-10.

17. Que el artículo 45 de la Decisión 486 manifiesta que la Autoridad deberá notificar al solicitante cuando encontrara que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos contemplados en las normas pertinentes.4

18. Asegura que la reivindicación 1 es clara por sí misma toda vez que cualquier persona versada en la materia puede comprender fácilmente el alcance de dicha reivindicación.

b. Argumentos de la contestación a la demanda

19. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda,

presentó por su parte, los siguientes argumentos:

20. Afirma que no era obligatorio para el INDECOPI notificar al demandante el informe técnico PR 05-10 al corresponder a una tercera observación técnica sobre el fondo de la solicitud de patente.

21. Que la notificación del informe era innecesario en aplicación de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

22. Asegura que como regla general la autoridad notificará por una sola vez la inconformidad con la patente, si el solicitante absuelve o no, o si aun haciéndolo subsisten las observaciones, la patente será denegada y por excepción siempre que así lo considere la autoridad, podrá notificarse una

inconformidad por segunda vez u oportunidades sucesivas.

23. Enuncia que era obligatorio para la Dirección de Invenciones notificar la primera inconformidad, tal como sucedió, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas.

24. Afirma que las reivindicaciones planteadas en la solicitud de la patente no son suficientemente claras.

25. Que el otorgamiento de una patente constituye una situación excepcional y extraordinaria, por el costo exorbitante que le impone a la sociedad y a la competencia, razón por la cual sólo debe conferirse patente a aquellas creaciones que reúnan determinados requisitos.

26. Que la claridad y concisión son dos elementos fundamentales en el derecho de patentes, subestimarlos podría generar derechos irrestrictos y difícilmente mesurables.

c. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

27. El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que las resoluciones impugnadas fueron dictadas de acuerdo a la ley por su parte la actora ni en sede administrativa ni judicial instrumentalizó medios probatorios que coadyuven a dar claridad y consistencia a las reivindicaciones, por lo cual declaró infundada la demanda presentada por Aventis Pharma S.A.5

d. Argumentos del Recurso de Apelación.

28. La compañía Aventis Pharma S.A., dentro de sus argumentos contenidos

en el recurso de apelación manifiesta que:

29. Afirma que no se le notificó el informe técnico PR 05-10 por lo cual se vulneró su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva ya que

no pudo ejercer su derecho a la defensa.

30. Que en relación a los informes anteriores AB 30-2008/a y PR 05-10, afirma que no puede realizar ninguna verificación de que los argumentos presentados en ambos informes sean iguales, ya que no se les notificó el informe PR 05-10 y solo se indicaron las conclusiones en la Resolución 0519-2010/TPIINDECOPI donde se menciona que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad.

e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.

31. De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:6

32. La Corte consultante 2, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

33. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente denominada “Solvato acetónico del dimetoxi docetaxel”, fue presentada el 19 de agosto de 2004, en vigencia de la antes mencionada decisión.

34. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo

2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo,

cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.7 283 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE:

35. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones.

B. De la notificación de informes técnicos de conformidad con la Decisión 486.

A. LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO,

REQUISITO DE CLARIDAD Y CONCISIÓN DE LAS REIVINDICACIONES.

36. Dando contestación a la pregunta efectuada por el juez consultante respecto a ¿ Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de claridad y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención? y reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013 este Tribunal enuncia que:

“(…)

1. La doctrina sostiene al respecto que “(…) las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4

3 Artículo 28: La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para

que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (…) 4 ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, pág. 99.8

2. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según

Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absolutá, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativá, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección absolutá, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5

3. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

4. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

5. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia

solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

5. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

6. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…)

5 SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.9 Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del

término”6 Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”.

7. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y - Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas”.

B. DE LA NOTIFICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD

CON LA DECISIÓN 486.

37. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte

Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?

6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología10

38. El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

39. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

40. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cu mple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la

consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”7.

41. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

42. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “ si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores

7 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.11 reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014)

43. El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: - Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y - Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. - El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas. Las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para12 soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad ” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda

manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA13

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo c