TJCA - Proceso 88-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 88-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de

Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO

INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE

LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “NÚMERO UNO (denominativa)”. Expediente Interno: 04400-2012-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través del Oficio 4400-2012-0/8va SEC A-CSJLI-PJ de 24 de julio de 2014, recibido por este

Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de septiembre de 2014.

1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY.2

2. HECHOS REVELANTES:

1. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran

los siguientes:

2. El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca “NÚMERO UNO” (denominativa) para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

3. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” , con fecha 24 de mayo de 2010, la empresa THE CLOROX COMPANY, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante,

3. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” , con fecha 24 de mayo de 2010, la empresa THE CLOROX COMPANY, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el “número uno” del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad.

4. El 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo “NÚMERO UNO” (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de

Niza.

5. Mediante Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 3 de de la Clasificación Internacional de Niza y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

6. El 16 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada.

7. El 28 de abril de 2011 THE CLOROX COMPANY, contestó el recurso de apelación

planteado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

8. Con Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto “NÚMERO UNO” (denominativa), solicitada por INTRADEVCO

INDUSTRIAL S.A.

9. El 4 de julio de 2012 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012.

10. El 2 de agosto de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

11. Mediante escrito de 4 de febrero de 2013 THE CLOROX COMPANY, contesta el recurso presentado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.3

12. El 27 de noviembre de 2013 mediante Sentencia Número 9, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de mercado, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO

INDUSTRIAL S.A.

13. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. el 13 de diciembre de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013.

14. Mediante providencia de 13 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo denominativo, que representaría un término descriptivo de las aspiraciones generales de los productores de bienes y servicios en un mercado.”

a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

15. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en su escrito de demanda expresa,

en lo principal, los siguientes argumentos:

16. Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado.

17. Aduce que: “(…) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”.

18. Afirma además que: “En efecto, debemos mencionar que la denominación

NÚMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar”.

19. Enuncia que: “En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva”.

b. Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

20. Argumenta que: “En el presente caso, se aprecia que la denominación NÚMERO UNO colocada como marca sobre preparaciones para blanquear y otros que se pretenden distinguir, incurriría en la en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los4 productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza”.

21. Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia.

22. Advierte además que: “(…) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN SACAR MANCHAS; EL

cualidad de excelencia.

22. Advierte además que: “(…) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN SACAR MANCHAS; EL NÚMERO UNO EN LIMPIEZA; EL NÚMERO EN (determinado país), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores”.

23. Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que se le daría una ventaja injusta de ser admitido a registro.

24. Determina que los signos descriptivos no pueden ser apropiados por una sola persona, ya que si así fuera se concedería un derecho de exclusiva a favor de un competidor singular, creándose una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, confiriéndole un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios, motivo por el cual, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores.

25. Que el signo solicitado no es arbitrario sino descriptivo ya que sí existe vinculación entre el signo solicitado y los productos que intenta proteger.

c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado.

26. La compañía THE CLOROX COMPANY, contestó a la demanda en los siguientes

términos:

27. Que se declarare infundados los argumentos de la recurrente.

28. Afirma que la resolución impugnada no contraviene ningún requisito de validez, ya

que fue expedida por autoridad competente.

29. Que el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), es descriptivo y por tanto su registro constituye una barrera de acceso al mercado.

30. La marca solicitada, carece de distintividad y no podría diferenciarse en el mercado del resto existentes.

d. Fundamentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

31. El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que: “(…) el análisis de registrabilidad marcario realizado sobre el signo solicitado por la accionante se concluye que el mismo es susceptible de representación y es perceptible, más no cuenta con distintividad por estar constituido de palabras que unidas refieren un concepto que resulta descriptivo en relación al producto pare el cual se pretende su uso; lo cual ha sido fundamentado en la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI”.5

e. Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación.

32. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo

siguiente:

33. Error en la sentencia impugnada al enunciar que el signo solicitado es descriptivo.

34. Que la denominación “NÚMERO UNO” no hace referencia a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto no constituye una denominación descriptiva sino arbitraria.

35. Que su signo no guarda relación alguna con los productos que pretende distinguir, tratándose más bien de un signo arbitrario.

36. Afirma que: “(…) los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que

36. Afirma que: “(…) los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos”.

f. Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI).

37. De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación.

g. Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado.

38. De la revisión del expediente, no reposa el escrito de contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

39. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

40. Se considera que procede la interpretación del artículo 135 literal e), correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 y literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

41. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los6 signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 135: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

4. CONSIDERACIONES.

42. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: a) Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. b) La irregistabilidad de signos por falta de distintividad.

c) La marca denominativa compuesta. d) Los signos descriptivos. Las expresiones laudatorias. Los signos genéricos. Los signos de fantasía. Los signos evocativos.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

43. Dentro del procedimiento interno se resolvió negar el signo “NÚMERO UNO”

(denominativo), para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente analizar qué se entiende por marca y sus elementos constitutivos.

44. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

45. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…). La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1

1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. AbeledoPerrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7.7

46. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

47. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

48. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas.

49. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

50. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

51. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser

51. La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.

52. Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.

Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes.8 Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse

Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”.

53. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo “NÚMERO UNO”

(denominativo) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, y si es identificable.

B. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

54. Entre uno de los argumentos para rechazar el registro del signo “NÚMERO UNO”

(denominativo), se encuentra la falta de capacidad de distinguirse en el mercado con otros, incurriendo en la causal enunciada en los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, motivo por el cual, se analiza qué se entiende por distintividad y cuándo un signo es irregistrable si carece de dicho requisito.

55. Se reitera lo previamente enunciado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 122-IP-2013 que manifiesta que: “La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. (…) de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA

DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006.9 Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”.

56. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literales a) y b) de la referida

Decisión.

C. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA.

57. En consideración a que el signo solicitado está conformado por dos palabras NÚMERO y UNO se hace necesario analizar lo que se refiere a la marca denominativa

Decisión.

C. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA.

57. En consideración a que el signo solicitado está conformado por dos palabras NÚMERO y UNO se hace necesario analizar lo que se refiere a la marca denominativa compuesta, ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido, dentro de su Interpretación Prejudicial 114-IP-2013. “Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico

(...)”. 2

58. El simple hecho de incorporar dos palabras para conformar un signo no implica que por ello se le dota de distintividad, necesariamente debe al menos uno de ellos contener un término suficientemente fuerte como para poder gozar de aptitud distintiva y ser admitido a registro. En el caso que nos ocupa, la autoridad nacional deberá revisar si el signo “NÚMERO UNO” (denominativo compuesto) en conjunto es un signo que guarda los requisitos exigidos por la norma comunitaria para poder ser admitido a registro.

D. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS.

LOS SIGNOS GENÉRICOS. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. LOS SIGNOS

EVOCATIVOS.

59. Para dar contestación a la interrogante formulada por el juez consultante respecto a: “¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la

59. Para dar contestación a la interrogante formulada por el juez consultante respecto a: “¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la

2 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

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Decisión 486?”, este Tribunal analizará qué se entiende por signos descriptivos, expresiones laudatorias, signos genéricos, marcas arbitrarias y evocativas.

60. Signos Descriptivos, La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo, incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado.

61. Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

62. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

63. Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”3. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos s