TJCA - Proceso 89-IP-2011

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 089-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido con fecha 09 de noviembre de 2011.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú.

Tercero interesado: M&M Repuestos y Servicios S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos y judiciales de los actos impugnados, se encuentran los siguientes - Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denuncia contra M&M Repuestos y Servicios S.A por infracción de sus derechos de propiedad industrial respecto de sus marcas registradas VOLVO, alegando que : a) es titular de las marcas de producto VOLVO y logotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) las cuales son notoriamente conocidas tanto en Perú como a nivel internacional, siendo además marcas líderes en el2mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada y que gozan también de prestigio como signo que identifica el servicio de reparación; b) M&M Repuestos y Servicios S.A ., sin contar con su autorización, utiliza las marcas VOLVO tanto como letrero principal en su establecimiento como en sus comprobantes de pago, en los cuales, en la parte central y en caracteres destacados se muestra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ni alguna de sus empresas vinculadas ha vendido a la emplazada

repuestos de marca VOLVO, por tanto, la emplazada no ofrece repuestos originales VOLVO y en el supuesto negado de que así fuera, ello no la autoriza a usar como nombre comercial la denominación VOLVO, debiendo en todo caso precisar que no son distribuidores oficiales de los productos VOLVO; d) la emplazada ejerce esta conducta de mala fe pues pese a que por cartas notariales se le ha conminado a cesar en el uso infractor de la marca VOLVO, no lo ha hecho. - La Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI admitió la denuncia, corrió traslado de ella y dispuso se practique una diligencia de inspección en el local de M&M Repuestos y Servicios S.A. En dicha diligencia “se observó el uso de la denominación VOLVO en facturas y boletas, se tuvo a la venta una caja con la denominación NWO, NWO Nr. RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido con un sticker la denominación VOLVO 167294, fecha agosto de 2004, made in brazil (sic), código de barras, una caja de repuestos Mable con la denominación `aplicación volvo’, los cuales se observaron en una vitrina de exhibición. Al preguntarle desde cuando (sic) utiliza la denominación VOLVO, manifestó que desde hace 1 año, al preguntarle desde cuando (sic) y quien (sic) le provee los productos con el sticker con la denominación VOLVO, señaló que desde hace más de tres años y que le compraron los productos Mable NWO a empresas brasileras, indicando que éstos son productos alternativos no originales, pero cuando la gente

conocedores (sic), les solicitaban volvo original le compraban a Modasa”. - Mediante Resolución 4832-2006/OSD-INDECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción toda vez que consideró que el signo VOLVO estaba siendo “utilizado de buena fe, a título informativo y no como nombre comercial, y además no es susceptible de inducir al público a error o confusión respecto del origen empresarial de las actividades económicas sobre las cuales se aplica, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de propiedad industrial de la firma reclamante”. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apeló de dicha decisión. Mediante Resolución 16342006/TPI-INDECOPI de 28 de octubre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la mencionada decisión. Consideró que la marca VOLVO y diseño era utilizada con fines informativos y que en el presente caso se configuraba el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSD y 1634-2006/TPI, a fin de que se declare su invalidez e ineficacia. Solicita asimismo se declare fundada la acción por infracción y que se prohíba a M&M Repuestos y Servicios S.A. usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario, etc.

• Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. En dicha sentencia se consideró que; a) de las pruebas se desprende que el uso de la denominación Volvo fue de “ índole informativo, y no como nombre comercial, en tal sentido se aleja el supuesto del posible uso que confunde e induce a error al público consumidor”; b) los hechos en controversia se encuentran dentro de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a lo acreditado en autos “se concluye que la marca VOLVO no ha sido determinada como notoria por INDECOPI”. - Contra dicha sentencia, VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso recurso de apelación.- 3 - - Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda. Los principales fundamentos de la sentencia son los siguientes: a) que, de lo constatado en la diligencia de inspección ordenada por la entidad administrativa se puede concluir que “ dicha actividad no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al registrar etiquetas con la denominación VOLVO a los productos alternativos que vende de distinta procedencia, lo que en esencia, podría generar confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”; b) que, “ en relación a la notoriedad de la marca que invoca la demanda (sic), resulta irrelevante para el caso, toda vez que la notoriedad o no de ella, no depende para que el tercero

la utilice en su beneficio, pues sólo basta que sea de buena fe o para propósito de información, lo que como se ha concluido en los párrafos precedentes, ello no se ha verificado en el presente caso…”. INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A. interpusieron recurso de casación. El 8 de noviembre de 2010 se declaró improcedente el recurso interpuesto por el INDECOPI y procedente el recurso interpuesto por M&M Repuestos y Servicios S.A., por lo cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamenta su demanda con los siguientes argumentos: - Que, las marcas VOLVO son notoriamente conocidas tanto en el Perú como a nivel internacional, siendo también “ marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada ”. Señala también que las marcas VOLVO gozan de prestigio como signos que identifican el servicio de reparación. - Que, sin contar con su autorización, M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza con mala fe la marca VOLVO y diseño: a) como letrero principal de su establecimiento comercial y b) en sus facturas. Agrega que M&M Repuestos y Servicios S.A. no ofrece repuestos originales VOLVO. - Que, en la diligencia de inspección se demostró que M&M Repuestos y Servicios S.A. vende productos con marca falsificada VOLVO. Sin embargo, la autoridad administrativa no lo sancionó por dicho hecho. - Señala que, un tercero no autorizado por el titular de una marca “está legitimado para usar

esa marca sólo en la medida en que venda repuestos o productos legítimos y debidamente marcados por el titular, sólo en la medida en que anuncie al mismo tiempo el tipo de productos con que cuenta, sin inducir a pensar que se tiene toda la gama de productos; y que el uso de la marca debe hacerse en los anuncios, como establece la ley, es decir, en los medios a través de los cuales se difunde la publicidad comercial, sea ésta en la prensa, la radio, la televisión, el internet, el correo o correo electrónico y canales parecidos”. Sin embargo, agrega la demandante, dicho tercero “ no puede utilizar esta marca, ni los logotipos corporativos asociados a la marca, en paneles fijos o movibles colocados en el frontis de los locales comerciales en tanto que ese uso no cumple con el propósito de ‘anuncio de la oferta de productos legítimos ’”. Igualmente, se debe considerar prohibido el uso de la marca en los comprobantes de pago emitidos en tanto tales documentos no cumplen con el propósito del anuncio.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

En su contestación a la demanda, INDECOPI manifiesta lo siguiente: - Que, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 se puede determinar que la marca VOLVO no es notoria , pues la demandante no demostró dicha notoriedad en el procedimiento administrativo que dio origen a las resoluciones4ahora impugnadas. Indica que las pruebas presentadas no demuestran ni la extensión del conocimiento de la marca VOLVO “ni acreditan el ámbito de difusión y el uso constante de

la misma en una cantidad suficiente que demuestre su implantación entre el público consumidor peruano o andino”. - Que, “M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza la marca VOLVO y diseño para informar que tanto las actividades relacionadas con la comercialización de repuestos como los mismos repuestos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que ofrece están dirigidos, entre otros, a los vehículos distinguidos con dicha marca”. - Que, se puede observar en la fotografía y facturas presentadas en el expediente administrativos que ”M&M también ha incluido los signos ZF y logotipo y SKF y logotipo en el letrero del frontis de su local y SKF y diseño, BOSCH y diseño y ZF y logotipo en sus facturas, lo que confirma que las marcas referidas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni para distinguir los productos que ofrece, no habiéndose presentado medio de prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información”. - Señala también que “en el letrero ubicado en el frontis del local de M&M Repuestos y Servicios S.A se aprecia que, debido a su ubicación y tamaño, es la denominación ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ la que será percibida como el nombre comercial de dicha empresa, siendo razonable suponer que el signo VOLVO y diseño será considerado como una referencia de que en el local de la emplazada se reparan vehículos marca VOLVO y/o se venden repuestos marca VOLVO”. Agrega que “lo mismo sucede con las facturas

emitidas por M&M, en la cuales, si bien la denominación VOLVO aparece en el centro de las mismas, también se muestran -en tamaño similarlas marcas SKF, BOSCH y ZF y el nombre comercial ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ ”. - Que, el uso del signo VOLVO por parte de M&M cumplía con las condiciones previstas por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. Ello porque sólo lo ha venido utilizando “ como referencia para hacer conocer a sus clientes que vende productos automotores de dicha marca”.

D. TERCERO INTERESADO.

Por su parte, M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. presentó los siguientes argumentos: - Que, la demandante no ha aportado pruebas que “ reflejen de manera objetiva que los signos registrados VOLVO y VOLVO y figura hayan logrado un posicionamiento en el mercado en el nivel que corresponde a los signos notoriamente conocidos”. - Que, M&M RESPUESTOS Y SERVICIOS S.A. no vende repuestos con marca falsificada VOLVO, “ pues las cajas que se observaron en la diligencia de inspección pertenecen a las marcas: NWO y MAHLE, que son repuestos alternativos”. - Señala que su empresa “ cumple con brindar información relevante al consumidor sobre la existencia de repuestos originales Volvo que le permitan evaluar idóneamente la adquisición del bien. El uso en las facturas de la denominación Volvo es una publicidad que tiene como objeto INFORMAR al usuario de la existencia de repuestos originales Volvo. No se ha inducido de ninguna manera al público en error u originado situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al

titular de la marca”. (el subrayado no es nuestro). - Que, han procedido de buena fe y que no se ha hecho uso a título de marca de la denominación Volvo, indicando que sólo usaron la denominación para informar la venta de repuestos originales Volvo que son adquiridos a concesionarios autorizados Volvo. Resalta que dichas compras las realizaron desde antes de la interposición de la acción por infracción ante el

INDECOPI.- 5IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTEPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación y también se interpretarán de oficio los artículos 154, 155, 157 y 224 de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA

(…) Artículo 154.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la6marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o

de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. (…)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;- 7d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

1. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA.

El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que “dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular” 1. De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.2 Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los

1 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000. 2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347.- 8de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o

servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los mencionados derechos de exclusión “ pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión ”.3 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “ de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.4 No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal

que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.5 La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).6 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de

interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”7. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial. Conforme se verá en Punto 3. de esta providencia, en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen en el mercado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en el referido artículo 157.

3 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001. 4 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008. 5 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997. 6 Proceso 69-IP-2000 ya citado. 7 Proceso 69-IP-2000 ya citado.- 92. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno, tanto el INDECOPI como la Tercera Sala Especializada en lo

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima consideraron que la notoriedad de la marca VOLVO, alegada por la demandante, no había sido comprobada convenientemente. Por ello, el Tribunal considera pertinente hacer referencia al tema de la prueba de la notoriedad de una marca. En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan las providencias dictadas en los procesos 68-IP2005 (Marca: “GIAN PIERS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSABOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otras. Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido

a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “ En e l signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara… ”.8 Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o

similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el