TJCA - Proceso 91-IP-2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de junio de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del

Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de

interpretacion:

Magistrado Ponente: 91-1P-2020

Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú 634870-2015 11498-2017-0-1801-JR-CA-25 Infracción a los derechos de propiedad industrial por presunto uso indebido de las marcas MISHA CAFE (mixta) y MISHASHO CAFE (mixta) Artículos 155 y 157 de la Decisión 486

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo

Luis Rafael Vergara QuinteroProceso 91-1P-2020 | VISTO El Oficio 11498-2017 / 52 SECA-CSJLI-PJ del 12 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 238 de la

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11498-2017-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 12 de abril de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: ERNESTO HOLDER CHÁVEZ

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- INDECOPIDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE

S.AC.

B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son:

1. La presunta infracción por parte de la EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C., sobre los derechos de propiedad industrial de ERNESTO HOLDER CHÁVEZ, mediante la presunta producción y comercialización de café con los signos CAFÉ MISHA y CAFÉ MISHASHO que serían similares a las marcas MISHA CAFÉ (mixta) y MISHASHO CAFÉ

(mixta) de propiedad del demandante.

2. Si la actuación de EMPRESA AGRARIA CAFETALERA

similares a las marcas MISHA CAFÉ (mixta) y MISHASHO CAFÉ (mixta) de propiedad del demandante.

2. Si la actuación de EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C. era de buena fe, y on ánimo de informar a los consumidores acerca de las aracterísticas del café, de conformidad al Artículo 157 de la DecisiónTT

Proceso 91-1P-2020 486.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS | La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486 de la decisión citada", por ser pertinente. No procede realizar la interpretación del Artículo 238 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la naturaleza de la responsabilidad de la acción por infracción. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 157 de la Decisión 4862, para tratar los temas de la excepción del uso de un signo al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos: b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o

cuales ésta se ha registrado: o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos: b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ce) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o coniengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; : d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar enel comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» % Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar

valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» % Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época — de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de px DE Y, >. éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se _ " UN Nimite a propósitos de identificación o de infomación y no sea capaz de inducir al público a Q » Le Confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. & a\ + > SECRETARIA ” | 3Is IR | Proceso 91-1P-2020 distintivo por ser de buena fe.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

3. Respuestas alas preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. Enel proceso interno, ERNESTO HOLDER CHÁVEZ alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de EMPRESA

marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. Enel proceso interno, ERNESTO HOLDER CHÁVEZ alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C., mediante la presunta producción y comercialización de café con los signos CAFÉ MISHA y CAFÉ MISHASHO, que serían similares a las marcas MISHA CAFÉ (mixta) y MISHASHO CAFÉ (mixta) de propiedad del demandante, cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.3 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.»

registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.» » Asa | 2 & S r Interpretación Prejudicial N 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016. SECRETARIA > 4Proceso 91-1P-2020 «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usarenel comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios

de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C. por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características“: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción:

se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características“: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: Interpretación Prejudicial N 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la s > 4 @ O @ o Gageta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016. a SECRETARIA > o %, ¢, N X

X MUN.“b)

0] (i Proceso 91-1P-2020 El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

@ (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

derechos. 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto = . I Resumen del activo Sujeto pasivo | supuesto Supuesto | productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca |o signo idéntico o | productos aplicada o que distingue | semejante directamente | colocada con una JON Supuesto II El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca |o signo idéntico o | servicios aplicada o ÓN <\ [SAN MS ¢ - < 3/ 5 la Interpretación Prejudicial N 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la SECRETARIA E ela Oficial del Acuerdo de Carlagena N 3266 del 2 de abril de 2018.47, 1.8. Proceso 91-1P-2020 que distingue | semejante sobre | colocada con una

1.8. Proceso 91-1P-2020 que distingue | semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marcao signo idéntico o los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca | protegida. El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca |o signo idéntico o | productos o servicios | que distingue | semejante sobre | aplicada o colocada con | productos o | envases, — envolturas, una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes O | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término fan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito.” REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: http://dle.rae es/?id=0Y0i8Fo (Consulta: 1 de mayo de 2021). ustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y mentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.i : Proceso 91-1P-2020 1.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la

mentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.i : Proceso 91-1P-2020 1.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que E plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto [: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. z B 2 = Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto | El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después Supuesto | productos. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado directamente | sobre productos. sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada | Supuesto colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los | los servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida.

hubiese aplicado o | aplicada o colocada | Supuesto colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los | los servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida. — | protegida. _ El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después producios o | después de que se | de que hubiese sido servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto lll | colocado sobre | sobre envases, | envases, envolturas, | envolturas, embalajes o embalajes o | acondicionamientos de acondicionamientos de | tales productos. tales productos. 1.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre ns “€ Ne envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los \ EN alores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, - N 8Proceso 91-1P-2020 goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.® 1.11. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular esté «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. ' 1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'' 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo.'? 1.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que

Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3521 del 5 de febrero de 2019. Ibidem. Ibidem1.16. 117. 1.18. 1.19. 1.20. T— O Proceso 91-IP-2020 producto final.'3 Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.' Como puede inferirse de la noma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 's Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:16 (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas,

marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 's Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:16 (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (i) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la noma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 7 Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposicion.'® —— Ap DE y Ibídem. Ibidem. Ibídem. Ibidem Ibidem. (er Interpretación Prejudicial N° 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3051 del 26 de junio de 2017. 101.21 1.22. Proceso 91-1P-2020 .De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u

Proceso 91-1P-2020 .De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.'9 1.23.La autoridad nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el juez podrá tener en 1.25. cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”

la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor” con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. Ver Interpretación Prejudicial N 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3521 del 5 de febrero de 2019. Interpretación Prejudicial N 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2725 del 22 de abril de 2016.

Q \ SECRETARIA ”J 1"Proceso 91-1P-2020

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingu