TJCA - Proceso 94-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 94-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador.

Demandante: THOMSON CONSUMER

ELECTRONICS S.A. Demandado: DIRECTOR

NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “La nueva era del entretenimiento”. Expediente Interno: 178112013-3050.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador, ha remitido el oficio 2645-S-TDCA-No.1, de 30 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de agosto de 2014, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-3050. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTEDECENTES:

Partes

Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC.

Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 17 de enero de 2000, Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro de la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa), destinada a proteger todos los productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en

adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual 420 correspondiente al mes de enero de 2000.

3. En contra de la solicitud de registro la empresa New Era Co. Ltd. presentó observación fundamentándose en la titularidad del signo “NEW ERA”

(denominativo) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante providencia de 8 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corrió traslado a la solicitante con la observación para que presente sus argumentos de contestación correspondientes.

5. El 20 de junio de 2000, la empresa Thomson Consumer Electronics, Inc., contestó la observación presentada en contra de su solicitud de registro.

6. Mediante Resolución 978073 de 1 de noviembre de 2000, notificada el 9 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro del signo solicitado.

7. El 18 de enero de 2001 Thomson Consumer Electronics, Inc., presenta demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 978073.

8. Mediante providencia de 26 de enero de 2001 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, avoca conocimiento de la demanda corriendo traslado al demandado para que conteste.

9. El 21 de febrero de 2001 el Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda interpuesta en contra de la Resolución 978073.

10. A través de la providencia de 21 de mayo de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, abre la causa a prueba por el término de quince días.

11. Thomson Consumer Electronics, Inc., a través del escrito de 3 de junio de 2003, presenta escrito de pruebas.

12. El Director Nacional de Propiedad Industrial, presenta el 4 de junio de 2003 el escrito a través del cual solicita sus respectivas pruebas dentro del proceso.

13. Mediante providencia de 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486.3

a. Argumentos contenidos en la Resolución impugnada.

14. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no

344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486.3 a. Argumentos contenidos en la Resolución impugnada.

14. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no es distintivo respecto del signo opositor ya que posee elementos que lo hacen muy similar a la marca prioritaria, razón por la cual decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. La compañía Thomson Consumer Electronics, Inc., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: - Afirma que la marca “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO” (denominativa) es plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países. - Asegura que a pesar de que los signos en conflicto están destinados a amparar productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, son distintos, tal es así que el signo previo ampara: “reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido” mientras que el signo solicitado: “aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas, etc”. - Que comparadas las marcas en conflicto se puede determinar que su signo es suficientemente distintivo y que existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, por lo que no existe posibilidad alguna de confusión en el público

consumidor. - Enuncia que el signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, lo cual lo demostrará oportunamente. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

15. El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI- , al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Afirma que al realizar el análisis de las marcas de acuerdo con lo determinado por la doctrina, es decir, en su conjunto, de modo sucesivo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, realizada la comparación entre las denominaciones concluye que éstas poseen elementos que las hacen muy similares y, por lo tanto, producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor. - Que la marca solicitada “LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO”

(denominativa), no posee los suficientes elementos distintivos respecto de la marca observante, más aún cuando amparan productos de naturaleza similar y se causaría confusión y asociación por parte de los consumidores al asumir que se trata del mismo origen empresarial.4

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

16. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 1, 82 literal a) y 83 2 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. No se interpretarán los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 ni los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicables

de la Decisión 344. No se interpretarán los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 ni los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos.

C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero.

D. Conexión competitiva entre productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

E. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones y la debida motivación.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA

IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA

O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

18. Tomando en cuenta que la sociedad Thomson Consumer Electronics , Inc., solicitó el registro del signo “La nueva era del entretenimiento” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad New Era Co. Ltd. presentó observación a la solicitud de

registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “New era” (denominativa) para la misma Clase Internacional; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza entre marcas. La identidad y la semejanza

19. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

1 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 2 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;5

20. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

21. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional,

de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

21. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

22. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el

todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

23. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

24. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias

de la situación de semejanza:

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA.6

25. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

26. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

27. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

28. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión: Directa e Indirecta y asociación.

29. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores,

sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

31. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

32. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

33. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o

5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o

5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7 servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

34. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

35. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al

comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

35. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

36. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8.

37. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la

comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.8 b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la

escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

38. El juez consultante deberá evaluar si el signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo) es confundible con la marca “New era”

(denominativa).

C. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS

COMPUESTOS.

39. En el caso en análisis los signos confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” son signos denominativos compuestos, en razón de lo cual en este acápite se hará mención a lo que se refiere a este tipo de signos.

40. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

41. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la

naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

42. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

43. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin9 el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

44. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan

atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” 9.

45. Corresponde en el caso en análisis que el juez consultante analice si los signos confrontados “La nueva era del entretenimiento” y “New era” ambos denominativos son o no confundibles al grado de causar riesgo de confusión.

D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS

EN IDIOMA EXTRANJERO.

46. En consideración a que la marca registrada sobre la cual se presentó la observación “New era” (denominativa) se encuentra en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero.

47. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013: 48. “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen

parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca”.

9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España

1984. Págs. 199 y SS.10

49. Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación con los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.

50. El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”10.

51. Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de

distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”11.

52. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

53. Respecto a la afirmación efectuada por la empresa actora, es el Juez Consultante

quien deberá analizar si en efecto los términos “New era”, son expresiones conocidas o no por el público consumidor para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que puede a su vez crear confusión respecto del signo solicitado “La nueva era del entretenimiento” (denominativo).