TJCA - Proceso 94-IP-2020

Quito, 11 de diciembre de 2020

Proceso: Asunto:

Consultante: Expedienta interno

del consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación:

Magistrado ponente:

VISTOS:

94-1P-2020 Interpretación Prejudicial (consulta facultativa) Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú 717238-2017 Oposición formulada por Nike Innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado por parte de Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de su marca MERCURIAL, la cual habría coexistido con la marca caducada MERCURIO cuyo titular era Creaciones Textil Mercurio S.A.C. Último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 Gustavo García Brito El Oficio N° 000018-2020-DSD/INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2020, recibido vía courier el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —INDECOPI— de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafoProceso 94-1P-2020 del Artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 717238-2017.

la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafoProceso 94-1P-2020 del Artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 717238-2017. El Auto de fecha 26 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Solicitante del registro marcario: Industria Procesadora del

Plástico S.A.C.

Opositor: Nike innovate C.V.

ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede la opasición formulada por Nike innovate C.V. en contra del registro del signo MERCURIO solicitado por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL perteneciente a Nike Innovate C.V., la cual habría coexistido con la marca MERCURIO (caducada), y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017. NORMA A SER INTERPRETADA La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del Articulo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 145,- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda

Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 145,- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desviriuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de les seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.» (Énfasis agregado)Proceso 94-1P-2020

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del Artículo 148 de la Decisión 486.

2. Respuestaala pregunta formulada por la Entidad consultante.

AMÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN re

1. Oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulacia en el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 1.1. Enel procedimiento interno, el INDECOPI indicó que Nike Innovate C.V. formuló oposición? en contra del registro del signo MERCURIO, solicitado? por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. La oposición formulada se realizó sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL perteneciente a Nike Innovate C.V.; la cual, habría

solicitado? por Industria Procesadora del Plástico S.A.C. La oposición formulada se realizó sobre la base de la existencia previa de la marca MERCURIAL perteneciente a Nike Innovate C.V.; la cual, habría coexistido con la marca MERCURIOS (caducada) que estuvo vigente hasta el 3 de febrero de 2017, y cuyo plazo de gracia para la renovación habría expirado el 3 de agosto de 2017. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 1.2. Alrespecto, el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 146.- (...) (..) No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los ssis meses posteriores al vencimiento del plazo de grac que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.» (Énfasis agregado) 1.3. Conrelación al referido plazo de gracia, el primer párrafo del Artículo 153 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional e Con base an las prohibiciones de registro establecidas en los Literales a) y h) del Adiculo 136 de la Decisión 466 ce la Comisión de la Comunidad Andina. el El 18 de agosto de 2017, para distinguir productos comprendidos an la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. & Certificado da ragistro N 4653, que distingue productos comprendidos en las Clases 25 y 28 de la Clasificación Intarnacional de Niza.

Clasificación Internacional de Niza. & Certificado da ragistro N 4653, que distingue productos comprendidos en las Clases 25 y 28 de la Clasificación Intarnacional de Niza. Que distinguía productos comprendidos en las Clases 25 de la Clasificación intemacional de Niza, y estaba registrada a favor de Creaciones Textil Mercurio S.A.C. (Certificado de registro N 43341).1.4. Proceso 94-1P-2020 competente, dentro de los sáis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de aracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. para solicitar su renovación...» Enfasis agregado) Como se puede advertir, el último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 488 incorpora un periodo adicional de seis (6) meses contados a partir del vencimiento de los seis (6) meses del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la misma norma comunitaria, Lo anterior se puede apreciar mejor con el siguiente gráfico: Gráfico N° 01 EA GET CIDE TEE => i —5 o - . 91975012 0101/2013 ozt 02EH2019 0201/2020 >, N . N g pe 2 See ) (5 meses) . (Únimo pérato del tanicuio 193 Decisión 126) Anicalo 14 Decisión <25) Fuente: elaboración propia. Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario X estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca X coexistió pacíficamente con las marcas XX, XY y XZ. A era titular de la

Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario X estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca X coexistió pacíficamente con las marcas XX, XY y XZ. A era titular de la marca X, y B titular de las marcas XX, XY y XZ. Dentro de los seis (5) meses anteriores al vencimiento del registro de la marca X (dasde el 1 de julio da 2018), A podía solicitar la renovación de 4 marca. A partir de la fecha de vencimiento del registro, A contaba con un plazo de gracia de seis (6) reses para solicitar la renovación de la marca X; esto =3, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo A no solicitó la referida renovación y, en consecuencia, expiró el registro de la marca X. El 1 de setiembre de 2019, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del periodo de gracia, A solicitó —nuevamente— el registro como marca del signo X. Una vez publicada la referida solicitud, se opuso B alegando la irregistrabilidad de X por la presunta confusión de esta con sus marcas XY, XX y XZ.Proceso 94-1P-2020 De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, no procedería la oposición formulada por B contra la solicitud presentada por A (realizada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento de gracia), pues esta se basó en marcas (XY, XX y XZ) que coexistieron con X durante el periodo en el cual estuvo vigente. 1.6. El cuarto y último párrafo del Artículo 145 ds la Decisión 486, le otorga

XX y XZ) que coexistieron con X durante el periodo en el cual estuvo vigente. 1.6. El cuarto y último párrafo del Artículo 145 ds la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en solicitarla— la prerrogativa de que contra su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada).® 7 1.7. En consecuencia, para el análisis da las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párraío del Artículo 146 de la Decisión 436, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios: > Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés. E Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios. s Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del periodo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el Artículo 153 de la Decisión 435. 1.8. Por lo tanto, se deberá verificar si la oposición planteada por Nixe Innovate C.V. en el caso concreto, cumpla con los requisitos expuestos en el presente acápite. Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco

consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. D= modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial 18-19-1398 de fecha 30 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagana N° 340 del 13 de mayo de 1993. De medo refarencial, ver la Interpretación Prejudicial 65-IP-200+ de fecha 30 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1102 del 6 de agosto de 2004.Proceso 94-1P-2020 2.1. ¿Proceden las oposiciones interpuestas contra una solicitud de registro idéntica a una marca caduca, independientemente de quién solicite el registro, cuando la nueva solicitud ha sido presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia para renovar el registro caduco y la oposición se basa en marcas que coexistieron con el registro referido? Para dar respuesta a esta pregunta la Entidad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicia!. En los términos. expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para sar aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno N° 717238-2017, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de

Entidad consultante al resolver el proceso interno N° 717238-2017, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Angina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por el Presidents del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 11 de diciembre de 2020, conforme consta enel Acta 21-J-TJCA-2020. Motifiquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariagena.