TJCA - Proceso 96-IP-2014

1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 96-IP-2014

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: CLASSIC MARBLE S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: “CLASSIC MARBLE y logotipo (mixta)”. Expediente Interno: 00182-2010-0-1801-JR-CA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 182-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00182-20100-1801-JR-CA-01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: CLASSIC MARBLE S.A.C.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIde la

República del Perú.

Tercero interesado: CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS

QUÍMICOS S.A.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 25 de julio de 2003, Classic Marble S.A.C. presentó solicitud de registro del signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixto) para amparar servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipos de hidromasajes, saunas, piscinas y sanitarios en general comprendidos en la Clase 37 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,

Clasificación Internacional de Niza).

2. El 11 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicitó el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta), destinada a proteger materiales para la construcción no metálicos tales como baldosas, mosaicos, mármol, tableros, revestimientos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de

Niza.

3. El 30 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. presentó oposición en contra del signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixto), solicitado por Classic Marble S.A.C., sobre la base del registro de su marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para amparar productos de las Clases 11 y 19 de la

Clasificación Internacional de Niza.

4. El 9 de enero de 2004, Classic Marble S.A.C. planteó acción de cancelación en contra del registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y diseño (mixta) inscrita bajo el registro 7609 vigente hasta el 26 de mayo de 2014, registrada a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para distinguir materiales de construcción no metálicos tales como baldosa, mosaicos, mármol tableros, revestimiento y demás de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 17 de marzo de 2004, Classic Marble S.A.C. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para el registro del signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo solicitado ya se encuentra registrado como marca bajo el certificado 7609 para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la nueva solicitud carece de derecho de prelación por haber sido presentada de mala fe para eludir la

responsabilidad por falta de uso de la marca registrada “CLASSIC MARBLE” y diseño (mixta) que conserva las mismas características que la marca solicitada.

6. Mediante Resolución 291-2006/OSD-INDECOPI de 13 de enero de 2006, se aceptó la acción de cancelación, se rechazó la oposición presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., dispuso la cancelación del registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y diseño (mixta) registrada a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza y ordenó la inscripción a favor de Classic Mable S.A.C. de la marca de servicio “CLASSIC MARBLE” (denominativa) para distinguir instalación, reparación y mantenimiento de equipos de hidromasajes, saunas, piscinas y sanitarios en general de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

7. El 25 de abril de 2006, Classic Marble S.A.C. presentó solicitud de registro del signo “CLASSIC MARBLE” escrita en letras características y figura (mixto) para distinguir materiales para la construcción no metálicos, tales como baldosas, mármol,3 tableros de mármol y tableros de polvo de mármol para lavaderos de baño, revestimiento no metálico de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Dicha solicitud fue presentada sobre la base del derecho preferente en vista de la obtención de la Resolución favorable 291-2006/OSD-INDECOPI de 13 de enero de 2006, mediante la cual se dispuso cancelar el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y diseño (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación de Niza inscrita bajo el registro 7609 vigente hasta el 26 de mayo de 2014 a favor de

2006, mediante la cual se dispuso cancelar el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y diseño (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación de Niza inscrita bajo el registro 7609 vigente hasta el 26 de mayo de 2014 a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

9. Mediante Resolución 19009-2006/OSD-INDECOPI de 14 de noviembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la emisión de un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo respecto de la solicitud de registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta ) solicitada por Classic Marble S.A.C., hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el expediente 187515-2003 de fecha 11 de agosto de 2003 en el que Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicitó el registro de la marca de producto “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

10. Con Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI se declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., confiriéndose el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

11. Classic Marble S.A.C., presentó recurso de apelación en contra de la Resolución

15801-2006/OSD-INDECOPI.

12. Con Resolución 534-2007/TPI-INDECOPI de 15 de marzo de 2007, se confirmó la

Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI que declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., y confirió el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) a favor de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

13. A través de la Resolución 22281-2008/DSD-INDECOPI de 10 de noviembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos levantó la suspensión del expediente administrativo referente al trámite de registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) solicitada por Classic Marble S.A.C. y denegó de oficio la solicitud de registro presentada, en vista de que existía un pronunciamiento definitivo en el Expediente 187515-2003 ya que con Resolución 534-2007/TPI-INDECOPI de 15 de marzo de 2007, la Sala confirmó la Resolución 15801-2006/OSD-INDECOPI que declaró infundada la oposición presentada por Classic Marble S.A.C., y confirió el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta), para la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Corporación Peruana de Productos

Químicos S.A.

14. El 9 de diciembre de 2008, Classic Marble S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 22281-2008/DSD-INDECOPI de 10 de noviembre de 2008.

15. Mediante Resolución 2554-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ratificó la Resolución 022281-2008/DSD-INDECOPI, la cual denegó de oficio el registro de la marca de producto “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) solicitada por Classic

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ratificó la Resolución 022281-2008/DSD-INDECOPI, la cual denegó de oficio el registro de la marca de producto “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) solicitada por Classic Marble S.A.C.4

16. El 13 de enero de 2010, Classic Marble S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2554-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009.

17. El 13 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual presentó escrito de contestación a la demanda planteada por Classic Marble S.A.C.

18. El 18 de agosto de 2010, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. presentó por su parte escrito de contestación a la demanda planteada por Classic

Marble S.A.C.

19. Mediante Sentencia signada como Resolución número once de 4 de marzo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda planteada por Classic Marble S.A.C.

20. El 14 de marzo de 2013, Classic Marble S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 4 de marzo de 2013.

21. Mediante Resolución número seis de 16 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 135 literal a) de la Decisión 486, solicitando se pronuncie respecto a:

1. Los alcances de la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión

486.

2. Cómo debe ser entendida la distintividad extrínseca de los signos.

3. Considerando los alcances de lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, quien obtiene un pronunciamiento favorable en una acción de cancelación por falta de uso de una marca inscrita en una determinada clase, puede invocar derecho de prelación para inscribir posteriormente esa misma marca pero en una clase distinta a la cual fue cancelada.

a. Fundamentos de Derecho contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa. La compañía Classic Marble S.A.C. , dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

22. Afirma que la resolución impugnada hizo caso omiso de su derecho de preferencia, ya que únicamente se pronuncia sobre la comparación de las marcas en conflicto considerando erradamente que prevalece la prelación de la solicitud de la compañía demandada sobre el derecho de preferencia por haber cancelado el registro.

23. Asegura que posee un mejor derecho respecto a la solicitud presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., toda vez que ganó una batalla legal al haber cancelado el signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixto) para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. Que la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. al solicitar nuevamente su marca “(…) ha cometido fraude a la acción de cancelación interpuesta, toda vez que solicitó la misma marca que fue cancelada”.5

25. Que quedó evidenciado que la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. no usó su marca en el mercado por eso fue cancelada.

toda vez que solicitó la misma marca que fue cancelada”.5

25. Que quedó evidenciado que la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. no usó su marca en el mercado por eso fue cancelada.

26. Enuncia que posee un derecho anterior al haber solicitado su marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza al haberla presentado el 25 de julio de 2003, mientras que la marca de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) fue solicitada el 11 de agosto de 2003 para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son relacionados con sus servicios.

27. Afirma que la resolución impugnada no considera su afirmación sobre competencia desleal y mala fe.

28. Que la resolución carece de motivación y desconoce su derecho preferente sobre el signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, estrechamente relacionados a los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Fundamentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por parte del INDECOPI.

29. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- , al momento de contestar la demanda, expuso

por su parte, los siguientes argumentos:

30. Enuncia que la cancelación a la que hace referencia fue de una marca distinta a la solicitada en el expediente administrativo materia de impugnación.

31. Que si bien la demandante menciona que gozaría de un derecho de prelación para registrar la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) en la Clase 19 de la

solicitada en el expediente administrativo materia de impugnación.

31. Que si bien la demandante menciona que gozaría de un derecho de prelación para registrar la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en el presente caso se invoca un derecho preferente a partir de la cancelación de una marca inscrita en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que resulta ser distinta a la que fue denegada en el expediente impugnado.

32. Que la actora utiliza la fecha de solicitud de registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) el cual concluyó en el año 2006, para afirmar que posee un derecho de prelación para registrar el signo “CLASSIC MARBLE” y logotipo en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

33. Asegura que ante una pluralidad de solicitudes de registro para una marca determinada, será la solicitud de registro más antigua la que prevalezca, es decir, la del primer solicitante y en el caso en concreto no existió una pluralidad de marcas tan solo una que correspondía a la de la actora, la cual fue negada por el hecho de existir una marca inscrita con anterioridad denominada “CLASSIC MARBLE” y logotipo

(mixta), para productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de un distinto titular.

34. Afirma que la tesis de la actora es errada al pensar que solicitar una marca en un expediente ya concluido genera un derecho preferente para solicitar dicha marca en otra Clase de la Clasificación Internacional de Niza, decir lo antes expuesto es

conferirle a una persona el derecho de prelación eterno para registrar una marca en absolutamente todas las Clases del Nomenclátor Oficial.6

35. Que el derecho de prelación se activa en aquellos casos en los que existen varias solicitudes de registro sobre una marca sin que aún se haya otorgado el registro de ninguna de ellas y será la autoridad quien evalúe la primera solicitud y deniegue el resto en caso de otorgar la primera.

36. Enuncia que el derecho de prelación de la actora nació el 25 de abril de 2006, fecha en la cual presentó su solicitud de registro.

37. Que su derecho preferente surgió a partir de lograr la cancelación de una marca distinta de la que solicitó para registro en el expediente impugnado. Al cancelar el registro, la demandante obtuvo el derecho preferente para solicitar su registro, y en ese momento se agotó el mencionado derecho preferente al que hace alusión.

38. Argumenta que la actora hizo uso de su derecho preferente al solicitar el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que previamente había logrado cancelar, sin embargo, pretende que ese derecho preferente se active nuevamente para el registro de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 de la

Clasificación Internacional de Niza. c. Fundamentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por parte del tercero interesado.

39. Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., dentro de sus argumentos

manifestó lo siguiente:

40. Afirma que el derecho preferente al registro que posee una persona que obtiene una resolución favorable en un procedimiento de cancelación no invalida el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la acción de cancelación.

41. Que cronológicamente no existe duda que la solicitud de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. es anterior a la solicitud de la actora y es ella quien obra de mala fe al solicitar la inscripción de una marca sobre la cual ya existe un titular.

42. Afirma que la actora no ha probado la supuesta mala fe por la presentación de la solicitud de registro.

e. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

43. El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo consideró que la actora no poseía derecho de prelación ya que éste le corresponde a quien presente primero la solicitud de registro y su solicitud fue posterior, por lo tanto declaró infundada la demanda.

f. Fundamentos del Recurso de Apelación.

44. Classic Marble S.A.C. dentro de su recurso de apelación enunció lo siguiente:

45. Afirma que los signos en conflicto están destinados a productos y servicios relacionados y que la misma compañía demandada lo aceptó al oponerse al registro de su marca en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza con su signo en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.7

46. Afirma que existen serios errores en la sentencia impugnada.

47. Que ostenta el derecho preferente y de prelación por haber obtenido la

cancelación favorable de la marca “CLASSIC MARBLE” y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

48. Que: “Si bien es cierto que el derecho de prelación se aplica con la finalidad de establecer la prioridad de un expediente frente a otro, la cancelación de una marca otorga al solicitante favorecido un derecho preferente que releva al derecho de prelación. Con ello, la norma deja de lado a quien haya solicitado en primer lugar el registro de una marca para preferir a quien obtuvo la mencionada cancelación”.

49. Mantiene que el derecho de preferencia sí invalida el derecho de prelación que es aplicado de forma general, siendo excepcionalmente desplazado cuando se cancela una marca.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

50. La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual no se lo interpretará por no ser el tema relacionado al caso en análisis.

51. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 1, los artículos 134 literales a) b) y g), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR:

52. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes

de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)8

A. Derecho Preferente derivado de la Acción de Cancelación.

B. Irregistrabilidad de signos. Mala fe en la obtención de registros de marcas.

A. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.

53. La Corte consultante en su pregunta 3 solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de: “Considerando los alcances de lo previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, quien obtiene un pronunciamiento favorable en una acción de cancelación por falta de uso de una marca inscrita en una determinada clase, puede invocar derecho de prelación para inscribir posteriormente esa misma marca pero en una clase distinta a la cual fue cancelada”.

54. Para hacer mejor referencia al caso en análisis resumiremos los hechos en el siguiente esquema: Resumen de los hechos

Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., es titular del signo “Classic Marble” y diseño para la Clase 19, título 7609, vigente hasta el 2014. El 25 de julio de 2003, Classic Marble S.A.C. solicita “Classic Marble” y logotipo Clase 37. El 11 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., solicita el signo “Classic Marble” y logotipo para productos de la Clase 19. El 30 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A se opone a la solicitud de “Classic Marble” y logotipo

para productos de la Clase 19. El 30 de agosto de 2003, Corporación Peruana de Productos Químicos S.A se opone a la solicitud de “Classic Marble” y logotipo Clase 37, solicitada por Classic Marble S.A.C. El 9 de enero de 2004, Classic Marble S.A.C. a consecuencia de la oposición plantea acción de cancelación en contra del signo Classic Marble y diseño, Clase 19, título 7609. El 17 de marzo de 2004, Classic Marble S.A.C., se opone a la solicitud del signo “Classic Marble” y logotipo, presentada por Corporación Peruana de Productos Químicos S.A para productos de la Clase 19. El 13 de enero de 2006 el INDECOPI, cancela la marca “Classic Marble” y diseño para la Clase 19, título 7609, de Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., rechaza la oposición planteada en contra del signo “Classic Marble” y logotipo Clase 37 y concede el registro favor de Classic Marble S.A.C. El 25 de abril de 2006 , Classic Marble S.A.C. presenta solicitud del signo “Classic Marble” y logotipo para la Clase 19, argumentando derecho de prelación por la acción de cancelación obtenida previamente.

Classic Marble S.A.C. presenta solicitud del signo “Classic Marble” y logotipo para la Clase 19, argumentando derecho de prelación por la acción de cancelación obtenida previamente.

55. En el presente caso si bien existe un derecho preferente por la resolución favorable en la acción de cancelación, existe una prioridad de la solicitud de registro presentada con anterioridad, por haberse presentado en una fecha anterior a la acción de cancelación.

56. Por lo expuesto, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la acción de cancelación por falta de uso y, en especial, el derecho preferente derivado de una acción de cancelación.

57. La acción de cancelación prevista en el artículo 165 de la Decisión 486 produce la extinción del derecho sobre una marca por su falta de uso. Esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en los productos o servicios para los cuales fueron destinadas.

58. Conforme ha señalado el Tribunal, la legitimación para solicitar la cancelación del registro de un signo se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero9 igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso Nº 15-IP-99. Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 528, de 26 de enero de 2000), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.

“Ahora bien, el artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca . Así, el mencionado artículo dispone que “la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas2. El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias). De esta manera,

el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo”3.

59. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del Proceso 46-IP-2007, donde se señaló lo siguiente: “(…) “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado.

2 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo III, 2003, p. 125. 3 Proceso 247-IP-201210

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. (Proceso 180IP-2006. Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007).

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro de marca por no uso, son las siguientes:

1. Titular del derecho.

El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.

2. Objeto del derecho preferente.

Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria. Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la