TJCA - 05-IP-2021

Año XXXIX - Número 4474 Lima, 23 de mayo de 2022

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág. PROCESO 05-IP-2021 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 141062017-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Cancelación parcial del registro por no uso de la marca GOYA (denominativa)..................................................................2 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 23/05/2022 2 de 17

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de mayo de 2022

Proceso: 05-IP-2021

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 626709-2015/DSD Expediente interno del Consultante: 14106-2017-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Cancelación parcial del registro por no uso de la marca GOYA (denominativa) Normas a ser interpretadas: Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación: 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

2. La cancelación parcial por no uso de la marca

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

4. El uso efectivo de la marca: La puesta o

disponibilidad de los productos en el comercio y su exportación desde los Países miembros. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero GACETA OFICIAL 23/05/2022 3 de 17 P roceso 05-IP-2021 VISTO El Oficio N° 14106-2017-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 23 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 13 de enero de 2021, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 14106-2017-0-1801-JR-CA-25, y; El Auto de 4 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: GOYA FOODS, INC.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL —INDECOPI— DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ

JUAN ANTONIO MORY CÓRDOVA (antes

FRANCISCO CONTADOR BUITRÓN)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1. Si sería procedente la solicitud de cancelación de la marca GOYA

(denominativa) registrada a favor de la sociedad GOYA FOODS, INC., respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Si la marca GOYA (denominativa) fue usada de manera real y efectiva respecto de los productos correspondientes a la Clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Si en la acción de cancelación los medios aportados por la sociedad GOYA FOODS, INC. al proceso interno serían lo suficientemente relevantes a fin de acreditar un uso real y efectivo de la marca GOYA

(denominativa) respecto de los productos de la Clase 29 de la 2

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P roceso 05-IP-2021 Clasificación Internacional de Niza, por el hecho de ser exportados desde alguno de los Países Miembros.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

De oficio se interpretará el Artículo 167 de la Decisión 4862 con la finalidad de desarrollar el tema de la carga de la prueba y los medios probatorios ante un proceso de cancelación marcaria. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – «Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno

de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.» «Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.» 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – «Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.» 3

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D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

2. La cancelación parcial por no uso de la marca.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio y su exportación desde los Países miembros. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca.

5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista de que, en el proceso interno, JUAN ANTONIO MORY CÓRDOVA solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca GOYA

(denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.3 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. 1.4. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.4 1.5. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función 3 Ver Interpretación Prejudicial N° 436-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016. 4 Ver Interpretación Prejudicial N° 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2729 del 22 de abril de 2016.

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P roceso 05-IP-2021 distintiva.5 1.6. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir, en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.7. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:6 a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado7. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la

resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial N° 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4089 del 16 de octubre de 2020. 5

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2. La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1 En el proceso interno el INDECOPI a través de la Resolución N° 22192017/TPI-INDECOPI del 13 de julio de 2017, dispuso cancelar el registro de la marca GOYA (denominativa), únicamente respecto de «carne, extracto de carne, productos lácteos y encurtidos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial», en ese sentido resulta pertinente desarrollar los

alcances del presente tema. 2.2 El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: «Artículo 165.- (…) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (…)» (Énfasis agregado) 2.3 Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4 Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el

producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5 A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, 6

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P roceso 05-IP-2021 y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6 Ahora un segundo ejemplo. Asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7 Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de

cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8 Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación8. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 8 De conformidad con los siguientes supuestos: a) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, y la solicitud de cancelación va dirigida contra toda la clase, la autoridad analizará el uso de todos los productos o servicios de dicha clase. b) Si el titular tiene el registro marcario para toda la clase, pero la solicitud de cancelación se dirige únicamente contra determinados productos o servicios de la referida clase, la autoridad analizará únicamente el uso de dichos productos o servicios. c) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra toda esa clase, la autoridad analizará únicamente el uso de los productos o servicios para los que la marca fue registrada. d) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase, y la solicitud de cancelación se dirige contra dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso de tales productos o servicios. e) Si el titular tiene el registro marcario para determinados productos o servicios de una clase,

y la solicitud de cancelación se dirige a un menor número de dichos productos o servicios, la autoridad analizará el uso únicamente respecto de ese menor número. Así, por ejemplo, si la clase contiene los productos A, B, C, D, E y F, el titular tiene el registro marcario únicamente para los productos B, C, D y E, y la solicitud de cancelación se dirige contra los productos C y D, la autoridad analizará el uso únicamente de los productos C y D. 7

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P roceso 05-IP-2021 2.9 Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1 Dado que en el proceso interno se solicitó la cancelación del registro por falta de uso de la marca GOYA (denominativa), es pertinente realizar el análisis del presente tema. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no

taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el proceso interno y lo alegado por las partes respecto de los medios probatorios presentados para acreditar un uso real y efectivo de la marca GOYA (denominativa), este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 4.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 4869 plantea los supuestos bajo 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – «Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

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P roceso 05-IP-2021 los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a

continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.10 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 4.4. Con relación al uso de la marca, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.» 10 En la Interpretación Prejudicial N° 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de septiembre de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el

uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

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P roceso 05-IP-2021 El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran disponibles en el mercado. En ambos supuestos, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.11 4.5. Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa transacciones efectivamente realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, productos puestos en el comercio implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, es través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.12 4.6. Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado, pero aun no han sido comercializados. Los productos o servicios son ofrecidos al público; por ejemplo, los productos son colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado o los servicios de asesoría legal pueden ser ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son

productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, pues puede ocurrir en cualquier momento.13 4.7. Como puede apreciarse de lo antes expuesto, los productos o servicios han sido puestos en el comercio cuando han sido materia de venta, comercialización o transacción; mientras que los productos o servicios están disponibles en el mercado cuando se encuentran ofertados u ofrecidos; es decir, listos para su venta, comercialización o transacción efectiva. 4.8. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de 11 Hugo R. Gómez Apac, La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en: AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, et. al., directores), Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina: A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI), Quito, 2019, p. 150. 12 Ibidem. 13 Ibidem, p. 151. 10

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P roceso 05-IP-2021 estos también sirve para acreditar dicho uso, en función de las pruebas aportadas. 4.9. Para probar el uso efectivo de una marca, en el supuesto de «disponibilidad

en el mercado», el titular de la marca debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.10. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.11. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 4.12. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 4.13. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago,

documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 4.14. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercad