TJCA - Proceso 03-IP-2023

% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA -Quito, 16 de julio de 2025

Proceso: Asunto:Consultante: Expediente de origen:Expediente internodel consultante:Referencia:

Normas objeto deinterpretaciónprejudicial: Tema objeto deinterpretaciónprejudicial: . Magistrado ponente: 3-IP-2023 Interpretación prejudicialSala Civil del Tribunal Superior delDistrito Judicial de Bogotá de laRepública de Colombia 2019-227835 11001319900120192783502Presunta infracción de la patente deinvención: «SISTEMA PARA CARGAY DESCARGA EN OPERACIONESPORTUARIAS, COMPRENDE UNAGRÚA; Y UNA BASE UBICADAENEL CUERPO DE LA GRÚA QUESOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DEESCOTILLA»Artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de laDecisión 486 — «Régimen Común sobtePropiedad Industrial» emitida por laComisión de la Comunidad AndinaLa descripción y los dibujos pueden serutilizados pata interpretar lasreivindicacionesHugo R. Gómez Apac ;KoProceso 3-IP-2023

VISTO: El Oficio C-0012 del 16 de eneto de 2023, recibido vía correo electrónico elmismo día, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del DistritoJudicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o TJCA) la interpretaciónprejudicial de los artículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de laDecisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por laComisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin deresolver el proceso interno 11001319900120192783502.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES1, Partes en el proceso internoDemandante: Guillermo Bobentieth GiglioDemandada: Sociedad Portuaria Regional de BuenaventuraS.A,

2. Hechos del procedimiento interno:2.1. El señor Guillermo Bobentieth Giglio (el señor Bobenrieth) presentódemanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la Repúblicade Colombia (SIC) contra la Sociedad Portuaria Regional de BuenaventuraS.A. (SPB) por el presunto uso no autorizado de su invención «SISTEMAPARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS,COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN ELCUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DEESCOTILLA», un portatapas que se instala en las grúas portuarias paraalmacenar las tapas de escotilla de los barcos, liberando espacio en el muelley optimizando la transferencia de contenedores. Este sistema patentadoestaría compuesto pot dos elementos principales: = La grúa: estructura principal que sostiene y opera el sistema.

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm.600 del 19 de septiembre del 2000. Disponible en:bttps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ / Gacetas / Gace600.paf LoProceso 3-IP-2023

= El portatapas: estructura adicional montada sobre la grúa, que permitealmacenar temporalmente las tapas de escotilla durante las operaciones.El demandante sostuvo, en lo principal, que el dispositivo en cuestión habíasido patentado en Colombia y en otros países, y que SPB había estadoutilizando su invención sin licencia desde al menos el 1 de agosto de 2018,lo cual constituiría una infracción a sus derechos exclusivos.Además, apottó un dictamen técnico pericial como prueba de la supuestainfracción. En él, el perito analiza el sistema instalado por SBP y concluyeque, aunque el dispositivo usado por la demandada no tiene vigashorizontales, sí reproduce funcional y estructuralmente la forma exteriorde la invención protegida en la Retvindicación 1 de la patente. El peritoidentifica dos formas de realización que estarían contenidas dentro de lamisma reivindicación:= En la configuración interna, las vigas horizontales 9 y 10 forman pattede la grúa, y son necesarias pata fijar y sostener el portatapas desdeadentro de la estructura." En la configuración externa, el portatapas se fija por fuera de la grúa, sinnecesidad de las vigas horizontales. Esta sería la forma en la cual SBPestatía utilizando la invención y constituiría, según el dictamen, unainfracción.

2.2. En su defensa, la SBP negó que existiera infracción. Argumentó, entre otrascuestiones, que el dispositivo utilizado no teproduciría todos los elementostécnicos protegidos pot la Retvindicación 1 de la patente. Fundamentó suargumento principal en el artículo 51 de la Decisión 486, señalando que elalcance de la protección está determinado por las retvindicaciones, y queestas no deberían fraccionatse ni interpretarse en dos partes. Sostuvo que eldictamen pericial aportado por el demandante dividiría indebidamente laReivindicación 1 en dos formas (la grúa y el portatapas), lo cual seríacontratio a la norma andina.Además, alegó que la acción estaría prescrita, con fundamento en el artículo« 244 de la Decisión 486, dado que el demandante había tenido conocimientodel uso del sistema desde 2017, superando el plazo de dos años previsto enla norma. La SIC, en sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2022, declaróque hubo infracción de la patente. Consideró probado que el portatapas SteProceso 3-IP-2023 instalado en las grúas de SPB coincidía con los elementos descritos en laReivindicación 1 de la patente del señor Bobentieth, en su modalidadexterior. La SIC sostuvo que, aunque la Reivindicación 1 está redactada de formaunitaria, la interpretación conjunta con la descripción y los dibujos anexospermite identificar dos formas de realización técnica contenidas dentro deella: una, en la que el portatapas se fija por dentro de la grúa (con las vigas 9y 10); y otra, en la que se instala por fuera de la grúa, sin esas vigas. En estesentido, el sistema podía adaptarse a diversas configuraciones estructuralesde las grúas portuatias, permitiendo su fijación externa mediante otrosmedios.

De acuerdo con el dictamen técnico pericial, la SBP estaría utilizando lamodalidad exterior, la cual se encontraría dentro del alcance técnico de laReivindicación 1 y estaría representada en los dibujos de la patente y descritaen el texto técnico. Por tanto, la SIC concluyó que hubo infraccióndebido a que, aunque lasvigas 9 y 10 no estaban presentes en el dispositivo usado por la SBP, la formaexterior del portatapas (sin vigas) también se encontraba comprendidadentro del alcance funcional y estructural de la Retvindicación 1 de la patentedel demandante, en atención a lo establecido en las descripciones y losdibujos. La SIC fundamentó su análisis en lo dispuesto en el artículo 51 dela Decisión 486, argumentando que había utilizado la descripción y losdibujos como hetramientas interpretativas, sin que ello implicase extender omodificar el contenido reivindicado.La SIC también rechazó la excepción de prescripción, al considerar que nose probó con suficiencia que el demandante hubiera tenido un conocimientocierto del uso infractor antes del 1 de agosto de 2018. Por tanto, estimó quela demanda interpuesta en octubre de 2019 se encontraba dentro del plazolegal de dos años.Por lo demás, la SIC aplicó el artículo 52 de la Decisión 486 para afirmar queel uso sin autorización de una invención patentada constituye infracción, sinrequerir ánimo de lucro ni repetición. Consideró que el presunto usoefectivo del portatapas por parte de SPB en operaciones portuariasencuadraba claramente en los actos prohibidos por el régimen común depropiedad industrial. )54_2.4, 20, a. Proceso 3-IP-2023

No obstante, la SIC negó las pretensiones económicas del demandante,señalando que no se había probado la existencia de un perjuicio económicodirecto; que no se había justificado la cuantía del lucro cesante ni el valor realde una licencia; que no se había acreditado que SPB hubiera obtenido unbeneficio económico específico derivado del uso del portatapas; y, que nose aportaron pruebas sobre la eventual pérdida de oportunidadescomerciales o contratos.SBP interpuso recurso de apelación, reiterando que el sistema que utiliza noincorporatía todos los elementos de la patente, que el dictamen técnico habíafragmentado ilegalmente la Reivindicación 1, y que la acción había prescrito.La SBP sostuvo, entre otros, que la interpretación de la Reivindicación 1hecha por la SIC violaba el artículo 51 de la Decisión 486, al extenderindebidamente su alcance mediante el uso de la descripción y los dibujos.Alegó que la Reivindicación 1 exige expresamente la presencia de vigashorizontales (elementos 9 y 10) como patte del sistema protegido y que lademandada no utilizaba el sistema con dichas vigas, por lo que no seconfiguraban todos los elementos de la Retvindicación protegida.Finalmente, afirmó que los dibujos y las descripciones de las retvindicacionesde las patentes no eran vinculantes, por lo que interpretar la reivindicaciónsobte la base de dichos elementos extendía indebidamente su alcance.El señor Guillermo Bobentieth Giglio interpuso recurso de apelación,impugnando la negativa de la SIC sobte las pretensiones económicas. Alegóque

sí había aportado elementos probatorios suficientes para sustentar laexistencia del perjuicio económico, el uso comercial del dispositivo sinlicencia y el valor de la tecnología desatrollada.Hechos del procedimiento comunitario:En el trámite de última instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior delDistrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia asumió elconocimiento de los recursos. En providencia de fecha 16 de diciembre de2022, ordenó la suspensión del proceso y la remisión de una solicitud deinterpretación prejudicial al TJCA, al considerar que el caso requería laaplicación de normas comunitarias.El 16 de enero de 2023, el TJCA recibió la solicitud de interpretaciónprejudicial de los artículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de laDecisión 486, relativos al alcance de la protección de la patente, actosinfractores y prescripción de acciones. ¿54Proceso 3-1P-2023

ASUNTOS CONTROVERTIDOSDe la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante,este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en elproceso interno, los que resultan pertinentes para la presenteinterpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina,son los siguientes:(1) Si la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPB) hainfringido los derechos de propiedad industrial del señor GuillermoBobenrieth Giglio sobre su patente de invención «SISTEMA PARACARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS,COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN ELCUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LASTAPAS DE ESCOTILLA»,(it) Si el alcance y protección de las retvindicaciones de la patentepueden interpretarse considerando la descripción y los dibujos pataentender el alcance técnico de la invención;(iii) Si la acción del señor Guillermo Bobenrieth Giglio estaba prescritaO nO; y,(iv) Si corresponde o no el pago de daños y petjuicios;EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIOANDINOEn las Sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-2022°, todas de fecha13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídicointerpretativo del acto aclarado, por vittud del cual, si el TJCA ya haexplicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitariaandina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena) y no hay razones pata suponer que dichoTribunal va a cambiat de criterio jurisprudencial, careceria de sentidosolicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que unproceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que

pon DEONvat Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023.Disponible en:bttps:/ [wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaYo205146.pafPublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 del 13 de marzo de 2023.“a en:ups::/ [wwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas/ Gacetavo205147.paf KtProceso 3-1P-2023 constituye un acto aclatado, la autoridad consultante deberá remitirse alos criterios jutídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina,sobre el tema en cuestión. En En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativodel acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en elsegundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».3. Conforme al criterio jutídico interpretativo del acto aclarado que resultaaplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emititun nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una normacomunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretaciónprejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.D. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓNPREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 26, 27, 28, 30, 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de la Decisión 486.Procede la interpretación de los artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de laDecisión 486, pot ser pertinente.

Ze No corresponde la interpretación los artículos 26, 27, 28 y 30 de laDecisión 486, por no resultar controvertido en el proceso interno elcómo debe presentarse una solicitud de patente, cómo debe formularseel petitorio de la solicitud de patente, la descripción ni la claridad de lasreivindicaciones sustentadas en dicha descripción.3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resultaaplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emititun nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una normacomunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretaciónprejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.4, El artículo 51 de la Decisión 486, relacionado con el tema del alcance dela protección de las reivindicaciones de una patente, las descripciones ylos dibujos, constituye un acto aclarado de conformidad con el criteriojurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.2a 1.8 y 3.2 de las páginas 6, 7 y 11 de la Sentencia de interpretaciónptejudicial emitida en el proceso 383-IP-2015 del 24 de abril de 2017, queconstan en las páginas 32, 33 y 37 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de seProceso 3-IP-2023

Cartagena núm. 3046 del 26 de junio de 2017, disponible en el siguienteenlace:bttps:/ | www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACE3046.paf5s Los attículos 52, 238 y 239 de la Decisión 486, relacionados con el temade la acción por infracción de derechos de una patente, constituyen unacto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamentecitado y en los términos de los párrafos 1. a 1.13 de las páginas 5 a 8 dela Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 144-IP-2019 del 16 de marzo de 2021, que constan en las páginas 6 a 9 de laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4188 del 16 de marzo de2021, disponible en el siguiente enlace:https:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GacetaYo204188.paf6. Pot su parte, el artículo 243 de la Decisión 486, relacionado con el temade los criterios a tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnizaciónpor daños y perjuicios en el marco de una infracción de derechos depropiedad industrial, constituye un acto aclarado de conformidad con elcriterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de lospárrafos 6. a 6.6 de las páginas 28 a 29 de la Sentencia de interpretaciónprejudicial emitida en el proceso 318-IP-2021 del 15 de diciembre de2022, que constan en las páginas 29 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdode

Cartagena núm. 5132 del 15 de febrero de 2023, disponible en elsiguiente enlace:bttps:[ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205132.paf7. Finalmente, artículo 244 de la Decisión 486, relacionado con el tema delos plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de unapatente, constituye un acto aclarado de conformidad con el criteriojurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1a 1.11 de las páginas 3 a 5 de la Sentencia de interpretación prejudicialemitida en el proceso 205-IP-2018 del 7 de septiembre de 2018, queconstan en las páginas 17 a 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena núm. 3391 del 3 de octubre de 2018, disponible en el siguienteenlace:bttps:[ | ww.comunidadandina.ore/ DocOficialesViles/ Gacetas/ Gaceta%o203391.pdf PS T_lb

Lids ie Proceso 3-IP-2023 En el contexto y los hechos expuestos, asi como la incidencia directa dela interpretación del artículo 51 de la Decisión 486 en la resolución delpresente caso, este Tribunal considera pertinente ampliar la respuesta ala pregunta 3.2 de la Sentencia de interpretación prejudicial 383-IP-2015del 24 de abril de 2017, la cual establecía lo siguiente: «¿Aparte de las herramientas de interpretación pata determinar el alcancede la protección de una patente, consagrada en el Artículo 51 de laDecisión 486, qué otras se pueden tener en cuenta para determinar elgrado de protección de una patenteP». TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNLa descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretar lasrelvindicaciones.ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNLa descripción y los dibujos pueden ser utilizados para interpretarlas reivindicacionesComo lo señala claramente el artículo 51 de la Decisión 486, el alcancede la protección conferida pot la patente está determinado pot el tenorde las reivindicaciones, y para el cabal entendimiento de lasreivindicaciones, la autoridad puede apoyarse en la descripción y losdibujos o, en su caso, del material biológico depositado.El texto de las reivindicaciones puede set mejor entendido a la luz de loseñalado en la descripción y de lo que puede observarse de los dibujos.En tal sentido, la descripción y los dibujos pueden ser utilizados parainterpretar el sentido y alcance de las reivindicaciones.De confotmidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina:

DECIDE: Decisión 486.- «Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado pot eltenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológicodepositado, servirán para interpretatlas» poe,Proceso 3-IP-2023

PRIMERO: Declarar que la autoridad consultante —respecto de laampliación de la interpretación del artículo 51 de la Decisión486, con el fin de aclarar aspectos no abordados en larespuesta a la pregunta 3.2. de la Sentencia de interpretaciónprejudicial 383-IP-2015 del 24 de abril de 2017, que sondeterminantes pata delimitar adecuadamente el alcance de lasreivindicaciones en relación con las descripciones y losdibujos de la patente— deberá remitirse a los criteriosjurídicos interpretativos contenidos en el acápite F delanálisis del tema objeto de interpretación de la presenteprovidencia judicial.SEGUNDO: Respecto de los artículos 51, 52, 238, 239, 243 y 244 de laDecisión 486, declarar que carece de objeto emitir lainterpretación prejudicial en los términos solicitados en elpresente proceso, toda vez que las normas andinas quefueron objeto de la consulta prejudicial formulada pot la SalaCivil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dela República de Colombia, dentro del proceso interno11001319900120192783502, que resultan aplicables a lacontroversia interna, constituyen un acto aclarado en lostérminos expuestos en la parte considerativa de la presenteprovidencia judicial.TERCERO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criteriosjutídicos interpretativos contenidos en las Sentencias deinterpretación prejudicial emitidas en los procesos 383-IP-2015, 144-IP-2019, 318-IP-2021 y 205-IP-2018, las cuales seencuentran publicadas respectivamente en las GacetasOficiales del Acuerdo de Cartagena

núm. 3046 del 26 dejunio de 2017; 4188 del 16 de marzo de 2021; 5132 del 15 defebrero de 2023; y, 3391 del 3 de octubre de 2018; en lostérminos expuestos en la parte considerativa de la presenteprovidencia judicial.CUARTO: Consignar la presente interpretación prejudicial para set% aplicada por la autoridad consultante al resolver el procesointerno 11001319900120192783502, la cual deberá adoptarla—temitiéndose asimismo a los criterios jutídicosinterpretativos que constituyen actos aclarados indicados enla presente providencia— al emitir el correspondiente fallo +de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 454

10Proceso 3-IP-2023 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 desu Estatuto.

QUINTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial secumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme ycoherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: Publicar esta Sentencia de interpretación prejudicial en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaconsigna la presente Sentencia de interpretación prejudicial para que, enadelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta Sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en lasesión judicial de fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-J-TJCA-2025, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción, deacuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 deYEstatuto delTribunal. Sandra Sch Chattis Rebellón Hugo R.Magistrada Magistrado (bt GFRogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador CrespoMagistrado Magistrado a De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,LDE yy firman igualmente la presente Sentencia de interpretación prejudicial el> magistrado presidente y la secretaría general. Sn 11Rogelio Mayla Mayta aMagistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Sentenciade interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ES 12