TJCA - Proceso 437-IP-2022

L DE ypm Us TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de julio de 2025Proceso: 437-IP-2022Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Expediente de origen:

Expediente internodel consultante: Referencia: Normas objeto de lainterpretaciónprejudicial:Tema objeto de lainterpretaciónprejudicial:

Magistrada ponente: VISTOS: Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo de la Corte Superior de Justicia deLima de la República del Perú721276-2017 2732-2019-0-1801-JR-CA-26Particularidades del análisis comparativo de signosdistintivosArtículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486 —Régimen Común sobre Propiedad Industrial Matcas conformadas por letras y números Sandra Catalina Charris Rebellón El Oficio 2732-2019-0-S-5"SECA-CSJLI-P] del 28 de septiembre de 2022recibido vía correo electrónico el 1 de noviembre de 2022, mediante el cual la~¿Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte M2Proceso 437-IP-2022

Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó la interpretaciónprejudicial de los artículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486 — «RégimenComún sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la ComunidadAndina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno2732-2019-0-1801-JR-CA-26.CONSIDERANDO:A. ANTECEDENTESPartes en el proceso internoDemandante: Joselo Carrera DiazDemandados: Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de laPropiedad Industrial — Indecopi — de laRepública del PerúManufacturas San Isidro S.A.C.B. SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNOEl señor José Chávez Rivera solicita la nulidad del siguiente actoadministrativo:- Resolución 2336-2018/TPI-INDECOPI del 12 de noviembte de2018: mediante la cual el Indecopi declara infundado el recurso deapelación interpuesto por el señor José Chávez Rivera contra laResolución 2437-2018/CSD-INDECOPI del 11 de mayo de 2018,decisión que anuló el registro de la marca 67_VCK en atención a lademanda de nulidad interpuesta por la sociedad Manufacturas SanIsidro S.A.C. La nulidad interpuesta pot la sociedad Manufacturas San Isidro S.A.C. sefundamentó en la similitud de la marca registrada frente a sus registrosprevios GZUCK, en donde a pesar de incluir elementos como númerosy letras, en principio aleatorios, generan una impresión en extremo Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600del 19 de septiembre del 2000. fE~LProceso 437-IP-2022

semejante a la de sus marcas registradas, lo que consideró un acto de malafe, El señor José Chavez Rivera sustenta la nulidad de la Resolución 2336-2018/TPI-INDECOPI en la indebida apreciación de los conjuntosmatcatios, tratándose su marca de una configuración carente designificado en cualquier idioma, el desconocimiento de otrosantecedentes registrados que utilizan el prefijo 67 y coexisten con lasmarcas de Manufacturas San Isidro S.A.C, así como de otros registrosque igualmente coexisten así compartan el sufijo ZCK, así como otrasetie de fallas procesales de derecho interno.El Indecopi contesta la demanda de nulidad argumentando el análisis deconfundibilidad realizado entre el registro anulado y las marcaspreviamente registradas GZUCK, cuya impresión en conjunto resultaconfundible, siendo procedente anular el registro cuando resultesimilarmente confundible y ampare los productos competitivamenteconexos con los de los antecedentes alegados.ASUNTO CONTROVERTIDODe la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante,este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en elproceso interno, el que resulta pertinente pata la presente interpretaciónprejudicial, por estar vinculado con la normativa andina es: sí el Indecopi,al momento de anular el registro matrcario otorgado al signo 67_VCK(mixta, propiedad de José Chávez Rivera), realizó un adecuado análisisde la causal de nulidad relacionada con la irregistrabilidad por similitudcon las marcas GZUCK (nominativa y mixtas, propiedad deManufacturas San Isidro S.A.C.), todas dirigidas a proteger prendas devestir (productos incluidos en la clase 25 de la Clasificación internacionalde Niza).EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIOANDINO

En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022? y 391-IP-2022°, todas de fecha Publicadas en la GOAC 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:hitps:/ [wwwv.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles / Gacetas/GACETA%205146.padfPublicada en la GOAC 5147 del 13 de matzo de 2023. Disponible en: esaProceso 437-IP-2022

13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció la doctrina interpretativa delacto aclarado consistente en que, si el TJCA ya ha explicado el objeto,contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en unainterpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena — GOAC_) y no hay tazones para suponer que dicho Tribunalva a cambiat de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar unanueva interpretación de la misma norma. En caso de que un procesojudicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye unacto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criteriosjurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el temaen cuestión.2. En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jutídico interpretativodel acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en elsegundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resultaaplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitirun nuevo pronunciamiento si este Tribunal ya ha interpretado una normacomunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretaciónptejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.E. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓNPREJUDICIAL1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de losartículos 136 (literal a) y 172 de la Decisión 486.

https: [mwwv.comnidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETA%205147.pdf4 Decisión 486.-«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercioafectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, pata los mismos productos o servicios, o pata productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;Xx «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primerpárrafo y 135.La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, lanulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de 'lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción SeProceso 437-IP-2022

2. Al respecto, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye unacto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamentecitado y en los términos de los párrafos 1.1. a 3.7 de las páginas 3 a 20 dela sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022 del 13 de matzo de 2023, que constan en las páginas 74 a 91 de laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023,disponible en el siguiente enlace:tips: ] [www.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACETAV%205146.paf

3. Por su patte, el artículo 172 de la Decisión 486, también constituye actoaclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamentecitado y en los términos de los párrafos 2.1. a 4.13. de las páginas 8 a 13de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022 del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 9 a 14 de laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023,disponible en el siguiente enlace: hitps:/ [mow.comunidadandina.ore/ DocOficialesFiles/ Gacetas/GACETAV%205247.paf

4. A pesar de que este Tribunal ha realizado una interpretación uniforme,respecto de los criterios necesarios para la realización del análisiscomparativo de signos, considera necesario en esta oportunidadprofundizar algunos aspectos sobre los cuales se puede realizar unamayot precisión en relación con las marcas conformadas por letras ynúmeros.

F. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Sobre las marcas conformadas pot letras y númetos.2. Respuesta a los interrogantes planteados pot la autoridad consultante.

G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓNPREJUDICIAL prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuiciosconforme a la legislación interna.No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejadode ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o serviciospata los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente pata esos productos$ o servicios, y se eliminarán del registro de la marca». rtLiL,

1.2.

1.2. 1.3. 1.4, Proceso 437-IP-2022

Sobre las marcas conformadas pot letras y númerosEl artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán constituir marcasignos conformados por palabras o combinación de palabras (literal a).Esto incluye las letras como tal. Por su parte, el literal d) indica quetambién se podrán registrar las letras y los números. Finalmente, el literale) concluye que el registro podrá datse de «cualquier combinación de lossignos o medios indicados en los apartados anteriores».Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrablescomo matcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones Oacrónimos), el nombte técnico, genéricas, necesatias, usuales O carentesde distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable paracombinaciones de números y letras.?Independientemente de la configuración seleccionada,la similitud visual,fonética e ideológica entre dos signos debe evaluarse considerando laimpresión global que generan en el consumidor medio, sin descomponerlos elementos del signo de maneta aislada, en la manera en que los signosson percibidos en el tráfico cometcial.Mención especial amerita una práctica que tiene acogida en la actualidad,consistente en la utilización de determinados caracteres alfanuméricos,reemplazando a una o vatias letras en una palabra (dada la semejanza ensus trazos) con la finalidad de generar una impresión más compleja peroque no altera la comprensión del consumidor. Asi, un empresario puedehacer uso de una combinación de letras y números, o incluso otroscaracteres, para generar una nueva configuración que seta leída yentendida como una palabra. Esta forma de escritura es denominada«escritura LEET»

o «L33T»® y es comúnmente utilizada (consciente oinconscientemente) pot la generalidad de las personas.”La finalidad de este tipo de escritura es codificar de una forma diferenteun mensaje que en todo caso puede ser entendido como la palabraescrita, al reemplazar determinadas letras por números O caracteresespeciales. Cuando se hace uso de este tipo de escritura, a pesar de contat

De modo referencial, ver Proceso 64-IP-2015 del 27 de mayo de 2015.¿Qué es la escritura leet?. Disponible en web:https:/ [wwwv.¿onos.es/ digitalenide/ online-marketing/ redes-sociales/ que-es-la-escritura-leet/Así lo sostuvo la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTOpor sus siglas en inglés) en la notificación emitida el 12 de abril de 2023 en la solicitud No.97479603, marca denominativa N3RVE, al comparatla con la marca “NERV”. we1.5, 1.6. heey 1.8. 1.9. Proceso 437-IP-2022 con caracteres alfanuméricos, es fácilmente perceptible como unapalabra conformada únicamente por letras (independientemente de quepueda pronunciarse letra por letra, número o catácter aparte). Cuando el signo utiliza números en lugar de letras, el análisis comparativodebe considerar todos los elementos establecidos para el cotejo de signos,esto es, tanto el aspecto visual y ortográfico, como el fonético (o sonoto)y el conceptual (o ideológico), tal y como lo haría un consumidor medio.Es posible que la utilización de números, cifras u Otros caracteres seutilice para generar una impresión distinta de los conjuntos o, por elcontrario, disimular la semejanza presentada entre ellos.Si una matca sustituye letras por númetos, es necesario determinar si estaalteración afecta su impacto visual, su pronunciación o significado. Si lasustitución no afecta la impresión general (por ejemplo, “T3CH” en lugarde “TECH”; o “HIDRO” en lugar de “HIDRA”), se deberá determinarsi la similitud petsiste y puede generar riesgo de confusión con una matcapreexistente.

Sin embargo, si el uso de múmeros modifica la estructura del signo,alterando la impresión, o sustituyendo sílabas completas (pot ejemplo, |“GR-8” en lugar de “GREAT”, podría generarse un efectodiferenciador que disminuya el riesgo de confusión. En estos casos, elanálisis debe considerar tanto la percepción visual y conceptual como elimpacto sonoro del signo en su contexto comercial, así comodeterminadas particularidades puntuales, como si el consumidor (medio)destinatario del signo comprende o no, la pronunciación de los númerosen otros idiomas.Así mismo, puede ocurtit que la utilización de númetos o catacteres sehaga para, en principio, originar una pronunciación diferente pero que,en su conjunto, genere una impresión visual similar (v.gr, DEDO yD3D0 «pronunciándose como “de-tres-de-ceto»).Por lo tanto, la inclusión de múmeros, caracteres alfanuméricos osímbolos en una marca no elimina automáticamente la similitud. Se debedeterminar si la impresión del signo cambia de manera significativa O síel consumidor lo sigue percibiendo como una variante estilizada de una La USPTO, al analizar la similitud entre las marcas “BE SOLAR” y “B3SOLAR”, indicó queno existe una correcta forma de pronunciar una marca. Ver la notificación emitida el 21 deenero de 2025 en la solicitud N° 98794765. rt1,10,

Aids Proceso 437-IP-2022 marca ya existente, caso en el que deberá tenerse en cuenta las reglas patael análisis de registrabilidad”, así como las particularidades de las palabras(que no sean descriptivas, genéricas, nombres técnicos o de usocomún)”,Finalmente, la autoridad también deberá tener en cuenta la estilización(en los casos en los que se trate de un signo con componentes gráficos).En otras palabras, cuando la representación gráfica sea tal que las letraso los números son secundatios al diseño del signo en su conjunto y, enconsecuencia, a la percepción genetal del signo, el carácter distintivo deeste será mayor. |) 2Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridadconsultanteAntes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridadconsultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindarárespuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará aprecisar el contenido y alcance de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampococalificará los hechos materia del proceso.«sCómo se debe analizar el pedido de nulidad de una marca cuando se alega comocausal de nulidad que existió vulneración al artículo 136 inciso a) de la Decisión4869» 10

10 Este Tribunal ya ha emitido los criterios jurídicos interpretativos relacionados con lacomparación de signos, desarrollados en los párrafos 1.1. a 3.7. de la sentencia deinterpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace:bttps:/ [wwwv.comunidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gacetavo205146.pafVer los criterios jurídicos interpretativos relacionados con la comparación de signos,desarrollados en los párrafos 2.1. a 4.3. de la sentencia de interpretación prejudicial emitidaen el proceso 344-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154del 12 de abril de 2023; disponible en el siguiente enlace:https:/ [wwwv.commnidadandina.oro/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gacetavo205146.pafEn la notificación emitida el 27 de junio de 2023 en la solicitud No. 97573100, marcadenominativa UNFUCKWITHABLE, al realizar el análisis comparativo frente a la marcamixta “UNF KWITHABLE?”, determinó que los consumidores están acostumbrados a vetcomo símbolos o elementos gráficos estilizados se utilizan para reemplazar letras, por lo quees posible generarse confusión por la utilización de letras que reemplazan elementos visuales.De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of NewZealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of theTrade Marks Act 2002”, Capítulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web:Attps:/ [wwwv.iponz.govt.nz/ about-ip/ trademarks/ practice-onidelines/ current/ absolute-grounds-distinctiveness/#jumpto-8 _002e-letters-and-numerals7. seProceso 437-IP-2022

Pata dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jutídicos interpretativos identificados en lospárrafos 2.1 a 2.6. de las páginas 8 a 10 de la sentencia de interpretaciónprejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022, que constan en las paginas9 4 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de juliode 2023; disponible en el siguiente enlace:hitps:/ [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GacetaYo205247.paf2.2. «¿Cómo se determina el riesgo de confusión entre una marca mixta versus una marcadenominativa y otra marca mixta? ¿cómo se determina cuál es el elemento relevante?»Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en lospárrafos 2.5 a 2.10 que constan en las páginas 10 a 12 de la sentencia deinterpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constanen las páginas 81 a 83 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena5146 del 13 de marzo de 2023; disponible en el siguiente enlace:hitps:] | www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas] GacetaYo205146.paf2.3. «Qué aspectos se deben analizar en el examen comparativo de los signosd»Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en lospárrafos 1.1. a 1.6.

de las páginas 3 a 7 la sentencia de interpretaciónprejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022, que constan en las páginas74 a 78 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 dematzo de 2023; disponible en el siguiente enlace:https: [wwv.comunidadandina.org/! DocOficialesFiles/ Gacetas] GacetaY0205146.paf2.4. «¿Cómo se establece cual es el grado de atención del consumidor para productos de laclase 25»

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jutídicos interpretativos identificados en lospárrafos 1.4. (literal d) y 3.1. a 3.7. de las páginas 6 a 7 y 17 a 20 de lasentencia deinterpretación prejudicial emitida en el proceso 350-IP-2022,que constan en las páginas 77 a 78 y 88 a 91 de la Gaceta Oficial del eProceso 437-IP-2022 Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en elsiguiente enlace:https: [www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta%205146.pdf2.5. ¿Cómo se debe analizar si existe similitudfonética entre signos? ¿Cuándo se colocanen una marca números que aparentan letras cómo debe realizarse el análisiscomparativo entre marcas desde elpunto de vista fonético de dichos elementos?Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberáremitirse a los criterios interpretativos expuestos en el numeral 1 delapartado G de la presente sentencia de interpretación judicial.De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina:

DECIDE:

DECIDE: PRIMERO: Declarar que catece de objeto emitir la interpretaciónprejudicial en los términos solicitados pot la autoridadconsultante respecto de los artículos 136 (literal a) y 172de la Decisión 486, toda vez que constituyen actoaclarado en los términos expuestos en las sentenciasemitidas en los procesos 350-IP-2022 y 90-IP-2022, lascuales se encuentran publicadas en la GOAC 5146 del 13de marzo y 5247 del 11 de julio de 2023.SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial pata seraplicada por la autoridad consultante al resolver elproceso interno 2732-2019-0-1801-JR-CA-26, la cualdeberá adoptatla al emitir el correspondiente fallo deconformidad con lo dispuesto en el artículo 35 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, en concordancia con el artículo 127de su Estatuto.TERCERO: Con relación al literal a) del artículo 136 de la Decisión486, así como a los interrogantes formulados, laautoridad consultante deberá remitirse a los criteriosjutídicos interpretativos y a las respuestas contenidos enlos párrafos 1.1 a 1.10. de la presente providencia. se

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CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicialse cumple el mandato de garantizar la aplicaciónuniforme y coherente del ordenamiento jurídicocomunitario andino.

QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaconsigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que seaaplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicialde fecha 16 de julio de 2025, conforme consta en el Acta 15-J-TJCA-2025, yse firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo conlo dispuesto en el último pátrato del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. BabeISandra Catalina Charris Rebellón Hugo R.Magistrada Magistrado de |bRogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador CrespoMagistrado Magistrado 11Proceso 437-IP-2022 magistrado presidente y la secretaria del Tribunal. 2 )Rogelio Mayta 1d Ka | YMagistrado presidente SECRETARÍA Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentenciade interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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