TSDJ BOG SC - 001 2018 29151 04-(13-05-2021)

Exp. 001 2018 29151 04

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Magistrada Ponente

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

ASUNTO: PROCESO VERBAL (PROTECCIÓN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL) PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD ANDREAS STI HL AG. & CO . KG. CONTRA LA SOCIEDAD

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S.

Rad. 001 2018 29151 04

Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 14 del Decreto Legislativo No. 806 de 2020, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión de sala del 21 de abril de 2021, según Acta 15 de la fecha.

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la sentencia que profirió la funcionaria del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 11 de diciembre de 2019, dentro del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG. por intermedio de apoderada judicial, mediante demanda que posteriormente reformó 1, promovió proceso verbal por infracción a derechos a la propiedad

1 Cfr. fls. 201-221 C. 2Exp. 001 2018 29151 04

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apoderada judicial, mediante demanda que posteriormente reformó 1, promovió proceso verbal por infracción a derechos a la propiedad

1 Cfr. fls. 201-221 C. 2Exp. 001 2018 29151 04

2 industrial contra la sociedad C OMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., para que se acojan las siguientes pretensiones:

1. “Que se declare que el uso que la COMERCIALIZADORA y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., hace e n Colombia de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 para identificar en el comercio espadas para motosierras, infringe el derecho al uso exclusivo que la sociedad ANDREAS STIHL G. & CO. KG, ostenta sobre dicha marca, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que se declare que el uso que la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., hace en Colombia de un diseño confundiblemente similar, que solo presenta diferencias secundarias respeto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado motosierras, infringe el derecho de uso y explotación exclusiva que ostenta la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG sobre dicho diseño, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

3. Que se declare que la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a través de la comercialización de la motosierra identificada como “WSA T OOLS 52CC YD -HY-58B

3. Que se declare que la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a través de la comercialización de la motosierra identificada como “WSA T OOLS 52CC YD -HY-58B ORANGE CHAIN SAW” comprada en el establecimiento de comercio

denominado COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA,

ubicado en la calle 16 No. 19 A -11 de la ciudad de Bogotá D.C., y de los 21 motores de motosierra incautados en el mismo establecimiento el día 7 de mayo de 2018, por el funcionario de Policía Judicial Subintendente Carlos Andrés Rueda Espíndola, vulnera los derechos de propiedad industrial que la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO KG, ostenta sobre la marca de color solicitada a registro el día 31 de octubre de 2017, bajo el expediente SD2017/0085170.

4. Que se declare que el uso que la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y de un diseño confundiblemente similar que sólo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industria l con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado colombiano motosierras y espadas para motosierras, se encuentra inmerso dentro de los actos contemplados por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como infracción marcar ia, particularmente, los contenidos en los literales a) y d) del artículo 155.

5. Que , como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

Andina como infracción marcar ia, particularmente, los contenidos en los literales a) y d) del artículo 155.

5. Que , como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial que se vienen desarrollando en contra de los intereses de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO KG, como titular en Colombia de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y del diseño industrial con certificado de registro

No. 8570.

6. Que se prohíba a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., la venta y comercialización de motosierras y accesorios para motosierras en las cuales se reproduzca de manera no autorizada la marca STIHL (mixta) co n certificado de registro No. 98445 y/o el diseño industrial con certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG., u otro sig no confundiblemente similar.Exp. 001 2018 29151 04

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7. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., retirar de los círculos comerciales, todos los productos en los que se reproduzca, de manera no autorizada la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y/o el diseño industrial con certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG., u otro signo confundiblemente similar.

8. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y

98445 y/o el diseño industrial con certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG., u otro signo confundiblemente similar.

8. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., informar a la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO. KG, como titular de los derechos infringidos, sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina.

9. Que se adopten en co ntra de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad ANDREAS STIHL AG. & CO.

KG.

10. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión a la infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca STIHL (mixta) con certificado de reg istro No. 98445 y el diseño industrial con certificado de registro No.8570. Valor que al tiempo de la presentación de la demanda asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) moneda legal colombiana.

11. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión

moneda legal colombiana.

11. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión a la infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca STIHL (mixta) c on certificado de registro No. 98445 y el diseño industrial con certificado de registro No. 8570, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 26 del

Código General del Proceso.

12. Que se condene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a pagar los intereses moratorios debidamente liquidados desde la constitución en mora y hasta el momento en que se verifique el pago.

13. Que se ordene a la parte dem andada a pagar a favor de la demandante las costas y expensas, incluidas las agencias en derecho, del presente proceso.

14. Que se ordene a la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S., a realizar la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso en un diario de amplia circulación dentro de los ocho días siguientes a su notificación”.

2. Como fundamento fáctico de lo pretendido expuso, en resúmen, que es titular de l certificado de registro No. 8570, esto es, del diseño industrial concedido dentro del expediente No. 15-059184 y de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 otorgada bajo el expediente No. 921703617 para identificar productos de la clase 7Exp. 001 2018 29151 04

STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 otorgada bajo el expediente No. 921703617 para identificar productos de la clase 7Exp. 001 2018 29151 04

4 Internacional; que el 31 de octubre de 201 7 bajo la actuación SD2017/0085170 solicitó el registro de la marca consistente en la combinación de los colores naranja y gris delimitados por la forma de una motosierra ; y que comercializa en el mercado colombiano la motosierra identificada con la refere ncia MS381 a través de la sociedad STIHL S.A.S. sociedad que hace parte del GRUPO STIHL.

2.1. Que el 15 de mayo de 2017 compró en el establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA Y DISRIBUIDORA SIERRA ubicado en la calle 16 No. 19 A-11 de esta ciudad, de propiedad de la demandada, una motosierra identificada como WSA TOOLS 52CC YD -HY-58B ORANGE CHAIN SAW por $200.000 ,oo, según factura de venta No. 10212; y el 6 de septiembre de 2017 el doctor Francisco Javier Herrán Fernández realizó un análisis pericial por usurpación de diseño industrial, que arrojó como resultado una similitud de al menos el 90% al comparar su diseño industrial con la motosierra que adquirió en el establecimiento de la convocada.

2.2. Que el 7 de mayo de 2018 el funcionari o de policía judicial Sub intendente Carlos Andrés Rueda Esp índola procedió a incautar en el citado establecimiento 21 motores de motosierra y 16 espadas para motosierra con el logo de STIHL, pese a que no tiene ninguna relación

Sub intendente Carlos Andrés Rueda Esp índola procedió a incautar en el citado establecimiento 21 motores de motosierra y 16 espadas para motosierra con el logo de STIHL, pese a que no tiene ninguna relación comercial con la demandada, ni le ha autorizado hacer uso de su marca mixta o reproducir su diseño industrial; conducta con la que hace “uso de la marca mixta STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 y de un diseño confundiblemente similar que solo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570”, comportamiento que configura una violación de su derecho al uso y explotación exclusiva sobre sus registros e infracción a los derechos de propiedad industrial contenido s en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Una vez notificada del auto admisorio de la reforma de la demanda2, la convocada la contestó por intermedio de apoderado quien formuló las excepciones que denominó: i) “Falta agotamiento de requisito de procedibilidad”; ii) “Indebida narración de hechos por parte de la parte demandante”; iii) “Ausencia de responsabilidad de la Comercializadora y

2 Cfr. fl. 222 C. 2Exp. 001 2018 29151 04

5 Distribuidora Sierra, por falta de prueba del daño o infracción”; y, iv) “Las características propias del producto y el conocimiento especializados del consumidor”3.

4. Surtidas las etapas propias de la instancia, la entidad de primera instancia declaró que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante , respecto de la marca mixta STIHL con certificado No. 98445 de conformidad con lo dispuesto en el

4. Surtidas las etapas propias de la instancia, la entidad de primera instancia declaró que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante , respecto de la marca mixta STIHL con certificado No. 98445 de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000; le ordenó cesar los actos de infracción ; le prohibió la comercialización de motosierras y accesorios p ara motosierras en las que se reprodujera tal marca; y le ordenó retirar de los círculos comerciales todos los productos en los que se reprodujera la misma, así como informar sobre la identidad de los terceros que hubieren participado en la producción y distribución de las espadas identificadas con la marca y publicar la sentencia en el diario El Tiempo; negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Delegada de la Superintendencia consideró que la demandante tiene legitimación en la causa, salvo en lo que tiene que ver con la marca de color, porque no se le ha reconocido por dicha entidad ningún derecho; y anticipó que respecto al estudio de la marca STIHL, según el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, los documentos aportados a la actuación y el interrogatorio absuelto por el representante legal de la convocada permiten concluir que esta última ha comercializ ado productos con esa marca, al punto a que se incautaron en su establecimiento de comercio unas espadas que contenían la reproducción idéntica de la citada expresión lo que aunado a la sanción derivada de la falta de contestación de la demanda en la forma y términos

establecimiento de comercio unas espadas que contenían la reproducción idéntica de la citada expresión lo que aunado a la sanción derivada de la falta de contestación de la demanda en la forma y términos consagrada en la ley procesal , denota que existió riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

En cuanto al literal a) de la citada norma, destacó que en el libelo no se indicó que la demandada era la encargada de aplicar la marca en

3 Cfr. fls. 224-232 y 234-238 C. 1Exp. 001 2018 29151 04

6 los productos; y en lo que respecta al diseño industrial, la motosierra que adquirió la demandante en el establecimiento de la demandada según el dictamen pericial aportado por la primera arroja una similitud del 90%, pero no son idénticos, lo que descarta el supuesto a que alude el artículo 129 de la citada normatividad porque la demandante no acreditó si la voluntad del consumidor medio se ve afectada en su elección al momento de adquirir el producto, a lo que se suma que el 10% restante obedece a aspectos que representan diferencias en diseño que resultan significativas y no meramente secundarias.

Seguido, descartó la procedencia de las excepciones de fondo formuladas previa precisión de que acogería las pretensiones salvo en lo referente a la infracción al diseño industrial; y expresó que en la reforma de la demanda se hizo referencia a actos de competencia desleal, lo que denota que los perjuicios no son procedentes, no porque la demandante no los hubier e invocado, sino porque los documentos allegados con tal propósito, esto es, la certificación de la contadora de la demandante y los

denota que los perjuicios no son procedentes, no porque la demandante no los hubier e invocado, sino porque los documentos allegados con tal propósito, esto es, la certificación de la contadora de la demandante y los aportados en la diligencia de exhibición, denotan que no procede la sanción a que alude el parágrafo del artículo 206 del C.G.P., ni condena por perjuicios futuros.

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes reparos , que fueron sustentados en esta sede:

1. El fallador se abstuvo de declarar la pretensión segunda, es decir, no declaró que el uso que la sociedad C omercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S., hace en Colombia de un diseño confundiblemente similar, que solo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro No. 8570, para identificar en el mercado motosierras, infringe el derecho de uso y explotación exclusiva que ostenta la sociedad Andreas Stihl AG. & CO.

KG., y declaró parcialmente, las pretensiones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, excluyendo lo relacionado con el diseño industrial, con fundamento en tres aspectos: a) La indebida valoraci ón del dictamenExp. 001 2018 29151 04

7 pericial aportado por la demandada , b) La falta de aplicación de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de diseños industriales, y c) La falta de valoración de las pruebas allegadas por la Fiscalía General de la Nación.

criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de diseños industriales, y c) La falta de valoración de las pruebas allegadas por la Fiscalía General de la Nación.

1. La sentencia no declaró la infracción de la marca STIHL (mixta) con certificado de registro No. 98445 en los términos del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

1. El fallo no accedió a la pretensión novena y no adoptó las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad Andreas Stihl AG. & CO. KG. por parte de la sociedad demandada.

1. La sentencia de primera instancia se abstuvo de declarar las pretensiones décima, décima primera y décima segunda de la demanda, en consecuencia, no condenó a la demandada a pagar a favor de mi representada el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión de la infracción a sus derechos de propiedad industrial.

IV. CONSIDERACIONES

1. No admiten reparo los denominados presupuestos procesales, sobre el entendido que quienes acudieron a la litis por activa y pasiva ostentan capacidad procesal, la demanda fue debidamente presentada y tramitada por el Juez competente, lo que aunado a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, permite proferir la decisión de fondo que de esta Corporación se requiere.

2. Para dar respuesta a los reparos formulados por el extremo demandante contra la providencia de primera instancia, solamente ellos, en consideración a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso y en el mismo orden propuesto en el escrito en q ue se

2. Para dar respuesta a los reparos formulados por el extremo demandante contra la providencia de primera instancia, solamente ellos, en consideración a lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso y en el mismo orden propuesto en el escrito en q ue se presentaron, dirige la Sala su atención a la pr imera inconformidad para lo que conviene tener en cuenta que según el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 “ Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas oExp. 001 2018 29151 04

8 combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En la interpretaci ón prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina allegó a este asunto, recordó que en la Interpretación Prejudicial No. 71 -IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, consideró que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la invocac ión de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.

Memoró que “ Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne

la invocac ión de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.

Memoró que “ Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan sólo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial ” y que “ De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal l a esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de propiedad industrial ” (ítems 2.6 y 2.7).

Y refirió que, una vez reconocido por la ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486, a cuyo tenor:

“El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En talExp. 001 2018 29151 04

9 virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o

9 virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta”.

Es decir, “el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado” (Cfr. ítem 3.2 ibídem).

En el sub judice no existe duda que la demandante es titular del diseño industrial de una motosierra reconocido en el certificado No. 8570 según se desprende de la certificación expedida el 1 de agosto de 2017 por la Superintendencia de Industria y Comercio solicitado el 15 de marzo de 2015 y concedido mediante Resolución No. 31562 del 23/06/2015 (Cfr. fl. 53 C. 1).

Ahora, si bien la infracción a los derechos de propiedad industrial está fundada en la comercialización de la motosierra WSA TOOLS 52CC YD-HY-58B ORANGE CHAIN SAW por la sociedad demandada, la que adquirió la convocante y aportó al proceso con miras a acreditar la violación de sus derechos derivados del aludido diseño , se tiene que en la labor de auscultación de las razones que invocó como indebida

adquirió la convocante y aportó al proceso con miras a acreditar la violación de sus derechos derivados del aludido diseño , se tiene que en la labor de auscultación de las razones que invocó como indebida valoración probatoria, aun cuando le asiste razón parcial en lo que respecta a que la funcionaria de primer grado hizo un cotejo entre las vistas del diseño industrial de la motosierra de la demandante y la comercializada por la demandada, no se puede avalar que se valió de su propio criterio para tal fin, cuando lo cierto es que acudió al cotejo del diseño industrial contenido en la certificación No. 8570 con el que observó en la motosierra que obra como prueba para establecer si el dictamen rendido por el perito era suficiente para establecer la infracción al diseño industrial al egada, desde luego, teniendo como base que en dicho trabajo no se indicó que el diseño de la demandada es idéntico al de la demandante, sino que se determinó un alto porcentaje de semejanzas.Exp. 001 2018 29151 04

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Con todo, nótese que dicho trabajo no obra mención alguna en e l sentido de que las diferencias derivadas de las no similitudes que estimó el perito en un 90% en todas las vistas de la motosierra aludida, tuvieran la connotación de sustanciales o secundarias, producto de la impresión que sobre la posibilidad de adquirir la motosierra de la demandante existiera en el consumidor med io de tales elementos, contrario a lo que tiene dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que “Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier

tiene dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a que “Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus d iferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado” (Cfr. ítem 3.3 ib.).

Empero, para el caso el extremo actor espera que con el trabajo pericial que allegó con la demanda se tenga por establecida la infracción a su derecho de propiedad que ostenta sobre el diseño industrial cuya protección reclama, sin que en ese medio de convicción se advierta que se consultó al consumidor medio de esa clase de productos, con miras a que determinara si existían o no semejanzas (en el 90%) y diferencias de carácter sustancial o secundarias; de ahí que no es posible avalar el sustento de la censura orien tado a hacer valer la indebida valoración probatoria, en tanto que la experticia que arrimó para que se estableciera la trasgresión de su derecho carece de l principal elemento, vale decir, indispensable para determinar si existen o no diferencias y de qué orden, así como si las mismas orientan a quien no se consultó (consumidor medio) a escoger o preferir el producto de la convocada y no el de su titularidad.

En ese orden de ideas, se advierte que las pruebas no convergen en

así como si las mismas orientan a quien no se consultó (consumidor medio) a escoger o preferir el producto de la convocada y no el de su titularidad.

En ese orden de ideas, se advierte que las pruebas no convergen en demostrar que existe infracción del diseño industrial a partir del contenido del dictamen pericial que aportó la apelante a esta tramitación, lo que descarta que en la decisión de primer grado la funcionaria hubiereExp. 001 2018 29151 04

11 incurrido en un yerro de valoración probatoria, si en cuenta se tiene que en términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen d iferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” (Cfr. ítem 3.4 ib.), advertido por demás que en dicho trabajo pericial no obra mención de comparación alguna en la que haya participado el consumidor medio de esta clase de elementos (motosierras).

Aunado a lo anterior, véase que en las conclusiones del dictamen se indica que “el análisis no involucró la totalidad de los elementos ni el contorno completo de las dos referencias, (de ANDREAS STIHL AG & CO.

KG y la de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S.) así

se indica que “el análisis no involucró la totalidad de los elementos ni el contorno completo de las dos referencias, (de ANDREAS STIHL AG & CO. KG y la de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S.) así como tampoco el color, por cuanto la recordación de valores de sim ilitud (para el caso que nos ocupa) o valores de diferencias; son generados por el ser humano, mediante conversión cognitiva o proceso de asociación mental de geometrías básicas particulares, que son los que quedan en la mente de un consumidor”; procedimiento este que no fue desarrollado en dicho dictamen, mal puede tenerse como prueba con fuerza de certeza en la infracción en cita.

De modo que no se vislumbra la alegada indebida valoración probatoria, como tampoco la falta de aplicación de los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de diseños industriales, al estar ausente en la experticia el análisis principal, valga iterar, concerniente a la existencia de diferencias sustanciales o secundarias por parte del consumidor medio.

Además, no se puede dejar de considerar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la Decisión 486 de 2000 “La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporenExp. 001 2018 29151 04

12 ningún aporte arbitrario del diseñador”, lo que espera la apelante en este caso simple y llanamente a partir del dictamen pericial que allegó, el que, si bien da cuenta de la semejanza entre los productos de las partes en

12 ningún aporte arbitrario