TSDJ BOG SC - 001201922155 01-(15-01-2021)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021)

Ref.: Proceso verbal de Kopp S.A.S. y otra contra Kopp Sierra S.A.S. y otras.

Para dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia el 16 de diciembre de 2020, se resuelve , a través de auto complementario, el recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra la decisión de 27 de diciembre de 2019, proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia, para decretar unas medidas cautelares sobre el uso del signo “Kopp Sierra”. Y con esta puntual finalidad, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Como la Corte sólo dejó sin efectos la providencia de 28 de septiembre de 2020, “en lo relacionado con lo decidido frente a la expresión “Kopp Sierra”

(numeral 1º) , es claro que esa decisión permanece vigente respecto de los demás pronunciamientos que se hicieron, específicamente la confirmación de las medidas cautelares decretadas para proteger los derechos que la sociedad demandante tiene sobre las marcas “Kopp” y “Kopp Joyería”, por lo que ninguna consideración debe hacerse sobre ese particular.

En rigor, este auto corresponde a una adición de ese otro, para decidir, conforme lo dispuso la Corte Suprema, si son procedentes las medidas cautelares que la SIC ordenó con respecto a la locución “Kopp Sierra”.

En rigor, este auto corresponde a una adición de ese otro, para decidir, conforme lo dispuso la Corte Suprema, si son procedentes las medidas cautelares que la SIC ordenó con respecto a la locución “Kopp Sierra”.

2. Con este específico propósito es necesario resaltar , por su importancia, que la Corte Suprema de Justicia , en la referida sentencia de 16 de diciembre de 2020, señaló -entre otros argumentos - que el Tribunal debía estudiar laRepública de Colombia

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Resolución No. 13325 , de 3 de abril de 2020 , que c onfirmó la negativa de registro de la marca “Kopp Sierra” , “dado que no sería plausible ” levantar o modificar las medidas cautelares “a sabiendas que a la parte demandada le fue negado el registro y, por ende, el uso del signo o apellido ‘Kopp’ por fuera de las excepciones previstas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ser este, en estricto sentido, el único que a juic io de aquella autoridad genera confusión en el mercado, de acuerdo con lo considerado por ésta”.

Y aunque la Corte señaló que concedía el amparo por un defecto en la motivación, en la parte resolutiva dispuso que el Tribunal debía “nuevamente pronunciarse respecto de la procedencia de la cautela decretada en cuanto a la susodicha expresión, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el… fallo”, por lo que no queda opción distinta , como debe ser, que la de acatar irrestrictamente el mandamiento de esa Corporación, como lo tiene señalado la

la susodicha expresión, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el… fallo”, por lo que no queda opción distinta , como debe ser, que la de acatar irrestrictamente el mandamiento de esa Corporación, como lo tiene señalado la Corte Constitucional al puntualizar que,

“Las órdenes contenidas en los fallos de tutela deben cumplirse. La autoridad o el particular obligado lo debe hacer de la manera que fije la sentencia. Si el funcionario público o el particular a quien se dirige la orden no la cumple, se viola no solo el artículo 86 de la C. P., sino la norma constitucional que establece el derecho fundamental que se ha infringido, y la eficacia que deben tener las decisiones judiciales. De ahí las amplias facultades otorgadas al juez de tutela para concretar el respeto al derecho fundamental”.1

3. Bajo este presupuesto, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 13325 de 3 de abril de 2020, confirmó la decisión contenida en la No. 19564 de 5 de junio de 2019, que había negado el

1 Corte Constitucional, sentencia SU1158-03.República de Colombia

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registro de la expresión “Kopp Sierra” como marca, puesto que, según ella, se podría generar un riesgo de confusión respecto de las marcas “Kopp” y “Kopp Joyería”, configurándose la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

podría generar un riesgo de confusión respecto de las marcas “Kopp” y “Kopp Joyería”, configurándose la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En efecto, en esa decisión, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial precisó que “el signo solicitado KOPP SIERRA reprodu ce como elemento preponderante las marcas previamente registradas KOPP JOYERÍA y KOPP, situación que puede generar riesgo de confusión en el público consumidor, en la medida que KOPP se considera un elemento fantasioso y por lo mismo fuertemente distintivo que ya se encontraba bajo el monopolio exclusivo de la titular de las marcas previamente registradas” , tras lo cual agregó que “entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre sí”, pues “al apreciarlos en conjunto se obs erva que son ortográfica y fonéticamente similares”, y que entre las expresiones en conflicto existe identidad en los productos que las identifican “en lo que se refiere a joyas, piedras preciosas y semipreciosas y relojería”. También añadió que “los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos o servicios que, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, son complementarios entre sí... debido a que los servicios de comercialización amparados por las marc as previamente registradas se enfocan en los productos reivindicados por el signo solicitado”, de lo que “se puede inferir que los servicios que ampara la marca previamente registrada se constituyen en el canal de comercialización de los productos que pret ende amparar el signo solicitado a registro”. De allí que “un consumidor desprevenido no estará en la

los servicios que ampara la marca previamente registrada se constituyen en el canal de comercialización de los productos que pret ende amparar el signo solicitado a registro”. De allí que “un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo”.República de Colombia

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Luego, para definir si era viable decretar la medida cautelar que se dispuso, debe tenerse en cuenta que, según esos actos administrativos, el uso de la expresión “Kopp Sierra” genera un riesgo de confusión con los signos de los que es titular la demandante.

4. Ahora bien , el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 permite que terceros, sin el consentimiento del titular de una marca registrada, utilicen en el mercado su propio nombre , siempre que “se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”, por lo que, sólo “si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el t itular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero”.2

Con otras palabras, si se verifican esas exigencias, los terceros pueden usar en el mercado sus nombres (prenombre y apellidos) sin necesidad de contar con la venia del titular de la marca y mucho menos con la dispensa de una autoridad administrativa , por lo que el mero pronunciamiento de la

en el mercado sus nombres (prenombre y apellidos) sin necesidad de contar con la venia del titular de la marca y mucho menos con la dispensa de una autoridad administrativa , por lo que el mero pronunciamiento de la Superintendencia no frustra ese derecho. Al fin y al cabo, una cosa es que un signo no pueda ser registrado, y otra muy distinta que no pueda ser utilizado, si se configuran los mencionados presupuestos, puesto que la norma se refiere al uso, no a la registrabilidad. Incluso, a propósito del registro la jurisprudencia del Consejo de Estado señala, ello es medular, que “los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo , de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio,

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 101-IP-2013.República de Colombia

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no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación” (se resalta y subraya)3.

A manera de ejemplo , es útil traer a colación los siguientes casos , bastante ilustrativos:

a. En sentencia de 12 de mayo de 2011, esa Corporación señaló, en un caso en el que ambos empresarios utilizaban el mismo apellido para identificar y comercializar los mismos productos (joyería), que la SIC “no podía negar el registro como marca del signo “L.A. CANO” con el único argumento de

un caso en el que ambos empresarios utilizaban el mismo apellido para identificar y comercializar los mismos productos (joyería), que la SIC “no podía negar el registro como marca del signo “L.A. CANO” con el único argumento de la identidad del elemento ‘CANO’ , pues como quedó expuesto, tal análisis comparativo deja de lado tres aspectos trascendentes: (i) la imposibilidad de apropiarse con carácter exclusivo de un nombre o apellido como marca, (ii) la consiguiente imposibilidad de impedir a un sujeto que emplee su nombre en el ejercicio de su profesión u oficio; y (iii) el consumidor especializado a quien se dirigen los productos que tanto el demandante como la GALERÍA CANO S.A. distinguen con las marcas en comento ”, por lo que declaró la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se había negado el registro de la marca “L.A. CANO” (se subraya)4.

b. En decisión de 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Estado determinó que el signo “VALDERRAMA” “no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI)

3 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 000200400041, MP. ROJAS LASSO María Claudia. 4 Ib.República de Colombia

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puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas

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puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos” (se subraya), lo que significa que si la marca solicitada –“VALDERRAMA”- se hubiere acompañado de un elemento que le otorgara distintividad respecto de las marcas previamente registradas, otra, eve ntualmente, habría sido la conclusión5.

c. También e n providencia de 26 de julio de 2018, el máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa constató que “ los términos cotejados, esto es, RADA CASSAB y RADA, son los apellidos del tercero con interés directo en el resultado del proceso, Alejandro Rada Cassab, y del titular de las marcas opositoras”, por lo que, luego del analizar los signos confrontados, concluyó que entre ellos “ existen diferencias visuales, fonéticas y ortográfic as de conjunto; esto, por razón de los elementos adicionales al apellido RADA que incluye la marca solicitada R RADA CASSAB y el pictograma que reemplaza la letra A en la marca RADA de la demandante”, por lo que “no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor” (se subraya)6.

d. De igual manera, en sentencia de 13 de marzo de 2013, la Sección

lo que “no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor” (se subraya)6.

d. De igual manera, en sentencia de 13 de marzo de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado puntualizó que, “al cotejar marcas que consisten

5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, exp. 000201100228 01, MP. GARCÍA GONZÁLEZ María Elizabeth. 6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de julio de 2018, exp. 000201400368 01, MP. SÁNCHEZ SÁNCHEZ Hernando.República de Colombia

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en nombres propios o, como en este caso, apellidos, es fundamental tener en cuenta el idioma respectivo, esto es, aquél en el que se expresa la marca”, a lo que agregó que en ciertos casos “ no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues éstos no son apropiables en forma exclusiva ” (se subraya). Y al analizar los signos en conflicto, determinó que “solo la marca previamente registrada ‘ D&G DOLCE & GABBANA ’ se compone de los apellidos de sus creadores, los señores Domé nico Dolce y Stefano Gabbana, los cuales, como quedó visto, se expresan en italiano, mientras que la marca ‘DOLCE EYEWEAR’ se pronuncia parcialmente en inglés, pues la expresión

apellidos de sus creadores, los señores Domé nico Dolce y Stefano Gabbana, los cuales, como quedó visto, se expresan en italiano, mientras que la marca ‘DOLCE EYEWEAR’ se pronuncia parcialmente en inglés, pues la expresión “DOLCE”, en este idioma carece de significado. En esa medida, mal podría decirse que la expresión “DOLCE” en inglés (“dolci”), reproduce el apellido italiano “DOLCE” (‘dolche’)”, por lo que no prosperaba el cargo de nulidad propuesto respecto de la resolución que concedió el registro (se resalta)7.

e. Por último, en fallo de 15 de diciembre de 2016, esa misma Sala, luego de comparar la marca previamente registrada “ALDO (MIXTA)” con la solicitada “ALDO (NOMINATIVA)”, concluyó que ésta reproducía en su totalidad el elemento principal de aquella, por lo que analizó la conexión competitiva entre los productos y servicios que amparaban o pretendían amparar, para luego resaltar que si bien era cierto que los signos distintivos en oposición se encontraban en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, no lo era menos que “empresas fabricantes de ropa masculina y femenina también han incursionado en la venta de accesorios, como lo son los relojes y llaveros, que se ofrecen al público dentro de los mismos canales de comercialización”,

7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 000200700345 00, MP. GARCÍA GONZÁLEZ María Elizabeth.República de Colombia

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00, MP. GARCÍA GONZÁLEZ María Elizabeth.República de Colombia

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lo que “hace que exista una relación de vinculación entre productos con un mismo origen empresarial” e impide el registro de la marca solicitada8.

Por consiguiente, es claro que para el Consejo de Estado los nombres y apellidos no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, siendo necesario analizar, para los efectos de su uso en el mercado por parte de terceros, si concurren los ya mencionados requisitos del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.

5. Sin embargo, para los solos efectos de la medida cautelar solicitada y decretada, específicamente en lo que concierne a la apariencia de buen derecho y su posible lesión (CGP, art. 590, num. 1º, lit. c), específicamente por aquello de la confusión sobre la procedencia de los productos , es preciso reconocer, de una parte, que la sociedad demandante es titular de las marcas “Kopp” y “Kopp Joyería” (fls. 71 a 75), y que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las resoluciones aludidas, al negar el registro del signo “Kopp Sierra”, señaló que “un consumidor desprevenido no estará en la capacidad de percibir un origen empresarial independiente al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo”, razón por la cual, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, no luce plausible lev antar o modificar las medidas cautelares decretadas, lo que implica la confirmación del auto apelado. Queda

a cualquiera de los signos en cotejo”, razón por la cual, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, no luce plausible lev antar o modificar las medidas cautelares decretadas, lo que implica la confirmación del auto apelado. Queda así acatada la orden de amparo.

Desde luego que este pronunciamiento no constituye definición del litigio, n i compromete criterio. Al fin y al cabo, una de las características de las medidas

8 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, exp. 000201100391 00, MP. SERRATO VALDÉS Roberto Augusto.República de Colombia

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cautelares es su provisionalidad, lo que significa que pueden ser levantadas o modificadas en cualquier momento, y no atan al juzgador al emitir la sentencia respectiva.

RESUELVE

Por lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, adiciona su auto de 28 de septiembre de 2020, para también confirmar la decisión que adoptó la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de diciembre de 2019, dentro del proceso de la referencia, en lo tocante a las medidas cautelares relativas al uso por los demandados del signo “Kopp Sierra”.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD

“Kopp Sierra”.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD

DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

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