TSDJ BOG SC - 001201922155 01-(28-09-2020)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Ref.: Proceso verbal de Kopp S.A.S. y otra contra Kopp Sierra S.A.S. y otras.

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra el auto de 27 de diciembre de 2019, proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia, para decretar unas medidas cautelares, basten las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Quien pida medidas cautelares en juicio sobre competencia desleal debe probar, además de su legitimación como partícipe en un determinado mercado y con fines concurrenciales , que su demandado ha incurrido -o se apresta a incurriren una conducta contrari a a las reglas de la sana competencia (ley 256/96, art. 31), requisitos que, cambiando lo que se debe cambiar, guardan similitud con los que reclama el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, para los casos de cautelas dirigidas a impedir la vulneración de un derecho de propiedad industrial, puesto que, para ordenarlas , es necesario que el interesado demuestre (a) su legitimación para actuar; (b) la existencia del derecho infringido, y (c) la posible comisión de la infracción o su inminencia.

En general, el demandante de esas medidas tiene el deber de probar la apariencia de buen derecho y su necesidad para impedir la contravención,

comisión de la infracción o su inminencia.

En general, el demandante de esas medidas tiene el deber de probar la apariencia de buen derecho y su necesidad para impedir la contravención, evitar sus consecuencias o asegurar la efectividad de la acción , siendo claro que, en cualquiera de esos casos, o en ambos si se acumulan pretensiones, esRepública de Colombia

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indispensable, además, que el requirente presente caución o garantía previa y suficiente, según lo previsto en el artículo 590 del CGP (aplicable por remisión de esas dos normatividades).

2. En este caso fue probado que la sociedad Kopp S.A.S. es titular de las marcas nominativas “Kopp Asesores Inmobiliarios”1, “Kopp Joyería”2 y “Kopp”3, desde el 10 de octubre de 2014, 24 de febrero y 19 de junio de 2018, como se desprende de las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (anexo 8).

También se demostr ó que Jessica Kopp Sierra es propietaria del establecimiento de comercio denominado “Kopp Sierra Jessica”, matriculado el 17 de noviembre de 2015 (anexo 6); que Karen Julieth Kopp S ierra, el 27 de febrero de 2018, registró ante la Cámara de Comercio de Bar ranquilla un establecimiento con el nombre “Kopp Joyería” (anexos 4 y 5 de la demanda); que uno y otro tienen como dirección de domicilio la calle 90 No. 53-34 de esa

establecimiento con el nombre “Kopp Joyería” (anexos 4 y 5 de la demanda); que uno y otro tienen como dirección de domicilio la calle 90 No. 53-34 de esa ciudad; y que el 28 de febrero de esa anualidad la demandada Jessica Kopp Sierra constituyó la sociedad “Kopp Sierra S.A.S.” , cuyo objeto social, entre otros, es “la fabricación de artículos de joyería, partes o subproductos elaborados con metales preciosos , o con metales comunes revestidos con metales preciosos y otros productos con combinaciones de metales y piedras

1 “Negocios inmobiliarios, asesoría general en el campo inmobiliario”. 2 “Joyas en metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería, joyas en oro, joyas en plata”, y su compraventa, comercialización, importación y exportación. 3 “Compra venta y comercialización, importación, exportación, realización de contratos de franquicias, licencias de accesorios de novias, tocados, ajuar de novias, vestidos, calzados y sombrerería de artículos de cuero, pieles de animales, maletas, bolsos, paraguas, bastones de joyería y bisutería, pi edras preciosas, relojes, gafas, artículos de decoración, artículos del hogar, gestión de negocios, adquisición y en general la venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal, importación y exportación de productos de toda clase…”.República de Colombia

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mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal, importación y exportación de productos de toda clase…”.República de Colombia

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preciosas y semipreciosas, sintéticas, reconstruidas o de otros materiales” (anexo 3).

Fue igualmente probado que, según publicaci ones del año 2018, “Karen y Jessica Kopp y Patricia Sierra ofrecieron un coctel para presentar las primeras colecciones de Kopp Joyería, una nueva propuesta de accesorios en la ciudad” (Diario “El Heraldo”, anexo 17 de la demanda ); que “las diseñadoras Patricia, Jessica y Karen Kopp, de la marca Kopp Joyería, aseguran que la orfebrería ha llegado ‘a un nuevo nivel’” (se resalta; Diario “El Heraldo”, p. 53, recurso de reposición y apelación), y que promocionaron la “apertura de Kopp Joyería en el Caribe” (Diario “La República”, p. 50, ib.); que las demandadas cuentan con una página de Instagram denominada “koppsierrajoyeria” (video anexo 16); que sus facturas de venta cuentan con un sello de “Kopp Sierra” (anexo 23), y que las cajas para empacar los productos vendidos tienen una impresión de “kopp joyería” (anexo 25).

Finalmente, se evidenció que el 26 de octubre de 2018 fue entregado a Kopp Joyería un requerimiento prejudicial por infracción de derechos de propiedad industrial, debido al uso no autorizado de las marcas registradas “Kopp” y “Kopp

Finalmente, se evidenció que el 26 de octubre de 2018 fue entregado a Kopp Joyería un requerimiento prejudicial por infracción de derechos de propiedad industrial, debido al uso no autorizado de las marcas registradas “Kopp” y “Kopp Joyería” (anexo 18 de la demanda) , el cual fue reiterado mediante correo s electrónicos de 27 de febrero y 19 de marzo de 2019 (anexos 19 y 20, ib.), pese a los cuales Karen Julieth Kopp Sierra, el 15 de noviembre de 2018, solicitó ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo distintivo “Kopp Sierra” (anexo 12, ib.), que fue denegad o mediante Resolución No. 195645, de 5 de junio de 2019 (anexo 14).República de Colombia

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Lo que se discute, entonces, es si el uso de esta s locuciones o enunciado s (Kopp Joyería y Kopp Sierra Joyería) constituyen, en principio, violación de los derechos marcarios de la demandante y, además, configura un acto de competencia desleal.

3. Pues bien. Como se sabe, el registro de una marca le confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero (a) aplique o coloque la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales fue registrada; (b) suprima o modifique la marca con fines comerciales, luego de haberse aplicado sobre el producto respectivo: (c) fabrique etiquetas, envases,

signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales fue registrada; (b) suprima o modifique la marca con fines comerciales, luego de haberse aplicado sobre el producto respectivo: (c) fabrique etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, lo mismo que detentarlos o comercializarlos; (d) use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualq uier producto o servicio, cuando ese uso pueda causar confusión o generar un riesgo de asociación con el titular del registro; (e) use en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualquier producto o servicio, cuando esta conducta pueda causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por la dilución de la fuerza distintiva o por el valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, y (f) use públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando tenga la misma potencialidad enantes aludida (Decisión 486, art. 155).

Y como en este caso también se le reprocha a las demandadas la incursión en conductas desleales, es necesario precisar que, según el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, “se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercanti les o el establecimiento ajenos”, por lo que su configuración simplemente exige que losRepública de Colombia

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establecimiento ajenos”, por lo que su configuración simplemente exige que losRepública de Colombia

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actos censurados sean idóneos para producir desconcierto en el mercado sobre una de tales variables. Es el caso, por vía de ejemplo, del riesgo de asociación, en el que el consumidor, aunque puede hacer distinción entre los productos y servicios, queda expuesto a rel acionar, distorsiona r o entremezcla r algunos elementos empresariales.

Se trata, entonces, de conductas que se desarrollan para confundir, esto es, según el diccionario de la RAE “mezclar dos o más cosas diversas de modo que las partes de las unas se incorporen con las de las otras, o barajar confusamente diferentes cosas que estaban ordenadas, o equivocar, perturbar, desordenar una cosa ”, lo que, en ú ltimas, se traduce en generar error en el público consumidor sobre “ la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios, si bien también se entendería como confusión –esta vez en sentido amplio - aquellos supuestos en los que el público recon oce que se halla ante empresas distintas, aun cuando presupone erróneamente que existen entre las mismas especiales relaciones económicas o jurídicas que legitiman el uso, por ejemplo, del mismo signo. Ambas son las modalidades de lo que se ha venido denominado como confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio”.4

4. Desde esta perspectiva, si la sociedad Kopp S.A.S. es titular de las marcas nominativas “Kopp Joyería” y “Kopp”, puede afirmarse, desde la

en sentido amplio”.4

4. Desde esta perspectiva, si la sociedad Kopp S.A.S. es titular de las marcas nominativas “Kopp Joyería” y “Kopp”, puede afirmarse, desde la perspectiva de los requisitos mencionados, que era n viables las medidas cautelares solicitadas para que las demandadas no utilizaran esas específicas expresiones, máxime si existe coincidencia en la actividad económica

4 BARONA VILAR Silvia. “Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extraju risdiccional. Doctrina legislación y jurisprudencia. Tomo I. Consideraciones generales y objeto del proceso civil”. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2002. p. 356 y 357.República de Colombia

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empresarial, lo que, desde luego, también les abre paso por el riesgo de confusión en el ámbito de la competencia desleal.

Que las demandadas, desde el año 2017, hubieren utilizado como nombre comercial la expresión “kopp Joyería”, es decir, antes de que la demandante registrara la marca , no impide -en este momento - el decreto cautelar para proteger este otro signo distintivo, pues si bien es cierto que “el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio” (art. 191, Decisión 486 de 2000), y que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la

comercio” (art. 191, Decisión 486 de 2000), y que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate ”5, también lo es que, al parecer, la parte demandante venía utilizando esa expresión desde hace varios años.

En efecto, aunque las demandadas, para probar su primer uso en el comercio del nombre “Kopp Joyería” , allegaron tres (3) capturas de pantalla que dan cuenta de publicaciones realizadas en Instagram durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, en dos (2) de las cuales se u tilizó esa denominación, no es posible desconocer que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución No. 16564, de 5 de junio de 2019 –mediante la cual negó el registro de la marca “Kopp Sierra” para distinguir productos comprendidos en la clase 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza -, estableció que siete (7) declaraciones jurament adas daban “ fe del reconocimiento de Kopp S.A.S. y la señora Mónica Echeverri de Kopp por la comercialización de joyas desde hace más de 10 años” , circunstancia que, en sí misma considerada, impide al Tribunal definir –al menos en los albores del juiciosi la utilización que dieron las convocadas del nombre comercial en

5 Sentencia de 15 de noviembre de 2002, proceso No. 62-IP-2022.República de Colombia

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5 Sentencia de 15 de noviembre de 2002, proceso No. 62-IP-2022.República de Colombia

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disputa constituye o no el primer uso en el comercio, por aquello de la efectividad.

Así las cosas, luce acertada la decisión del juez de primer grado al decretar las medidas cautelares p ara proteger los derechos de la sociedad demandante, específicamente en cuanto al uso de las expresiones “Kopp ” (como única) y “Kopp Joyería” , así como ordenar su retiro de la publicidad, papelería y, en general, de “cualquier material comercial” que emplee la parte demandada.

5. No ocurre lo mismo con el enunciado “Kopp Sierra”, pues si bien es cierto que la SIC negó el registro de la marca, el T ribunal no puede pasar por alto (i) que la decisión de la Superintendencia aún no está en firme porque, según lo manifestó el apoderado en el escrito de impugnación, la señora Karen Julieth Kopp Sierra interpuso recurso de apelación contra ella; (ii) que esas expresiones corresponden a los apellidos de las demandadas ; y (iii) que de conformidad con el literal e) del artículo 136 de la Ley 486 de 2000 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6, los nombres – incluidos apellidos y seudónimos - son registrables, por lo que, en principio y para los solos efectos de la petición cautelar, el registro de una marca que incluya el apellido Kopp no implica, necesariamente, la exclusión del uso de un

incluidos apellidos y seudónimos - son registrables, por lo que, en principio y para los solos efectos de la petición cautelar, el registro de una marca que incluya el apellido Kopp no implica, necesariamente, la exclusión del uso de un signo que, además de esa expresión (que también hace parte del nombre de las demandadas), lleve parejo –para hacer distinciónel segundo apellido de la persona (Sierra).

Esas mismas razones también impiden que la medida cautelar se sostengarespecto de esa locuciónen la ley 256 de 1996, puesto que, por el momento, lo cierto es que la parte demandada utiliza sus dos apellidos.

6 Proceso 171-IP-2015.República de Colombia

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Será, entonces, en la sentencia donde se defina si el signo “Kopp Sierra” puede coexistir con las marcas en cuestión, y si puede configurarse un evento de competencia desleal, como se alega.

6. Así las cosas, el Tribunal modificará el auto apelado, para precisar que las medidas cautelares ordenadas sólo recaerán respecto de las expresiones “Kopp” y “Kopp Joyería”, excluyendo la expresión “Kopp Sierra”. En cuanto a la locución “Kopp Sierra”, serán negadas. No se impondrá condena en costas, por la prosperidad parcial del recurso.

RESUELVE

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, MODIFICA el numeral 2º del auto de 27 de diciembre de 2019, proferido por la Delegatura para

la prosperidad parcial del recurso.

RESUELVE

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, MODIFICA el numeral 2º del auto de 27 de diciembre de 2019, proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Se decreta la siguiente medida cautelar: (i) Se ordena a Kopp Sierra S.A.S., Jessica Kopp Sierra y Karen Julieth Kopp Sierra cesar el uso de la expresión ‘Kopp’ (como única) y ‘Kopp Joyería’, o cualquier otra similar a esta (en los términos de la parte considerativa de esta providencia) , para identificar sus establecimientos de comercio, actividad comercial y cualquier servicio comprendido dentro de la clase 14 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que deberá realizar desde la fecha de notificació n de la medida cautelar hasta que se emita y quede ejecutoriada la decisión de fondo en el presente asunto, o una decisión judicial anterior que ordene el levantamiento de la medida.

(ii) Se ordena a Kopp Sierra S.A.S., Jessica Kopp Sierra y Karen Julieth Kopp Sierra retirar inmediatamente la expresión ‘Kopp’ (como única) yRepública de Colombia

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‘Kopp Joyería’, o cualquier otra similar a ésta (en los términos de esta providencia), de sus signos distintivos, publicidad, papelería y, en general, en cualquier material comercial y/o publicitario, de su página

‘Kopp Joyería’, o cualquier otra similar a ésta (en los términos de esta providencia), de sus signos distintivos, publicidad, papelería y, en general, en cualquier material comercial y/o publicitario, de su página web, correos electrónicos y redes sociales. Lo que deberá realizar desde la fecha de notificación de la medida cautelar hasta que se emita y quede ejecutoriada la decisión de fondo en el presente asunto, o una decisión judicial anterior que ordene el levantamiento de la medida.”

Se niegan las medidas cautelares respecto de la expresión “Kopp Sierra”.

Los demás numerales se confirman.

Sin costas.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD

DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

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